Ж. Предварительная экспертиза патентной заявки

Поступающая в патентное ведомство заявка подлежит регистрации и экспертизе. Сначала проводится формальная экспертиза, устанавливающая соответствие заявки формальным требованиям по оформлению, и проверяется факт уплаты пошлины. Обычно, проблемы несоответствия оформления заявки установленным требованиям возникают у изобретателей-любителей, которые намерены пройти процедуру самостоятельно. Профессиональные патентные поверенные используют специальное программное обеспечение, позволяющее проводить всю работу на компьютере, который автоматически устанавливает и нужный размер страниц, и поля, и отражает по пунктам все необходимые требования, включая такие элементы, как описание и формула изобретения. Как правило, если возникает формальная ошибка, заявителю разрешается ее устранить, но в некоторых случаях такое разрешение дается лишь в отношении исправления даты приоритета.

С принятием Договора о патентной кооперации ситуация значительно упростилась, поскольку в Инструкцию к Договору вошла стандартная форма заявки на патент, которой должны пользоваться все страны—участницы Договора. Более того, в проекте Договора о принятии Международного патентного закона[8] предусматривается, что будут упрощены и согласованы национальные правила с тем, чтобы сократить количество формальных требований и сделать их максимально единообразными. Будущие реформы, несомненно, сделают возможным полную компьютеризацию всего процесса обработки заявок. В настоящее время патентные службы занимаются разработкой компьютерных программ, с помощью которых можно было бы автоматически проверять соблюдение формальных требований.

На начальной стадии экспертизы многие патентные ведомства проверяют изобретения на предмет наличия в них секретности. Например, заявка, содержащая описание улучшенного дизайна подводной лодки, будет направлена в специальный отдел ведомства, занимающийся секрет ными вопросами. Многие страны выдвигают требование о том, чтобы сходная с выявлением секретности процедура имела место и в отношении подачи заявок за границу. Изобретателю, например, новой системы слежения за ракетами будет отказано в праве подавать заявку за рубежом.

Формальная (предварительная) экспертиза заявки на изобретение проводится Патентным ведомством РФ в соответствии с п. 1—5 ст. 21 Патентного закона РФ, конкретизированными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется: а) наличие необходимых документов; б) правильность их составления; в) относимостъ заявленного предложения к изобретениям; г) соблюдение требования единства изобретения; д) не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного объекта промышленной собственности и соблюден ли установленный порядок их представления; е) правильность классифицирования изобретения по МПК; ж) соблюдение порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. Кроме того, в результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки, если только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с датой поступления основных материалов.

По общему правилу формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона РФ). Такая отсрочка в проведении экспертизы установлена в интересах заявителей, которые в соответствии со ст. 20 Патентного закона РФ в течение двух месяцев пользуются правом внесения в материалы заявки исправлений и уточнений без изменения существа заявленного изобретения и при условии, если эти исправления или уточнения не направлены на устранение нарушения установленных требований к документам заявки. Вместе с тем по желанию заявителя, выраженному в его письменном ходатайстве к Патентному ведомству, формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного двухмесячного срока. Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе формальной экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной разработки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной разработки, например, содержащие новые признаки, включаемые в формулу изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, Патентным законом РФ не установлен, что следует признать упущением законодателя. На практике средний срок рассмотрения принятых заявок на стадии формальной экспертизы составляет 1,8 месяца.

На основании результатов формальной экспертизы может быть принято одно из следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к изобретениям, в состав заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Заявитель уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении приоритета в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении заявителем требования единства разработки ему предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из содержащихся в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. В случае если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым.

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к изобретениям, принимается решение об отказе в выдаче патента. До вынесения решения заявителю может быть направлен запрос с приведением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы. Отказ в выдаче патента по данному основанию является новым положением российского патентного права, так как ранее подобная заявка просто не принималась к рассмотрению. На указанное решение может быть подано возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За подачу возражения взимается особая пошлина. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления. Решение Апелляционной палаты, в свою очередь, может быть обжаловано в Высшую патентную палату Роспатента.

В процессе формальной экспертизы заявленный объект промышленной собственности может быть признан секретным. В этом случае заявитель уведомляется о невозможности предоставления ему правовой охраны в соответствии с Патентным законом РФ.

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы. Основаниями для запроса могут быть: а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов из перечисленных в ст. 16, 19 Патентного закона РФ; б) выявление органом, осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений. Необходимость уточнения заявки может быть, в частности, обусловлена: 1) наличием таких недостатков в оформлении и содержании документов, которые делают невозможным использование этих документов в соответствии с их назначением; 2) отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими правилами; 3) установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ, и т.д.

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный срок с даты получения запроса. Ио ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен при условии уплаты специальной пошлины.

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на изобретение и по собственной инициативе. Для этого ему достаточно подать в Патентное ведомство письменное заявление. Заявитель уведомляется об удовлетворении просьбы, а делопроизводство по заявке прекращается.

Как известно, с принятием Патентного закона РФ заявки на выдачу патентов на изобретения стали рассматриваться по так называемой отложенной или отсроченной экспертизе. Поэтому по окончании формальной экспертизы заявки с положительным результатом она не передается автоматически на экспертизу по существу, а откладывается до поступления от заявителя специального ходатайства о проведении такой экспертизы. При этом по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки Патентное ведомство публикует сведения о заявке, после чего любое лицо вправе ознакомиться с ее материалами.

Введение подобного правила, которое характерно для патентного законодательства многих европейских стран, продиктовано в основном двумя соображениями. С одной стороны, это стремление быстрее ознакомить специалистов с новейшими техническими достижениями, причем со всеми, а не только теми, которые в последующем будут признаны патентоспособными. С другой стороны, всем третьим лицам предоставляется возможность заявить о своих возражениях против выдачи патентов на те изобретения, которые не обладают новизной, изобретательским уровнем, промышленной применимостью либо которые заявлены с нарушением прав разработчиков или иных лиц, имеющих права на разработку, в частности работодателей в отношении служебных разработок, наследников авторов и т.д.

Очевидно, однако, что публикация материалов заявки до выдачи патента способна нанести вред заявителю, который еще не имеет исключительных прав на разработку. В этой связи заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Временной данная охрана называется потому, что в случае выдачи патента он действует с обратной силой с даты подачи заявки. Если же будет принято решение об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, временная правовая охрана считается ненаступившей.

Суть временной охраны заключается в том, что сам заявитель имеет право использовать заявленное изобретение, если такое использование не нарушает прав, вытекающих из действующих патентов. Что касается других лиц, то, поскольку заявитель еще не имеет исключительных прав на изобретение, использование ими изобретения формально не является правонарушением на этот момент. Однако они должны учитывать, что, если заявителю будет выдан патент, их действия будут нарушением его исключительных прав. Патентообладатель может потребовать от них, во-первых, прекращения дальнейшего использования изобретения и, во-вторых, выплаты денежной компенсации за использование изобретения в период временной охраны. Размер этой компенсации определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения устанавливается судом.

Поэтому при использовании изобретения, являющегося предметом опубликованной заявки, третьим лицам целесообразно заранее согласовать этот вопрос с заявителем, оговорив при этом и размер причитающейся заявителю компенсации. Выплата указанной компенсации производится, как правило, после получения патента на изобретение. Если патент заявителю не будет выдан, то соглашение утрачивает силу, а выплаченные суммы подлежат возврату пользователю. Но если соглашение о компенсации за использование изобретения в период временной охраны предусматривало передачу пользователю дополнительных сведений об изобретении, секретов производства, опыта работы заявителя и т.п., данный вопрос решается дифференцированно применительно к самой разработке, с одной стороны, и переданным дополнительным сведениям, составляющим коммерческую тайну, с другой стороны.

Предельный срок действия временной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также любое третье лицо могут подать в Патентное ведомство ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная правовая охрана заявленного изобретения — прекратившейся.