Оформлення прав на торговельну марку

У більшості країн світу набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом її реєстрації, в окремих країнах це право закріплюється на підставі використання торговельної марки.

Будь-яка особа може набути право на торговельну марку. Торговельна марка може належати кільком особам. При цьому кожний із власників має право використовувати торговельну марку, але будь-які дії щодо розпорядження торговельною маркою можливі лише у разі згоди усіх власників.

В Україні набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом реєстрації марки і засвідчується свідоцтвом України на марку. Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їхні правонаступники.

Право на марку, яка належить кільком особам, засвідчують одним свідоцтвом, а взаємовідносини власників при користуванні маркою визначає угода між ними. У разі відсутності такої угоди кожний із власників свідоцтва може користуватися і розпоряджатися маркою на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших власників свідоцтва.

 

Реєстрація торговельної марки - це офіційний акт внесення торговельної марки до реєстру торговельних марок, який супроводжується опублікуванням зареєстрованих відомостей в офіційному бюлетені. Реєстрація марки має визначений законодавством строк дії, після закінчення якого реєстрацію можна поновлювати на цей самий строк необмежену кількість разів.

В Україні державну реєстрацію торговельних марок здійснюють одночасно з публікацією відомостей про марку на підставі рішення про реєстрацію марки (статті 12,13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Вирішивши зареєструвати торговельну марку, необхідно насамперед вибрати марку, яку використовуватимуть: марку для товарів і послуг з метою ідентифікації усіх товарів, що їх випускають, або послуг, що їх надають, чи окрему марку для певного виду товару або послуги. Можливе також використання поєднання цих торговельних марок із метою посилення захисту.

Марка для товарів і послуг відрізняється від інших об'єктів промислової власності тим, що не може існувати як така. Вона існує тільки стосовно певних видів товарів або послуг, тобто обсяг прав, які отримує власник свідоцтва, визначають власне марка та перелік товарів і послуг, щодо яких передбачено її використання. Такий перелік необхідно складати з урахуванням Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Для отримання свідоцтва на марку необхідно подати заявку до установи, а також сплатити за це відповідний збір.

Заявка має містити клопотання про реєстрацію знака; заяву, у якій зазначені найменування заявника, його юридична адреса й адреса для листування; перелік товарів і послуг, для яких передбачено реєстрацію марки. Заявку на видачу свідоцтва подають на бланку, форма якого містить усі необхідні відомості та реквізити.

У разі потреби до заявки додають документи, що можуть бути використані при винесенні рішення за заявкою.

Першою заявкою називають заявку на реєстрацію торговельної марки, що була подана заявником до компетентного органу країни - учасниці Паризької конвенції, на підставі якої заявник просить встановити конвенційний пріоритет торговельної марки.

Копію першої заявки надають при поданні пріоритетної (конвенційної) заявки на торговельну марку.

Право пріоритету на торговельну марку регламентує ст. 4 Паризької конвенції. Його суть полягає в тому, що громадяни країн - учасниць Паризької конвенції, які перший раз подали заявку на реєстрацію торговельної марки в одній із держав - учасниць Паризької конвенції, протягом 6 місяців від дати її подання (першої заявки) можуть подати заявку на реєстрацію марки, яку було заявлено в перший раз, стосовно тих самих товарів, які були заявлені в перший раз, в іншій державі - учасниці Паризької конвенції, і щодо цієї заявки буде встановлено пріоритет за датою подання першої заявки (конвенційний пріоритет торговельної марки).

Виставковий пріоритет торговельної марки - це пріоритет, який встановлюють за датою відкритого показу експонату, маркованого торговельною маркою, яку заявлено на реєстрацію, на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, яку було проведено на території країни - учасниці Паризької конвенції, за умови надходження заявки до компетентного органу протягом 6 місяців від вказаної дати.

Незалежність реєстрації торговельних марок є одним із принципів Паризької конвенції, який полягає в тому, що торговельну марку, належним чином зареєстровану у країні - учасниці Паризької конвенції, розглядають як незалежну від марок, зареєстрованих в інших країнах-учасницях, включаючи країну походження марки.

Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки - це дослідження заявки та позначення, що складає предмет заявки, на відповідність вимогам, встановленим законодавством. Щодо заявки на реєстрацію марки може проводитися експертиза за формальними ознаками (попередня експертиза) та експертиза заявленого позначення (експертиза кваліфікаційна або експертиза по суті).

Експертиза за формальними ознаками - це перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам оформлення. Мається на увазі наявність у заявці необхідних відомостей про заявника, зображення марки, що є предметом заявки, переліку товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, документа про сплату встановленого збору тощо. Якщо заявка не відповідає формальним вимогам, заявнику пропонують усунути вказані недоліки протягом певного строку.

Під час кваліфікаційної експертизи встановлюють відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним законодавством.

Якщо за результатами експертизи буде зроблено висновок про можливість реєстрації позначення торговельної марки, марку реєструє компетентний орган, і вона отримує правову охорону.

Якщо за висновком експертизи заявлене на реєстрацію позначення не відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони, заявку відхиляють. У такому разі компетентний орган повідомляє заявника про відмову в реєстрації марки.

Підставою для відмови в реєстрації торговельної марки може бути також заперечення, подане третьою особою, якщо відповідно до національного законодавства процедура заперечення розпочинається після публікації відомостей про заявку на реєстрацію торговельної марки, тобто до фактичної реєстрації марки.

Повідомлення про відмову в реєстрації марки має містити відповідну мотивацію та зазначення підстав для прийняття рішення.

У разі відмови в реєстрації торговельної марки на підставі її невідповідності умовам надання правової охорони заявнику надають можливість оскаржити це рішення.

Відкликання заявки на реєстрацію торговельної марки - це право заявника відмовитися від заявки на реєстрацію торговельної марки (право власника реєстрації відмовитися від права на зареєстровану марку повністю або частково). Заявник може скористатися зазначеним правом, подавши у встановленому порядку клопотання про відкликання заявки, до одержання рішення про реєстрацію марки.

Оскарження рішення про заявку на реєстрацію торговельної марки - це спеціальна процедура, пов'язана із заявками на торговельні марки, що дозволяє заявнику оскаржити рішення компетентного органу щодо заявки. Процедуру оскарження здійснюють у порядку, встановленому національним законодавством.

Відчуження права за заявкою на реєстрацію торговельної марки - це відмова замовника від права на заявку, подану на реєстрацію торговельної марки, на користь іншої особи.

Зареєстрована торговельна марка - це торговельна марка, відомості про яку внесено до реєстру марок, а якщо за національним законодавством право на марку набувають лише шляхом реєстрації марки, то зареєстрована товарна марка - це марка, яку охороняють на підставі реєстрації.

В Україні правовстановлюючим фактом набуття виключного права на марку є реєстрація марки в державному реєстрі. Після внесення марки до реєстру її власник має право забороняти її використання іншим особам без його дозволу.

Власник реєстрації торговельної марки (свідоцтва) - це фізична або юридична особа, на ім'я якої зареєстровано торговельну марку в національному реєстрі торговельних марок відповідно до законодавства країни. Власник реєстрації марки є власником зареєстрованої торговельної марки, права на яку набуто на підставі реєстрації марки.

Реєстр торговельних марок становить офіційне зведення відомостей про торговельні марки.

До Реєстру вносять зображення торговельної марки, відомості про володільця, дату встановлення пріоритету та дату реєстрації марки, перелік товарів та послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, інші істотні відомості, пов'язані з обсягом правової охорони, наданої торговельній марці, а також всі подальші зміни, що стосуються внесених відомостей.

Втрата чинності реєстрації торговельної марки - це втрата торговельною маркою юридичної чинності внаслідок припинення дії реєстрації.

Дія реєстрації марки припиняється в разі несплати встановленого законом збору за продовження строку дії реєстрації з першого дня періоду, за який збір не сплачено, якщо власник реєстрації не скористався пільговим строком для поновлення реєстрації марки; у разі відмови власника від реєстрації від дати публікації відомостей про відмову від реєстрації марки в офіційному бюлетені патентного відомства.

Дія реєстрації торговельної марки може бути достроково припинена також за рішенням суду у зв'язку з:

• невикористанням марки протягом встановленого національним законодавством строку від дати реєстрації марки або від дати, коли використання марки було припинено;

• перетворенням зареєстрованої марки на позначення, що стало загальноприйнятим для певних товарів або послуг після дати подання заявки, тобто втратою торговельною маркою розрізнювальної здатності;

• використанням колективної марки на товари або наданням послуг, що не мають єдиних якісних або інших спільних характеристик;

• ліквідацією юридичної особи - власника реєстрації марки без призначення правонаступника.

Попереджувальне маркування - це спеціальне позначення, що супроводжує торговельну марку, вказує на факт реєстрації марки і виконує рекламно-інформаційну функцію. Застосування попереджувального маркування не є обов'язковим і належить до прав власника марки.

Попереджувальне маркування, що має вигляд великої літери К, вписаної в коло.

Для попереджувального маркування використовують також символ «ТМ» (Trademark) або «М» (Mark), які засвідчують, що певне позначення є торговельною маркою, а іноді «res ТМ» - «зареєстрована торговельна марка», але використання цих позначень менш поширене.

 

4.3.2. Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

• право на використання торговельної марки;

• виключне право дозволяти використання торговельної марки;

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать: власнику відповідного свідоцтва; власнику міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Використанням марки визнають:

• нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

• застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано;

• застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернету у тому числі в доменних іменах.

Свідоцтво надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

• зареєстровану марку щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг;

• зареєстровану марку щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок її використання можна ввести в оману з приводу особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

• позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок використання позначення та марку можна сплутати;

• позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення та марку можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану марку не поширюється на:

• здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки;

• використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема, в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

• використання кваліфікованого зазначення товару, який охороняють відповідно до закону;

• некомерційне використання марки;

• усі форми повідомлення новин і коментарів до новин;

• добросовісне застосування користувачами своїх імен чи адрес.

Відповідно до ст. 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження останнього або використання, яке передбачала зазначена підготовка (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, у яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку до такого використання.

Власник свідоцтва може передати будь-якій особі право володіння маркою повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання марки на підставі ліцензійного договору.

Оскільки ліцензійне використання торговельної марки служить вказівкою на ім'я виробника та гарантією якості, примусове ліцензування вважають неприйнятним. У ст. 21 Угоди ТКІРЗ зазначено, що «примусове ліцензування товарного знака не дозволяється».

Розпорядження торговельною маркою згідно з чинним українським законодавством охоплює відчуження торговельної марки, видачу ліцензії на її використання.

Відчуження торговельної марки означає передачу прав на торговельну марку іншій юридичній або фізичній особі щодо всіх або частини товарів, для яких її зареєстровано. Подібне передан­ня прав можна здійснювати як на оплатній, так і на безоплатній основі і реалізовувати на підставі цивільно-правового договору. За цим договором власник торговельної марки відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на марку придбавачеві, який, у свою чергу, приймає на себе всі права й обов'язки власника торговельної марки і надає відчужувачеві зустрічне задоволення, якщо воно передбачене договором. Практично відчуження торговельної марки, як правило, обумовлене майбутньою ліквідацією або зміною профілю діяльності власника торговельної марки.

Власник торговельної марки може надати право на використання торговельної марки іншій особі за ліцензійним договором. Такий договір передбачає надання ліцензіату права на використання торговельної марки на обумовлений договором строк. При цьому сам власник (ліцензіар) зберігає право на марку і має всі обов'язки її власника.

Права власника торговельної марки не є необмеженими. Як правило, обмеження прав запроваджує законодавство про торговельні марки, а стосуються вони в основному описових елементів марки на «товари, що частково втратили свої властивості», і використання марок у рекламі порівняльного характеру.

 

Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подачі заявки до Установи і продовжується за клопотанням власника свідоцтво щораз на 10 років. Термін дії свідоцтва може бути припинений у випадках, аналогічних таким для патенту на винаходи.

 

4.4. Поняття географічного зазначення. Охорона прав на географічне зазначення.

4.4.1. Поняття географічного зазначення

Географічне зазначення - це назва країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта, використовувана для позначення товару, особливі властивості якого виключно або переважно визначають характерні для певного географічного об'єкта природні умови, людський фактор або те й інше одночасно.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія тощо.

Географічні зазначення та торговельні марки багато в чому подібні, але між ними існують також суттєві відмінності. До спільних рис цих об'єктів відносять те, що:

• географічні зазначення та торговельні марки призначені для маркування товарів;

• зміст цих об'єктів базується на правдивих даних;

• незахищені географічні зазначення та торговельні марки можуть перетворитися у видові поняття, або «вільні марки».

До відмінностей між географічними зазначеннями і торговельними марками відносять те, що:

• географічне зазначення виникає внаслідок широкого використання географічного позначення, коли воно стає загальновідомим, створює стійку уяву про товар із певними характеристиками, які зумовлені відповідним географічним середовищем конкретної місцевості; торговельну марку створюють штучно за бажанням розробника;

• географічне зазначення завжди пов'язане з конкретним місцем незалежно від виробника і тому не може розглядатися як засіб розрізнення однорідних товарів, які походять з одного місця, але мають різних виробників; торговельна марка насамперед відрізняє однорідні товари різних виробників;

• географічне зазначення, крім позначення місцевості походження товару, вказує на певну якість та інші характеристики товару; торговельна марка вказує виключно на належність певного товару відповідному виробнику;

• реєстрація географічного зазначення не надає виключного права на його використання (це право має колективний характер); торговельну марку, як правило, реєструють на ім'я одного власника, що надає йому виключне право володіння, користування та розпорядження торговельною маркою;

• географічне зазначення невід'ємне від місцевості, з якою воно пов'язане, тому право на його використання не може бути передано;

• право на торговельну марку може бути передано;

• реєстрація географічного зазначення зумовлена насамперед наявністю особливих властивостей у відповідних товарів; реєстрація торговельної марки зумовлена властивостями, які має лише сама марка.

Іноді на реєстрацію торговельної марки подають позначення, які є географічними зазначеннями. У цьому разі державні органи, які здійснюють реєстрацію, послуговуються такими принципами:

• назва країни, області або району може бути зареєстрована як один з елементів торговельної марки без виключного права власника торговельної марки на використання цих географічних елементів;

• зазначення, які втратили географічний характер, ототожнюються споживачами з назвами виробів і включені до торговельної марки, є загальними зазначеннями та елементами, які не підлягають охороні;

• географічні зазначення, які розглядають як фантастичні щодо товарів, можуть бути торговельною маркою (або її елементом), яка підлягає охороні;

• у будь-якому разі географічні зазначення не мають вводити в оману споживачів щодо товару або його виробника.

Географічні зазначення відрізняються від комерційних найменувань.

Комерційне найменування призначене для розрізнення суб'єктів господарської діяльності і служить для ідентифікації виробника товарів як такого. Комерційне найменування, як і торговельна марка, безпосередньо не пов'язане з особливостями географічного місця діяльності підприємства, властивостями та якістю продукції. Хоча до складу комерційного найменування значно частіше, ніж до торговельної марки, входять елементи, що вказують на його географічне розташування.

Зовсім іншу функцію виконує географічне зазначення. Воно відображає зв'язок «місце - товар». До таких позначень можуть бути віднесені позначення типу «Мелітопольські абрикоси», «Оливки з Іспанії» тощо. До географічних зазначень можуть бути віднесені графічні зображення, які через свою відомість асоціюються у свідомості споживача з певним місцем. Наприклад: зображення Ейфелевої вежі - з Парижем, Золотих воріт - з Києвом.

Географічні зазначення мають ряд специфічних ознак:

• географічне зазначення має містити пряму або непряму вказівку на те, що товар походить із конкретної країни, області або місцевості;

• географічне зазначення має передбачати зв'язок позначення товару з його особливими властивостями, які визначають характерні для певного географічного об'єкта природні умови і (або) людський фактор;

• географічне зазначення товару стає самостійним об'єктом правової охорони тільки після встановленої законом реєстрації в Патентному відомстві;

• до географічних зазначень не висувають вимогу новизни.

Географічні зазначення можна умовно поділити на декілька видів:

природні географічні зазначення (сформувалися під впливом природних умов);

штучні географічні зазначення (сформувалися під впливом людського фактора, мають тенденцію до перетворення на видові зазначення);

змішані географічні зазначення (сформувалися під впливом природних умов та людського фактора).

Відповідно до форми встановленого контролю в ряді країн географічні зазначення поділяють на звичайні, регламентовані, контрольовані.

До звичайних відносять географічні зазначення, що позначають товари, природні специфічні властивості яких формуються під впливом географічного середовища.

Регламентованими є географічні зазначення, що позначають товари, специфічні властивості яких, як і вимоги щодо їх виробництва, регламентовані нормативними актами.

Контрольованими є географічні зазначення, що позначають товари зі специфічними властивостями, контроль за якими здійснюють на всіх етапах виробництва. Такі географічні зазначення мають більшу цінність, ніж звичайні або регламентовані, тому що товари, які вони позначають, користуються постійним попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Функції географічних зазначень:

розпізнавальна функція, яка полягає у виокремленні товару, що має особливі властивості, із маси однорідних. Сукупність особливих властивостей окремого товару обумовлює його унікальність і елітарність серед таких самих товарів з іншої місцевості. Особливі властивості товару, яких він набуває внаслідок поєднання певних чинників, зокрема природних умов та людського фактора, мають бути стабільними, а їхня наявність доведена відповідними компетентними органами країни походження;

інформаційна функція географічного зазначення полягає в тому, що воно містить змістовну інформацію, яка надає достовірні відомості про місце виробництва, виробника, продавця, підприємця, про якісні характеристики товару, його специфіку. Інформація, яку містить зазначення, сприяє зростанню популярності товару, місцевості його виробництва, попиту на нього, що впливає на прибуток виробника;

рекламна функція безпосередньо впливає на просування товару на ринку. Рекламоздатне географічне зазначення має бути довговживаним, протягом тривалого часу використовуватися для позначення товару з особливими властивостями та якостями. Реклама товару має сенс лише тоді, коли немає дефіциту товарів і споживачі можуть вибрати з однорідних товарів різних виробників певний товар з особливими властивостями;

охоронна (захисна) функція географічного зазначення забезпечує охорону товару від підробок. Географічне зазначення, що його надійно охороняють, застерігає зловмисника від недобросовісних дій щодо його використання чи підробки товару. Воно охороняє майнові й особисті немайнові права законного користувача від неправомірних посягань, захищає від недобросовісної конкуренції, охороняє товари від підробки, а споживачів - від фальсифікованих товарів;

якісна (гарантійна) функція географічного зазначення полягає в тому, що його присутність на товарі гарантує особливі властивості останнього, тобто є умовою його правової охорони. Виробник, підприємець, продавець повинні завжди дбати про престиж свого товару, підтримуючи його особливі властивості, які є наслідком походження з конкретної місцевості, - у разі коли товар позначено географічним зазначенням;

психологічна функція географічного зазначення зумовлена ефективністю не лише самого зазначення, а й переважно продукції, що її позначають таким зазначенням. Відоме найменування місця походження товару внаслідок його особливих властивостей переконує споживачів, що цей товар є саме тим, що походить із певної місцевості, і саме за цих умов споживачі в ньому зацікавлені;

стимулююча функція географічного зазначення - здатність привернути увагу споживачів до товару, позначеного таким зазначенням. Виробники, які маркують свої товари географічними зазначеннями, повинні постійно дбати про збереження його специфічних властивостей та особливих якостей. Споживачі купують товари, які позитивно зарекомендували себе, і знаходять їх саме за допомогою географічного зазначення.

 

4.4.2 Охорона прав на географічне зазначення

Суб'єктами права на географічне зазначення відповідно до статті 502 Цивільного кодексу України є: виробники товарів, асоціації споживачів та інші визначені законом особи, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики яких пов'язані з певним географічним місцем; установи, що безпосередньо пов'язані із виробленням чи вивченням відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Правову охорону надають географічному зазначенню, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар і на яке не поширюються встановлені законом підстави для відмови у наданні правової охорони.

Правову охорону надають географічному зазначенню, щодо якого виконано такі умови;

• воно є назвою географічного місця, з якого походить товар;

• його вживають як назву товару або як складову частину назви;

• у вказаному в назві географічному місці наявні характерні умови та (або) людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;

• позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для географічного місця природними умовами та (або) людським фактором;

• хоча б основну складову позначуваного цією назвою товару виробляють та (або) переробляють у межах зазначеного географічного місця.

Правову охорону не надають географічному зазначенню, що:

• не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню;

• суперечить суспільному порядку, принципам гуманності та моралі;

• є видовою назвою товару;

• правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлений в іншому географічному місці;

• є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

 

 

4.5. Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації географічного зазначення.

4.5.1. Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього

Право на реєстрацію географічного зазначення згідно з 1-ю частиною статті 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» мають:

• особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;

• асоціації споживачів;

• установи, що безпосередньо стосуються вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подають до установи особи, які мають право на реєстрацію.

Заявка має стосуватися лише одного географічного зазначення.

Заявку складають українською мовою, вона має містити:

• заяву на реєстрацію географічного зазначення з відомостями про заявника та його адресу;

• заявлене географічне зазначення походження товару;

• назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане географічне зазначення;

• назву та межі географічного місця, де виробляють товар, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики товару;

• опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

• дані про використання заявленого географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару;

• дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними замовленнями та (або) людським фактором вказаного географічного місця.

Разом із заявою подають:

• документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення;

• висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

• висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Датою подання заявки є дата одержання установою заяви про реєстрацію географічного зазначення. За подання заявки сплачують збір.

У ході експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення здійснюють перевірку цього зазначення, порівнюючи його з видовими назвами, внесеними до Переліку видових назв товарів.

Перелік видових назв товарів формує установа на підставі Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час проведення експертизи заклад експертизи має право затребувати в заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню, установа приймає рішення про відмову в реєстрації.

Рішення про відмову в реєстрації надсилають заявникові.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає встановленим вимогам, відомості про заявку публікують в офіційному бюлетені Установи.

Публікація має містити:

• відомості про заявника (заявників);

• назву товару, яка містить заявлене на реєстрацію географічне зазначення;

• межі географічного місця, з яким пов'язують особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;

• опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

• умови використання географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені у встановленому порядку.

На підставі прийнятого установою рішення про реєстрацію географічного зазначення здійснюють відповідну реєстрацію.

Реєстрацію здійснюють шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей про географічне зазначення. До Реєстру вносять такі відомості:

• заявлене географічне зазначення;

• кваліфікацію зазначення: назву місця походження товару або географічне зазначення походження товару;

• назву товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;

• дату прийняття рішення про реєстрацію назви географічного зазначення;

• відомості про осіб, яким надають право на використання зареєстрованого географічного зазначення.

Відомості про реєстрацію географічного зазначення публікують в офіційному бюлетені установи.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання географічного зазначення видає установа протягом одного місяця від дати реєстрації зазначення.

Свідоцтво, що засвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва на наступні 10 років продовжує установа на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови підтвердження спеціальним уповноваженим органом того, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.

 

4.5.2. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації географічного зазначення

Відповідно до ст. 503 ЦК правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

• право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;

• право на використання географічного зазначення;

• право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, у тому числі забороняти таке використання.

Обсяг правової охорони, що її надає реєстрація права на географічне зазначення, визначають занесені до Реєстру і зафіксовані у свідоцтві характеристики товару та межі географічного місця.

Використанням географічного зазначення визнають:

• нанесення його на товар або етикетку;

• нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі;

• запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із географічним зазначенням попереджувальне маркування для інформування про те, що це зазначення зареєстроване в Україні.

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовують вписану в овал абревіатуру ГЗП. Замість цього маркування або поряд із ним можна наносити текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Власник свідоцтва не має права:

• видавати ліцензію на використання географічного зазначення;

• забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано географічне зазначення.

Власник свідоцтва зобов'язаний забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей і характеристик товару, який виробляють, їхньому опису в Реєстрі.

 

4.6. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення

 

Правову охорону географічного зазначення визнають недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення.

Реєстрація географічного зазначення може бути визнана судом недійсною в разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим законом.

Дія реєстрації географічного зазначення може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення може бути припинене:

• за рішенням суду у зв'язку із втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;

• у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, яка є власником свідоцтва;

• у разі подання власником свідоцтва заяви до установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;

• у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який не сплачено збір.

 

4.7. Розпорядження правами інтелектуальної власності.Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності.

Під використанням об'єкта інтелектуальної власності розуміється будь-яка форма введення його в господарський оборот. Наприклад, це може бути виготовлення продукції із застосуванням запатентованого винаходу, продаж продукції, що містить винахід, застосування винаходу у внутрішньовиробничому процесі (випробування, виміру й т.д.); здача продукції, що містить винахід, в оренду; передача продукції, що містить винахід, на умовах бартерної угоди й т.д.

При цьому об'єкт інтелектуальної власності вважається використаним у продукції або з дати продажу її як товарної, або з дати укладання договору про оренду, або з дати початку експлуатації у внутрішньовиробничому процесі, або з дати укладання бартерної угоди.

 

 

Один із засобів розвитку національної економіки будь-якої Держави - передача й придбання передових технологій, і передусім, на комерційній основі. Зазвичай технологіями можна обмінюватися і на некомерційній основі (обмін інформацією або її передавання; проведення науково-технічних конференцій, семінарів, відвідування виставок і ярмарків тощо), Проте, якщо наявні знання недостатні, ефективно впровадити ці технології у сферу виробництва чи надання послуг навіть висококваліфікованим фахівцям досить важко.

 

Основні юридичні форми передавання й придбання технології на комерційній основі такі:

- передавання права власності на об'єкти інтелектуальної власності;

- ліцензування, тобто надання власником об'єкта інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі дозволу на здійснення на певній території (зазви ай на території певної держави) протягом певного часу дій, на які має права власник цього об'єкта;

- передавання ноу-хау.

Іншими формами передавання й придбання технологій на комерційній основі є продаж і придбання основних фондів; проекти «під ключ»; спільні підприємства; надання інжинірингових послуг; франчайзинг та ін.

 

Відповідно до ст. 1107 ЦК розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, у тому числі на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, здійснюють на підставі таких договорів:

• ліцензії на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

• ліцензійного договору;

• договору про створення за замовленням і використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

• договору про передання виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Договір про розпорядження майновими правами на винахід, корисну модель, промисловий зразок укладають у письмовій формі.

 

Власник свідоцтва може передати будь-якій особі право володіння маркою повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання марки на підставі ліцензійного договору.

Оскільки ліцензійне використання торговельної марки служить вказівкою на ім'я виробника та гарантією якості, примусове ліцензування вважають неприйнятним. У ст. 21 Угоди ТКІРЗ зазначено, що «примусове ліцензування товарного знака не дозволяється».

Розпорядження торговельною маркою згідно з чинним українським законодавством охоплює відчуження торговельної марки, видачу ліцензії на її використання.

 

Власник торговельної марки може надати право на використання торговельної марки іншій особі за ліцензійним договором. Такий договір передбачає надання ліцензіату права на використання торговельної марки на обумовлений договором строк. При цьому сам власник (ліцензіар) зберігає право на марку і має всі обов'язки її власника.

 

 

Будь-яка форма обміну технологіями переслідує одну мету: реалізувати або придбати передові технології, щоб підвищити конкурентоспроможність продукції, що виготовляють на основі цих технологій. В умовах держави це дає змогу вітчизняним виробам певною мірою замінити імпортну продукцію, а також задовольнити потреби внутрішнього ринку з подальшим виходом на зовнішній ринок.

Якщо правовласник не передбачає використовувати об’єкти інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на об’єкт інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі.

Майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права володіти, користуватися і розпоряджатися цим об’єктом.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті передання права власності на об’єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – патенту або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перереєстровується на ім’я нового правовласника і до останнього переходять всі майнові права на цей об’єкт.

Але частіше передається лише право користування об’єктом інтелектуальної власності. Відносно новою формою комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності є лізинг. За договором лізингу передається різне технологічне обладнання, верстати, прилади тощо, які виконані на рівні винаходів і захищені патентами. Тобто разом з технологічним обладнанням і процесом передається право користуватися об’єктом інтелектуальної власності.

Вибір такої форми комерціалізації, як лізинг дозволяє починаючим підприємцям відкривати і розширяти свій бізнес навіть при досить обмеженому стартовому капіталі, оперативно використовуючи у виробництві сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

 

Зазвичай під ліцензійним договором (ліцензійною угодою) розуміють договір,відповідно до якого надається ліцензія - право на використання об'єкта інтелектуальної власності.

У перекладі з латини слово "ліцензія" (licentia) означає "право", "дозвіл", "свобода". Стосовно об'єктів інтелектуальної власності термін "ліцензія" має самостійне значення й свою специфіку. Під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого власник виключного права на певний об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) надає іншій зацікавленій особі (ліцензіатові) право користування власним об'єктом за обумовлену винагороду й на певних умовах.

 

Передача прав на використання об'єктів інтелектуальної власності у сучасному суспільстві відбувається винятково у вигляді оформлення ліцензійних договорів. Це двосторонні угоди, що забезпечують охорону інтересів договірних сторін, укладаються в письмовій формі і мають відповідати ряду вимог, які детально розглянуті нижче.

Відповідно до Цивільного Кодексу України будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності визнається неправомірним і кваліфікується як порушення прав на цей об'єкт.

Придбання або продаж ліцензії є діловою угодою. Факт продажу або купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або купується нематеріальний об'єкт. Ліцензіат отримує право на використання об’єкта інтелектуальної власності лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар (продавець) і ліцензіат (покупець).

 

Ліцензіар - фізична або юридична особа, що є власником охоронного документа й володіє виключним правом на об'єкт інтелектуальної власності, що при оформленні ліцензійного договору виступає як сторона, що передає іншій стороні (ліцензіатові) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що охороняється.

Ліцензіат, у свою чергу, зобов'язується сплачувати певні суми ліцензіарові (ліцензійні платежі) й (або) виконувати певні дії, зазначені в договорі.

 

Відповідно до ст. 1108 ЦК особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі патентного права (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке дасть їй право використовувати цей об'єкт у певній обмеженій сфері (ліцензію на використання об'єкта патентного права).

 

 

Ліцензія на використання об'єкта патентного права може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

 

Власник прав на будь-який об’єкт промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об’єктом інтелектуальної власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі використовувати відповідний об’єкт.

Продаючи ліцензію переслідують мету отримати прибуток, не втрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії - це шлях впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

 

4.8. Види ліцензій. Типові договори виключної і невиключної ліцензії на об'єкти промислової власності, їх значення при укладанні та формуванні умов ліцензійного договору.

 

Предметом ліцензійного договору може бути як запатентоване, так і не запатентоване технічне рішення. Отже, за своєю юридичною формою ліцензії можуть бути патентними й безпатентними. Патентна ліцензія - це ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного охоронним документом (залежно від типу об'єкта патентні ліцензії поділяють на ліцензії на винаходи, на промислові зразки, на знаки для товарів і послуг тощо). Безпатентна ліцензія — це ліцензія на використання науково-технічних рішень, що не мають правової охорони (непатентоспроможні рішення або рішення, термін правової охорони яких закінчився, ноу-хау тощо).

 

 

Чинне законодавство України передбачає кілька видів ліцензій. Деякі види вироблені міжнародною правовою практикою. Розглянемо найбільш використовувані з них:

· повна;

· виняткова (виключна);

· невиняткова (невиключна);

· одинична;

· відкрита;

інші.

 

Повна ліцензія - всі майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, що випливають із охоронного документа, переходять до ліцензіата на термін дії договору. Тобто ліцензіар стає номінальним власником охоронного документа на термін дії договору. По закінченні терміну дії договору майнові права ліцензіара відновлюються в повному обсязі. Можлива передача прав об'єкта інтелектуальної власності на весь термін дії охоронного документа.

 

Виключну ліцензію видають лише одному ліцензіату, а вона виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта патентного права у сфері, що обмежена цією ліцензією, та надання ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Виключна ліцензія - ліцензіар надає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіатові на певній території на певний строк з певним обсягом прав у певній галузі. При цьому на цій же території ліцензіар позбавляє себе даних прав, не може сам використати даний об'єкт інтелектуальної власності у межах ліцензії і не може передавати дану ліцензію іншому ліцензіатові.

При виключній ліцензії ліцензіат одержує право на висновок субліцензійного договору.

За письмовою згодою ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта патентного права іншій особі (субліцензію). Субліцензійний договір - договір про передачу ліцензіатом прав на використання об'єкта інтелектуальної власності третій особі (субліцензіату). При цьому ліцензіат несе відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата. Обсяг прав, переданих за субліцензійним договором, не може перевищувати обсяг прав, отриманих ліцензіатом за ліцензійним договором.

За субліцензійним договором ліцензіат видає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта патентного права. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Ліцензійний договір визначає вид ліцензії, сферу використання об'єкта патентного права (ліцензійні права, що їх надають за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територію та строк, на які передають права, тощо), розмір, порядок і строки розрахунків за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити до договору.

 

Одиничну ліцензію видають лише одному ліцензіату, а вона виключає можливість надання ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта патентного права у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання самим ліцензіаром цього об'єкта в зазначеній сфері.

 

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та надання ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері.

Тобто, Невиняткова ліцензія - ліцензіар передає ліцензіатові право використання об'єкта інтелектуальної власності, зберігаючи за собою право на використання цього об'єкта й право видачі ліцензій іншим ліцензіатам на тій самій території.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта патентного права (ліцензію) на умовах, визначених за взаємної згоди сторін з урахуванням вимог закону.

Вважають, що за ліцензійним договором надають невиключну ліцензію, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта патентного права, дія ліцензії поширюється на всю територію України.

Відкритою ліцензією є надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на підставі офіційної заяви власника патенту про готовність дати будь-якій зацікавленій особі дозвіл на використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності. Особа, яка виявила бажання скористатися дозволом, укладає з власником патенту договір.

Тобто, поняття відкритої ліцензії - власник об'єкта інтелектуальної власності (крім патентів на секретні об'єкти) має право подати для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється

Відповідно до чинного законодавства України в разі подання власником патенту такої заяви річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 %, починаючи з року, який наступає за роком публікації заяви в офіційному бюлетені.

Власник патенту може відкликати свою заяву, якщо жодна особа не заявила про свій намір використати винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Чинне законодавство України містить приписання, відповідно до якого у випадку невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи з дати публікації відомостей про видачу охоронного документа або з дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видана так названа примусова ліцензія.

 

Будь-яка особа, що побажала й виявила готовність використати даний об'єкт, може звернутися в суд із заявою про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов: 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти домовленості про висновок ліцензійної угоди; 2) власник охоронного документа не змогла довести, що факт невикористання об'єкта обумовлений поважними причинами; 3) примусова ліцензія надається на умовах невиняткової ліцензії.

Примусова ліцензія - це дозвіл на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, захищеного патентом, який компетентний державний орган дає зацікавленій особі, коли власник патенту не використовує або недостатньо використовує свою розробку без поважних причин і при цьому відмовляється видати ліцензію.

Відповідно до чинного законодавства України примусову ліцензію видають за рішенням суду (Господарського суду) з визначенням обсягу використання об'єкта патентного права, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Обов'язкова ліцензія - дозвіл на використання об'єкта промислової власності, що видається без згоди патентовласника за рішенням уряду в інтересах оборони й національної безпеки країни.

У законодавстві України про промислову власність указується ще одна ліцензія - так названа залежна. Її суть полягає в тім, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

 

На практиці часто зустрічаються деякі види ліцензійних договорів, які за своїм змістом, формою й іншими показникам відрізняються від основних видів ліцензій. Виникнення таких ліцензій обумовлюється насамперед бажанням сторін урегулювати свої відносини якнайшвидше та якнайдоступніше, відповідно до своєї мети, застосовуючи при цьому світовий досвід у певній ситуації, за допомогою сучасних технологій і не вступаючи при цьому в безпосередній контакт один з одним. До вказаних видів ліцензій відносяться в основному ті ліцензії, які виникають при використанні програмного забезпечення (free ware, ad ware та ін.).

У практиці ліцензійної торгівлі трапляються і перехресні ліцензії (кросліцензії), згідно з якими обидві сторони обмінюються ліцензіями, особливо в тому разі, якщо власники різних патентів не можуть здійснювати виробничу або комерційну діяльність, не порушуючи прав один одного. Часто мають місце і супровідні ліцензії, які передбачають передавання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності у складі інших комерційних угод, наприклад, на поставку комплектного обладнання, інжиніринг, надання технічної допомоги тощо. У цих випадках предмети ліценції відіграють допоміжну, супровідну роль, а їх передають у рамках ліцензійних договорів, що є доповненнями до основних угод, або у вигляді окремих розділів контрактів за цими угодами.

Ліцензійний договір укладають на строк, встановлений договором, який вичерпується не пізніше вичерпання строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт патентного права.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта патентного права. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення другою стороною інших умов договору.

Уразі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору останній вважають укладеним на строк, що залишився до вичерпання строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт патентного права, але не більше ніж на 5 років. Якщо за 6 місяців до вичерпання зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважають продовженим на невизначений час. У цьому разі кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за 6 місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Відповідно до ст. 1114 ЦК ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі об'єкта патентного права, та вищезазначені договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Державну реєстрацію цих документів здійснюють на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому законом.

Дуже часто самого патенту (наприклад, на якийсь продукт або речовину з унікальними властивостями) недостатньо, і для випуску продукції в промислових масштабах, як зазначалося вище, необхідно також знати особливості технології виробництва або одержання продукту, налагодження, монтажу устаткування, інжинірингу (інженерно-технічного консультаційного забезпечення). Тому у додаток до "чистої" ліцензії зазвичай укладається також ряд супутніх ліцензійних договорів.

У більшості випадків даний момент враховується при оформленні ліцензійного договору, структура й зміст якого повинні відповідати певним вимогам. При складанні такого договору у нього повинні бути включені всі істотні умови, без яких договір як такий може бути визнаний недійсним.

· Преамбула договору

а) визначення правового статусу юридичних або фізичних осіб, що беруть участь у виконанні умов договору;

б) підтвердження ліцензіаром того, що він дійсно є справжнім власником правовстановлюючого документа на об'єкт інтелектуальної власності і має право вести переговори від свого імені;

в) підтвердження ліцензіатом наміру придбати права на об'єкт інтелектуальної власності (якщо договір укладений в омані або під тиском, він може бути визнаний недійсним).

· Визначення термінів:

ліцензіат - це;

ліцензіар – це;

територія - це;

Також у даному пункті визначається вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта та ін.).

· Предмет договору

Звичайно застосовується як надання (передача) прав на певний об’єкт інтелектуальної власності. У деяких випадках може існувати і як об'єкт договору.

· Технічна документація - зазначаються її склад, мова, на якій вона має бути оформлена, яким нормативним документам повинна відповідати, обсяг і т.д.

· Технічні удосконалення, поліпшення й порядок їхньої передачі. У більшості випадків непатентоспроможні поліпшення передаються на безоплатній основі, патентоспроможні - за додаткову плату.

· Зобов'язання або відповідальність

Сторони надають гарантії досягнення задекларованих показників та виконання взятих на себе зобов’язань.

· Технічна допомога в освоєнні ліцензії (даний пункт є факультативним);

· Вартість ліцензії й види платежів;

· Інформація або звітність (якщо у договорі обумовлена виплата роялті, то вона має супроводжуватися наданням звітної бухгалтерської документації за певний термін. Даний пункт також є факультативним);

· Забезпечення конфіденційності;

· Захист переданих прав;

· Реклама (даний пункт є факультативним);

· Порядок вирішення спорів;

· Термін дії договору й порядок його розірвання;

· Форс-мажорні обставини;

· Інші умови;

· Юридичні адреси й реквізити сторін;

· Додатки.

Як правило, такий договір підписується на 5-10 років, але не більше терміну дії охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності. На даний час спостерігається тенденція до скорочення строків, на які укладаються ліцензійні договори.

Ліцензійний договір, якщо це не повна ліцензія, не підлягає обов'язковій державній реєстрації, але при бажанні сторін може бути зареєстрований зі сплатою державного збору.

 

Ліцензійний договір може бути розірвано кожним з партнерів при наявності серйозних на те підстав з боку однієї з сторін, наприклад при недотриманні умов договору. Зокрема, ліцензіар може вимагати розірвання договору у випадку банкрутства або неплатоспроможності ліцензіата; якщо ліцензіат, одержавши за ліцензійною згодою право на повну або виключну ліцензію, не в змозі повністю освоїти або використати об'єкт ліцензії або припинив виробництво ліцензійної продукції без серйозних на те причин і т.п.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та зовнішнього ринків.

 

Говорячи про ліцензійні платежі, варто мати на увазі, що вони можуть приймати різноманітні форми. Наприклад, грошову або товарну, коли оплата ліцензії провадиться продукцією, виробленою по ліцензії. Можлива також ситуація, коли оплата проводиться акціями ліцензіата. У цьому випадку ліцензіар стає співвласником компанії ліцензіата й т.д.

Розглянемо ті види ліцензійних платежів, використання яких набуло найбільшого поширення при оформленні ліцензійних договорів.

Ліцензійний платіж - плата за надання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору.

 

Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі.

Роялті - вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору чи як відсоток від суми прибутку чи суми обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з одиниці ліцензійної продукції. (розмір роялті зазвичай становить 15-20 % прибутку, одержаного ліцензіатом завдяки використанню предмета ліцензії)

Роялті - ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності. При визначенні розмірів роялті береться до уваги певний показник господарської діяльності, який називається базою роялті.

Однією з основних переваг роялті є можливість вибору сторонами ліцензійного договору прийнятних для них ставок роялті й бази для їхнього розрахунку. Порядок визначення розміру платежів та фактори, що приймаються до уваги, описані нижче. Багато в чому вони залежать від умов конкретної угоди. Однак варто взяти до уваги, що більша частина компаній-ліцензіарів при ліцензуванні технологій виходить з простого аналізу прибутку, що може одержати ліцензіат. При цьому не завжди приймаються в розрахунок особливості ринку, для якого можуть бути характерні супроводжуючі продажі (продажі, які перебувають поза технічною нішею, наданої ліцензією, або так звані супутні продажі).

У ряді випадків ліцензія на передачу технології й прав є першим і необхідним кроком, який потрібно зробити, щоб вийти на ринок. Далі, при правильно розробленій патентній і ліцензійній стратегії, що є складовою частиною економічної політики організації, відбудеться передача удосконалень, надання технічної допомоги, поставка комплектуючих, матеріалів, устаткування й т.д.

 

Паушальний платіж – це виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції.

Паушальний платіж - одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності.

Однією з основних переваг при виборі паушальної форми платежу для ліцензіара є:

· одержання в короткий період часу досить великої суми, величина якої заздалегідь визначається й фіксується сторонами в ліцензійному договорі;

· відсутність ризику неможливості комерційного використання переданої на ліцензійній основі інтелектуальній власності, яка може бути пов'язана, наприклад, із затримками, зривами або негативними результатами при запуску виробництва або експлуатації, з невдало сформованою кон'юнктурою ринку, особливо при освоєнні конкурентами більше досконалих технологій, з неможливістю досягти гарантованих ліцензіаром показників, тощо;

· відсутність необхідності в здійсненні контролю за діяльністю ліцензіата.

Незважаючи на очевидні переваги, одержувані ліцензіаром від використання паушального платежу, він не завжди прийнятний для нього, насамперед тому, що величина паушального платежу практично завжди менше величини сумарних роялті. Однак дана обставина не завжди є негативною, тому що одержавши в короткий період і більш ранній період часу досить велику суму він може покласти неї в банк або вкласти в яку-небудь справу, і відповідно дістати додатковий прибуток або відсоток по вкладах.

 

Комбіновані платежі – найбільш поширені та передбачають виплату ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору.

Комбінований платіж - ліцензійний платіж, що включає роялті та паушальний платіж. Як правило, даний платіж дозволяє найбільш повно врахувати інтереси сторін при оформленні ліцензійного договору.

Визначення розмірів платежів є одним з найбільш складних моментів і залежить від цілого ряду факторів:

· економічної й технічної цінності об'єкта інтелектуальної власності;

· часу й капіталовкладень, необхідних для освоєння ліцензії й організації виробництва продукції за нею;

· території, на яку поширюється дія ліцензійного договору;

· обсягу прав, переданих ліцензіатові;

· обсягу технічної документації й надаваної підтримки;

· терміну дії договору;

· залежності ліцензіата в сировині, напівфабрикатах, комплектуючих і т.д. ;

· інших факторів.

Загальноприйнятою є практика розрахунку суми роялті у вигляді добутку процентної ставки на базу. Як база можуть бути прийняті:

· продажна ціна продукції, виготовленої за ліцензією;

· поточні витрати виробництва продукції за ліцензією;

· прибуток або інша вигода, отримана в результаті використання ліцензії;

· обсяг виробництва за ліцензією.

При визначенні суми роялті по прибутку ліцензіата процентна ставка роялті може становити від 10 до 50% і залежить від багатьох факторів.

Якщо переданий об'єкт ще не готовий до промислового або комерційного використання, а основну цінність становлять передані за ліцензійною згодою права, то процентна ставка може складає орієнтовно 20%.

Якщо передається налагоджене виробництво або освоєна технологія, - то розмір роялті може становити 35-50% при виключній ліцензії, і від 20 до 30% - при невинятковій.

Можливе також застосовування рухомої сітки в залежності від обсягу продажів : 10 одиниць - 25%, 100 одиниць - 20% і т.д. або диференціація в часі (на строк освоєння й поставлення на виробництво) для стимуляції ліцензіата до нарощування обсягу виробництва й відповідно одержання більших платежів.

У практиці міжнародної торгівлі ліцензіями розмір роялті звичайно визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично - шляхом установлених у світовій практиці для різних галузей промисловості усереднених розмірів роялті - так званих "стандартних" ставок роялті.

Наприклад, відомі "стандартні" ставки роялті для електронної промисловості 4 - 10%, електротехнічної промисловості 1 - 5 %, фармацевтичної промисловості 2 - 7%, літакобудування 6 - 10%, автомобільної промисловості 1 - 3%, верстатобудівної промисловості - 4,5 - 7,5%, виробництв споживчих товарів тривалого користування – близько 5%, виробництв споживчих товарів з малим строком використання 0,2 - 1,5 %.

 

 

4.9. Поняття ноу-хау, критерії його визначення. Інші форми передавання та придбання технологій на комерційній основі.

Передавання ноу-хау

Ноу-хау, як уже було зазначено, - це конфіденційна інформація (наукова, технічна, виробнича, адміністративна, фінансова, комерційна або інша), яку застосовують у практичній діяльності юридична або фізична особи і яка ще не стала загальним надбанням.

Ноу-хау, як і охоронювані об'єкти інтелектуальної власності, може бути предметом ліцензійного договору, який складають зазвичай за принципом ліцензійного.

Ноу-хау можна передавати в матеріальній (речовій) формі: у вигляді документів, фотокарток, мікрофільмів тощо. У такій формі можна передавати архітектурні плани споруд, діаграми, схеми розміщення обладнання, креслення машин і апаратів, характеристики сировини й матеріалів, інструкції для технічного персоналу та спеціалістів тощо. Ноу-хау в матеріальній формі ще називають технічною інформацією або технічними даними.

Ноу-хау можна передавати також і в нематеріальній формі (наприклад, у вигляді пояснення процесів особою, що передає ноу-хау, особі-співробітнику одержувача ноу-хау). Таку форму ноу-хау іноді називають технічними послугами, технічною допомогою або управлінськими послугами.

Основна відмінність процесу передавання ноу-хау - це великий ризик, пов'язаний з розкриттям конфіденційної суті ноу-хау до укладання договору, а також несанкціоноване передавання ноу-хау його одержувачем третім особам після укладання договору.

Інші форми передавання та придбання технологій на комерційній основі

Інжиніринг. Інжиніринг - це виконання різних інженерних робіт, а також надання інженерно-консультаційних послуг на комерційній основі. До них належать: проведення попередніх досліджень; підготовка техніко-економічних обґрунтувань проектів; консультації; будівельний, інвесторський і технічний нагляди; розроблення нової технології; розроблення рекомендацій щодо організації виробництва й управління; умови експлуатації обладнання; реалізація продукції тощо.

Часто надання інжинірингових послуг пов'язане з продажем обладнання великими фірмами. Контракт на інжинірингові послуги зазвичай потребує їх переліку, організаційних умов виконання, вартості і порядку оплати тощо.

На практиці види інжинірингу найчастіше поділяють на дві групи:

1) послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, післяпроектні та спеціальні послуги; до спеціальних послуг належать економічні дослідження, проблеми утилізації відходів, юридичні послуги тощо);

2) послуги, які забезпечують нормальний хід виробничого процесу й реалізації продукції (оптимізація процесів експлуатації обладнання й управління підприємством; підбір і підготовка кадрів; пропозиції щодо фінансової політики підприємства тощо).

Використовується ряд так званих супутніх платежів, які можуть мати суттєвий розмір у порівнянні з основними ліцензійними платежами. Зазвичай до них відносять наступні види платежів:

  • оплата інженерно-консультаційних (інжинірингових) послуг. Ліцензіар, передаючи технологію, у ряді випадків пропонує ліцензіатові інженерно-консультаційні слуги. Якщо ліцензіат має кадри відповідної кваліфікації, то вказані послуги можуть бути не затребувані. Однак якщо ліцензіат у технічному відношенні знаходиться на значно нижчому рівні в порівнянні з ліцензіаром, поряд зі специфічними інженерними послугами він має потребу в наданні всієї технічної інформації, необхідної для виробництва, включаючи інформацію, відкриту для широкого кола осіб. Як правило дані послуги надаються не тільки ліцензіаром, але й відповідними інжиніринговими компаніями. Система оплати в такому випадку залежать в основному від рівня кваліфікації експертів;
  • оплата технічної допомоги. Іноді, особливо коли ліцензіат не має необхідних технічних знань в області технології, що ліцензується, йому необхідно одержати від ліцензіара допомогу в застосуванні технологій. Дана допомога класифікується вже не як передача інформації або налагодження технології, що є функцією інжинірингових послуг, а як надання допомоги в найбільш ефективному використанні технології. Зазвичай надання такої допомоги не може бути доручено іншій компанії й залишається обов'язком ліцензіара. Порядок визначення розміру винагороди загалом такий же, як і за інженерно-консультаційні послуги;
  • оплата консультантів. При ліцензуванні технології ліцензіатові можуть знадобитися послуги консультантів не тільки в області технології, що передається, а й в області фінансів, права, маркетингу й т. п. Залежно від умов ліцензійного договору їхній гонорар може покриватися однієї або іншою стороною, або на пайових початках обома сторонами.

Промислова кооперація. Значний обсяг технологій передається в процесі промислової кооперації. Розрізняють такі основні форми промислової кооперації:

1) постачання комплектного обладнання, ліній, ділянок, цехів, підприємств, зокрема проектів «під ключ»;

2)спільні виробництва, спільні підприємства;

3)спеціалізація у виробництві готової продукції.

Особливістю укладання коопераційних угод щодо передавання технології, є нарахування платежів зазвичай не від обсягу виготовленої продукції, а від одержаного прибутку.