§ 7. Лицензионный договор и договор на передачу «ноу-хау»

1. Большую и все возрастающую роль в национальной экономике стран, а также в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве играет передача на договорных началах прав на использование объектов промышленной собственности. Лица, которым принадлежат такие объекты, предоставляют их

505

в эксплуатацию другим пользователям в форме полной уступки прав (по договору купли-продажи охранного документа) либо временного предоставления права пользования (по лицензионному договору). Полная уступка прав является, однако, относительно редкой.

По лицензионному договору одна сторона (лицензиар, или лицензедатель), будучи обладателем исключительного права на изобретение, промышленный образец или товарный знак, предоставляет другой стороне (лицензиату, или лицензеполучателю) за вознаграждение специальное разрешение — лицензию — на использование лицензируемого объекта на устанавливаемых в договоре условиях его эксплуатации.

Ни в одной национальной системе права закон специально не регламентирует лицензионный договор как особый вид гражданской сделки. К отношениям сторон применяются поэтому общие нормы обязательственного права о заключении договора, его исполнении, ответственности и пр., а также выработанные судебной практикой правила определения прав и обязанностей сторон. На практике сложился целый ряд договорных условий, обычно включаемых в контракты. Широкое применение находят разработанные фирмами и международными экономическими организациями проформы лицензионных договоров.

2. Лицензионный договор на изобретение — это договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на использование изобретения на предусмотренных в договоре условиях его эксплуатации, а приобретатель лицензии обязуется выплатить вознаграждение за использование изобретения — лицензионное вознаграждение.

Предметом сделки является обеспечение патентообладателем своему контрагенту юридической возможности промышленно и/или коммерчески использовать изобретение, сущность которого определена в патенте (специальной его части — патентном описании), а объектом сделки—юридически охраняемое техническое решение (изобретение), которое запатентовано или по крайней мере заявлено для патентования. Поэтому договор именуют контрактом на продажу патентной лицензии.

Основная обязанность лицензиара состоит в предоставлении лицензиату юридической возможности применения изобретения в объеме прав, определяемых видом лицензии, и на устанавливаемых условиях его эксплуатации — хозяйственно-экономических, технических, коммерческих и юридических.

В зависимости от характера обеспечиваемых по лицензии прав выделяют три вида договоров, в рамках которых осуществляется весь современный хозяйственный лицензионный оборот.

По договору простой (или неисключительной) лицензии лицензиар разрешает лицензиату использовать изобретение, сохраняя вместе с тем за собой право на его применение на той же территории и в тех же количественных объемах, что и лицензиат, а

506

также право продавать аналогичные лицензии третьим лицам, но на условиях не лучших, чем первому лицензиату (чтобы не ставить их в лучшие конкурентные условия).

По договору исключительной лицензии лицензиар передает лицензиату исключительное право применения изобретения, отказываясь в пределах «исключительной территории» от его эксплуатации.

При простой лицензии в договоре нередко оговаривается право лицензиата выдавать от своего имени лицензии (сублицензии) третьим лицам в объеме приобретенных им прав, а при исключительной лицензии такое право признается за ним ввиду самого исключительного характера эксплуатации изобретения.

По договору полной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату исключительные права пользования изобретением без ограничительных условий по масштабам применения технического решения. Экономически это эквивалентно продаже патента, но юридически отличается тем, что по истечении срока действия договора лицензиар полностью восстанавливается в монопольных правах патентообладателя.

Выбор сторонами вида лицензии зависит от многих факторов, в частности желания лицензиара самому продолжать операции на лицензионной территории, производственных возможностей лицензиата и его стремления к коммерческой монополизации рынка, цены лицензии, ибо самая дешевая — простая, а самая дорогая — полная и т. д.

Договор включает сложный комплекс условий эксплуатации изобретения. К хозяйственно-экономическим условиям относятся положения о количественных, территориальных и временных границах применения изобретения лицензиатом, составляющих ограничительные условия пользования.

Количественные ограничения определяют, с одной стороны, виды возможного производственного и/или коммерческого применения изобретения (изготовление изделий, использование технологии и пр., а также продажа продукции, ее экспорт и пр.), а с другой стороны — объемы использования, то есть максимальные контин-генты производства лицензионных объектов и их продажи.

Территориальные ограничения указывают на территорию страны или даже региона, то есть нескольких стран (при наличии у лицензиара нескольких аналогичных патентов в разных странах), именуемую «лицензионной территорией», в пределах которой лицензиат правомочен использовать изобретение. При этом в отношении различных стран может быть оговорено предоставление разных видов лицензий.

Временные ограничения определяют сроки действия договора, то есть период, в пределах которого лицензиат вправе использовать изобретение. Эти сроки составляют в большинстве случаев 5—10 лет ввиду морального устаревания изобретений и незаинтересованности лицензиатов в установлении более длительных сроков,

507

хотя они и предусматриваются в отношении особо значимых изобретений.

Технические условия договора касаются: состояния передаваемой документации, ее полноты и качества; односторонней или взаимной обязанности контрагентов по обмену усовершенствованиями изобретения, которые могут быть внесены в лицензируемый объект в период действия контракта; уровня качества изготовляемых по лицензии изделий и права контроля за ним со стороны лицензиара, заинтересованного в поддержании на рынке «реноме» продукции по лицензии; права лицензиата на патентную маркировку изделий и др.

Содержание договора может ограничиваться положениями о предоставлении лицензии на указанных условиях. Однако сложности производственного освоения лицензии и стремление лицензиата к сокращению его сроков обусловливают включение в договор и ряда условий о дополнительных обязанностях лицензиара. К ним относятся в первую очередь такие обязанности: а) предоставить лицензиату подробную техническую и технологическую документацию, необходимую для начала немедленного практического освоения изобретения; б) оказать лицензиату техническую помощь в налаживании производства по лицензии путем консультаций на предприятии покупателя или продавца лицензии; в) продать машины, оборудование и сырье, необходимые лицензиату для организации производства по лицензии.

Ответственность лицензиара за выполнение основных и дополнительных обязанностей расширяется договорным распределением между сторонами коммерческих рисков использования лицензии. Речь идет о предоставлении лицензиаром ряда гарантий лицензиату, поскольку суды не признают ответственности лицензиара за существование и использование патентных прав либо их практика в этом отношении является противоречивой и неустойчивой.

К указанным договорным гарантиям лицензиара относятся:

во-первых, гарантии существования и действительности патента как юридической основы лицензионного договора и поддержания юридической силы патента в период действия лицензии; во-вторых, гарантия технико-экономических свойств изобретения, то есть определенных его эксплуатационных качеств и тем самым возможностей достижения лицензиатом предусматриваемых результатов от применения изобретения; в-третьих, гарантия спокойного использования изобретения, то есть ненарушения лицензиатом патентных прав третьих лиц при применении лицензии и воздержания самого лицензиара от действий, способных помешать контрагенту в использовании лицензии.

Весьма распространенной практикой является закрепление процессуальных гарантий лицензиара в отношении защиты лицензиата против фактических и юридических действий третьих лиц, мешающих эффективному использованию изобретения путем применения лицензируемого объекта в нарушение патента, оспаривания юри-

508

дической силы патента и т. д. Установление такой гарантии обязывает лицензиара принять необходимые меры, в том числе судебные, по защите интересов лицензиата. При отсутствии в договоре условия о распределении между сторонами обязанностей по защите против действий третьих лиц судебная практика в большинстве стран исходит из следующего правила: при исключительной лицензии обязанность принятия защитных мер возлагается на лицензиара, а при простой лицензии он к этому не обязан, но лицензиат вправе отказаться от договора в случае бездействия лицензиара.

Вместе с тем на практике встречаются специальные договорные условия о непредоставлении лицензиаром перечисленных гарантий, что снимает с него полностью или частично риски и ответственность.

Основная обязанность лицензиата состоит в уплате лицензионного вознаграждения. Коммерческими положениями контракта определяются вид, размер и сроки выплаты вознаграждения, а иногда и уровень продажных цен на продукцию по лицензии. Используются две основные формы вознаграждения: единовременная уплата всей стоимости лицензии (паушальный платеж) и текущие отчисления от объема производства или продажи продукции в размере согласованных ставок (роялти). Нередко они комбинируются с другими формами оплаты, в частности первоначальным и/или гарантированным платежом определенных сумм.

3. Лицензионные договоры на промышленный образец и на товарный знак во многом сходны с лицензионным договором на изобретение. Это относится к видам лицензий, ограничительным условиям пользования и т. д. Такие договоры часто заключаются одновременно с договором на изобретение и «ноу-хау», когда получающая сторона приобретает право изготовлять технические изделия в определенном дизайнерском оформлении и продавать их под известными на рынке товарными знаками лицензиара.

4. Договор на передачу «ноу-хау» заключается как самостоятельный, но нередко он становится элементом более широкого соглашения, охватывающего также продажу машин и оборудования, проведение подрядных работ, предоставление лицензии на изобретение и т. д.

Основные права и обязанности сторон договора сводятся к предоставлению владельцем «ноу-хау» технической информации в одной или нескольких определяемых в договоре формах. К таким объективированным формам информации как объекта договора относятся: а) техническая и технологическая документация (чертежи, рабочие и монтажные схемы, спецификации, описания и инструкции по технологии, методики, формулы, рецепты и т. д.);

б) устная информация и показ, в процессе которых сообщаются технические сведения, передаются производственно-технический опыт и мастерство, навыки и приемы работы и т. п.; в) технические объекты в виде образцов изделий (машин, приборов, обору-

509

дования и пр.), ознакомление с которыми раскрывает технические решения, заложенные в объекте.

Обязанности передающей стороны по договору формулируются в виде: а) предоставления контрагенту «материальной основы» информации — документации и образцов изделий; б) оказания принимающей стороне технической помощи в налаживании производства с применением «ноу-хау» путем командирования специалистов на предприятия контрагента и/или приема его специалистов на собственных предприятиях.

Содержание договора на передачу «ноу-хау» строится по модели, близкой к лицензионному договору на изобретение (ввиду чего его часто именуют договором о беспатентной лицензии). Но этому договору свойственны и некоторые специфические условия. К ним относится, в частности, обязательство принимающей стороны не разглашать и не передавать третьим лицам полученную информацию без разрешения передающей стороны («условие о конфиденциальности»).