§ 3. ПОРЯДОК ЗАРУБЕЖНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ЗА РУБЕЖ

На протяжении последних 70 лет патентование советских изобретений и других объектов промышленной собственности за границей являлось государственной монополией. Ни создатель разработки, ни его правопреемник не имели возможности самостоятельно и за свой счет получить иностранный патент либо предоставить зарубежной фирме лицензию на использование своей разработки. Решение всех этих вопросов относилось к исключительной компетенции специально уполномоченных государственных органов. Сам процесс выработки решений о зарубежном патенто-вании и продаже лицензий носил достаточно сложный характер и был детально регламентирован нормативными актами1. Непосредственная ра-

511

бота по зарубежному патентованию, а также заключению лицензионных соглашений велась через специализированные государственные внешнеторговые организации — Управление иностранного патентования изобретений Торгово-промышленной палаты СССР, Всесоюзное объединение «Лицензинторг» и др. В юридической литературе все это обосновывалось принципом государственной монополии внешней торговли2.

Первое отступление от этого принципа произошло в конце восьмидесятых годов. В этот период в СССР стали активно создаваться совместные предприятия, которые наделялись рядом льгот и преимуществ по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Среди прочего им предоставлялась возможность самостоятельно в порядке, определенном учредительными документами, решать вопрос о передаче прав на промышленную собственность и ее защите за границей3.

30 июля 1990 г. Госкомизобретений СССР был утвержден новый Временный порядок патентования изобретений за границей4, в соответствии с которым право на получение зарубежных патентов предоставлялось всем гражданам и предприятиям. Это право могло быть передано другим заинтересованным советским и иностранным лицам, а также совместным предприятиям на договорной основе. О своем желании запатентовать разработку за границей заявители должны были уведомить Патентное ведомство, которое могло запретить патентование с указанием причин запрета. Несколько раньше аналогичный порядок был установлен в отношении заключения лицензионных соглашений с иностранными контрагентами5.

Принятые в 1991 г. Законы СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах» подтвердили право граждан и юридических лиц на патентование разработок в зарубежных странах и свободное заключение ими лицензионных соглашений с зарубежными пользователями. С целью оказания заявителям методической помощи в этом непростом деле Патентным ведомством СССР были разработаны Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах6.

Новый Патентный закон РФ исходит из того же принципа. Патентование разработки в зарубежных странах, равно как и продажа патента и выдача лицензий иностранным пользователям, относится по общему правилу к исключительной компетенции лиц, имеющих право на разработку. Запрещение подобных действий может быть обусловлено лишь соображениями сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности.

Передача вопросов зарубежного патентования и коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих разработчиков и иных

512

правообладателей значительно расширяет сферу их исключительных прав. Однако необходимо еще и умение пользоваться предоставленной свободой. Патентование охватывает собой целый комплекс мер по обеспечению правовой охраны разработок за границей, который включает:

— отбор разработок для патентования;

— подготовку заявок на выдачу патентов;

— подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;

— ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы заявок;

— введение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;

— получение патентов;

— оплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, а также услуг патентных поверенных;

— поддержание в силе заявок на патенты и выданных патентов.

Для осуществления всех этих действий необходимы специальные знания, владение соответствующей информацией, а иногда — и специальный статус (например, статус патентного поверенного). Кроме того, зарубежное патентование требует немалых валютных средств. Если в прежние времена все расходы брало на себя государство, то теперь их должны нести сами заявители. В нынешних условиях данное обстоятельство фактически закрывает для индивидуальных заявителей из России возможность запатентовать свою разработку за рубежом от своего имени. Единственным выходом для них является либо уступка своей разработки фирме, располагающей валютой, либо привлечение такой фирмы к несению валютных расходов на иных договорных условиях.

В соответствии с действующим законодательством патентование разработок в зарубежных странах может осуществляться заявителем как самостоятельно, так и с помощью специализированных предприятий, оказывающих патентные услуги, или патентных поверенных. Второй путь более предпочтителен, так как он обеспечивает не только более высокое качество патентных материалов, но в конечном счете и экономию сил и средств заявителей.

Чрезвычайно важное значение имеет выбор оптимальной процедуры патентования. Он осуществляется в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран патентования, их участия в международных и региональных договорах по охране

513

промышленной собственности, наличия необходимых валютных средств на патентование и т.д. Патентование разработок в соответствии с требованиями национальных законодательств, то есть патентование по традиционной процедуре, осуществляется, как правило, при выявленной перспективе реализации продукта в отдельных странах или в странах, которые не являются участниками международных, в том числе региональных, соглашений по охране промышленной собственности. Документы, заявки, направляемые в каждую из стран патентования, должны быть оформлены по правилам, которые установлены национальным патентным законодательством. Следует учитывать, что эти правила в разных странах не совпадают друг с другом. Различным может быть не только состав документов заявки, но и порядок заполнения совпадающих документов, разные требования могут предъявляться к их юридическому оформлению и т.п. Таким образом, зарубежное патентование по традиционной процедуре требует детального знания патентного законодательства тех стран, в которых испрашивается охрана разработки.

При патентовании изобретений за границей по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты. Заявители из России оформ-ляюттакую заявку на русском языке и направляютее в Патентное ведомство РФ. В соответствии со ст. 3 Договора международная заявка состоит из:

заявления на специальном бланке; описания изобретения; формулы изобретения; чертежей, если они необходимы; реферата. Международная заявка с установленной датой международной подачи имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве, при этом дата международной подачи рассматривается как дата фактической подачи заявки в каждом указанном государстве.

Патентное ведомство РФ, которое для заявителей из России является не только получающим ведомством, но и международным поисковым органом, а также органом международной предварительной экспертизы, направляет первый экземпляр международной заявки в Международное бюро ВОИС для регистрации, а на основе второго экземпляра проводит международный поиск. Поиск проводится в соответствии с едиными требованиями РСТ с целью выявления уровня техники по предмету заявки. По итогам поиска готовится отчет, представляющий собой перечень документов, которые должны быть приняты во внимание при проведении экспертизы. Отчет о международном поиске направляется заявителю, а также в Международное бюро ВОИС. Для оказания помощи заявителям к

514

отчету прилагаются рекомендации, которые не имеют обязательного характера.

Получив отчет о международном поиске, заявитель самостоятельно оценивает перспективы получения патентной охраны своей разработки в указанных странах. Он может изъять свою заявку, сохранить поданную им заявку в неизменном виде или внести изменения в формулу изобретения и дать соответствующие объяснения согласно правилу 46 Инструкции к РСТ. В последнем случае материалы уточненной заявки направляются заявителем непосредственно в Международное бюро ВОИС в течение двух месяцев с даты получения отчета о международном поиске.

По обоснованной просьбе заявителя по международной заявке может быть проведена международная предварительная экспертиза, в ходе которой исследуются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость изобретения. Результаты экспертизы оформляются заключением, копии которого через Международное бюро ВОИС рассылаются в избранные заявителем страны, а также вручаются самому заявителю. В течение двух месяцев заявитель должен окончательно решить, в каких странах он желает получить патенты. Избрав такие страны, заявитель готовит переводы международной заявки на языки стран патентования и направляет их в национальные патентные ведомства соответствующих стран. Дальнейшее рассмотрение заявок и выдача охранных документов на изобретения осуществляются в соответствии с национальной процедурой, принятой в странах патентования.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре — уплатой международной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС. Она оплачивается в швейцарской валюте и состоит из «основной пошлины» и «пошлины за указание», зависящей от количества испрашиваемых национальных или региональных патентов. При изъятии указания (одной или нескольких стран) в течение приоритетного года пошлины за указание этих стран не будут оплачиваться. Основная же пошлина уплачивается в течение одного месяца с даты получения международной заявки. Кроме международной пошлины Патентное ведомство РФ взимает пошлины в рублях за пересылку, поиск, а также в необходимых случаях за международную предварительную экспертизу и за подготовку приоритетных документов и копий документов, цитируемых в отчете о международном поиске или заключении международной предварительной экспертизы.

Однако несение дополнительных финансовых расходов, связанных с подачей международной заявки, в большинстве случаев является оправ-

515

данным за счет других преимуществ данной процедуры. Ее использование целесообразно, к примеру, в следующих случаях:

а) когда необходимо получить конвенционный приоритет и он может быть сохранен только подачей международной заявки;

б) когда необходимо получить более ранний приоритет при невозможности использования конвенционного приоритета, например, когда приоритет по первой заявке потерян или первая заявка дефектна. Важность закрепления приоритета может определяться предстоящим выпуском на рынок изделий, в которых использованы рекомендуемые для патентования изобретения, предстоящими публикацией или демонстрацией и т.д.;

в) при необходимости проведения дополнительных исследовательских работ по перспективным изобретениям, испытаний, определения работоспособности, экономических и технических характеристик, выяснения перспектив их коммерческой реализации на внешнем рынке и т.п. До перевода международной заявки на национальный уровень заявитель располагает достаточным временем для того, чтобы определить целесообразность продолжения патентования изобретения во всех указанных им государствах или изъять международную заявку.

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в четырех и более странах—участницах Договора о патентной кооперации.

Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве. Заявители из стран—участниц конвенции подают евразийскую заявку через национальное патентное ведомство, если это требуется законодательством соответствующего государства.

Евразийское патентное ведомство проверяет соответствие заявки формальным требованиям конвенции и Патентной инструкции и проводит по ней поиск. По результатам поиска составляется отчет о поиске, который высылается заявителю. По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или, если испрошен приоритет, с даты приоритета. Евразийское патентное ведомство публикует заявку вместе с отчетом о поиске. Затем, если от заявителя поступит ходатайство, которое должно быть подано по истечении шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, Евразийское патентное ведомство проводит экспертизу заявки по существу. Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента принимается от имени Евразийского патентного ведомства коллегиями, состоящими каждая из трех экспертов, являющихся штатными сотрудниками Евразийского патентного ведомства. При несогласии с решением Евразийского патентного ведомства

516

заявитель может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об отказе в выдаче патента подать возражение, которое должно быть рассмотрено коллегией Евразийского патентного ведомства. В состав данной коллегии должны входить по крайней мере два эксперта, ранее не принимавшие решения по существу заявки.

Отказ Евразийского патентного ведомства в выдаче евразийского патента не лишает заявителя возможности получить национальный патент в каком-либо из государств, участвующих в конвенции. До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского патентного ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления об отказе в удовлетворении возражения заявитель может подать в Евразийское патентное ведомство ходатайство с указанием тех участвующих в конвенции государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. При этом евразийская заявка данного заявителя считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное патентное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством. Данная заявка в дальнейшем рассматривается по национальной процедуре при условии, что заявитель уплатил национальному патентному ведомству требуемые национальные пошлины.

При подаче евразийской заявки уплачивается единая процедурная пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и другие процедурные действия. Кроме того, особые пошлины уплачиваются при подаче в Евразийское патентное ведомство ходатайства о проведении экспертизы по существу, за подачу возражения при несогласии заявителя с решением об отказе в выдаче евразийского патента, а также за выдачу евразийского патента. Все указанные выше пошлины уплачиваются в пользу Евразийского патентного ведомства и являются для него одним из источников покрытия расходов на его деятельность.

В дальнейшем Евразийскому патентному ведомству уплачиваются также ежегодные пошлины за поддержание евразийского патента в силе в тех государствах—участниках конвенции, в которых патентовладелец желает получить (продлить) охрану. Размеры этих пошлин устанавливаются каждым из участвующих в конвенции государств самостоятельно. Данные пошлины распределяются между Евразийским патентным ведомством и соответствующим государством в пропорции, устанавливаемой Административным советом при условии, что не менее одной пятой от размера пошлины, полученной за каждое указанное патентовладельцем государство, принадлежит Евразийскому патентному ведомству. Национальные па-

517

тентные ведомства, в которые поданы евразийские заявки, взимают также пошлину за проверку заявок на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку заявок в Евразийское патентное ведомство.

Конвенцией о выдаче европейских патентов, участниками которой являются 14 государств Европы, создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран—участниц конвенции. При патентова-нии изобретений за границей по процедуре, предусмотренной Конвенцией о выдаче европейских патентов, заявитель оформляет заявку на английском, немецком или французском языке и направляет ее непосредственно в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен) или в его филиал в Гааге. Заявка составляется по единым правилам и должна содержать: заявление о выдаче европейского патента;

описание изобретения; один или несколько пунктов формулы изобретения;

чертежи, на которые сделаны ссылки в описании или формуле изобретения;

реферат. Заявка на европейский патент имеет во всех государствах-участниках силу правильно оформленной национальной заявки.

По заявке проводится формальная экспертиза для проверки правильности ее составления, а затем европейский поиск. Отчет о поиске пересылается заявителю вместе с копиями всех цитируемых документов. После получения отчета заявитель может по своей инициативе изменить описание изобретения, его формулу и чертежи. По ходатайству заявителя по его заявке проводится экспертиза. Патент, выданный после ее проведения, предоставляет его обладателю в каждом государстве-участнике, для которого он вьщан, те же права, которые ему предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент. Поэтому получение европейского патента не исключает возникновении коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий законодательства.

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки. Поэтому в ряде случаев заявитель по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивает двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Европейский патент может быть получен также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами—участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную стадию заявка должна быть переведена на один из официальных языков Европейского патентного ведомства и направлена в Мюнхен (Гаагу) с перечислением стран—участниц конвенции, в которых

518

заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

Подача заявки на европейский патент сопровождается уплатой заявочной пошлины и пошлины за поиск. Уплата этих пошлин должна быть произведена в течение одного месяца с момента подачи заявки. Особые пошлины взимаются также за указание государств, в которых должна быть обеспечена патентная охрана, а также за проведение экспертизы. Решением Административного совета конвенции от 15 декабря 1994 г. заявителям из России и других стран СНГ с 1 апреля 1995 г. установлена льгота при проведении поиска в Европейском патентном ведомстве, в соответствии с которой в течение 3 лет соответствующая пошлина для них снижена на 75 процентов7.

Процедура получения европейского патента дает определенные преимущества заявителю в сравнении с традиционной процедурой патентова-ния. Так, им готовится одна заявка на одном языке, которая подается в Патентное ведомство через одного патентного поверенного. В то же время полученный патент обеспечивает охрану изобретения сразу в нескольких странах—участницах конвенции. Процедура получения европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее чем в четыре страны.

Возможность получения патентов, действующих на территории нескольких государств, наряду с Конвенцией о выдаче европейских патентов предоставляют и некоторые другие региональные соглашения, в частности соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, Африканской региональной организации по охране промышленной собственности и др. Положения и требования этих соглашения в основном аналогичны положениям и требованиям Договора о патентной кооперации и Конвенции о выдаче европейских патентов.

Таким образом, правовая охрана российских разработок за рубежом может быть обеспечена путем использования различных процедур патен-тования. Каждая из этих процедур имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые должны учитываться заявителями.

Проблема зарубежного патентования тесно связана с проблемой уступки патентных прав и выдачи разрешений на использование запатентованных разработок иностранным физическим и юридическим лицам. Создание более благоприятных условий для реализации патентов и заключения лицензионных соглашений с иностранными партнерами — одна из важных целей зарубежного патентования. Дело в том, что наличие патента значительно укрепляет позиции приобретателя лицензии на рынке, обеспечивая ему, в частности, при получении исключительной лицензии монопольное

519

положение. Поэтому перспективы реализации патентных лицензий, равно как и цены на них, как правило, выше, чем тогда, когда объектом сделки является незапатентованная разработка.

Патентный закон РФ не устанавливает каких-либо дополнительных ограничений или условий в отношении заключения лицензионных соглашений и договоров об уступке патентных прав с иностранцами. Совершение таких договоров не требует получения разрешений каких-либо государственных органов, что было характерно для прежнего советского законодательства. Сейчас все подобные договоры заключаются в общем порядке, установленном патентным законодательством Российской Федерации.

1 См., напр.: Раздел VII Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.; Указания о порядке патентования советских изобретений за границей, утв. Госкомизобретений СССР 12 ноября 1981 г. // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М-, 1983. С. 250—281; Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг, утв. Госкомизобретений 26 января 1979 г.; и др.

2 См., напр.: Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. М., 1986. С. 22—24.

3 См., напр.: п. 17 Постановления Совета Министров СССР от 13 января 1987 г. № 49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» // СП СССР. 1987. № 9. Ст. 40.

4 Вопросы изобретательства. 1990. № 11. С. 57—62. Применительно к промышленным образцам подобный акт был принят 20 сентября 1990 г. (Вопросы изобретательства. 1990. № 12. С. 45-47).

5 См.: Порядок выдачи разрешений на экспорт в 1989—1990 годах советских изобретений и других результатов научно-технической деятельности, утв. Государственным комитетом СССР по науке и технике 21 июня 1989 г. // Вопросы изобретательства. 1990. № 5. С. 60-61.

6 Вопросы изобретательства. 1991. № 9. С. 26—51. Патенты и лицензии. 1995. № 6. С. 5.