2. Основные особенности российского Патентного закона

Отсроченная экспертиза

Основной особенностью процедуры рассмотрения заявок на изобретения в соответствии с российским Патентным законом является введение так называемой отсроченной экспертизы. К сожалению, будучи недостаточно информированными, изобретатели часто смешивают понятия явочной системы регистрации изобретений и отсроченной экспертизы.

Явочная система регистрации изобретений предполагает выдачу охранных документов - патентов без проверки новизны и изобретательского уровня заявляемых изобретений, т.е. на "страх и риск" заявителей, как это указывается в большинстве Патентных законов стран, в которых принята подобная система охраны изобретений.

Что касается системы охраны изобретений на основе отсроченной экспертизы, то следует иметь в виду, что отсроченная экспертиза же как и традиционная, по которой рассматривались заявки на выдачу авторского свидетельства, является проверочной, т.е. охранный документ выдается только после проверки соответствия заявленного изобретения критериям охраноспособности.

Система отсроченной экспертизы является самой распространенной в настоящее время. Она появилась в конце 40-х - начале 50-х гг. в Нидерландах, а затем была принята большинством патентных ведомств промышленно развитых стран Запада и Востока. Действует эта процедура практически во всех странах Европы, в Японии, Корее, Китае.

По отсроченной системе экспертизы рассматриваются заявки на выдачу европейского патента в Европейском патентном ведомстве - международной организации стран западной Европы.

Первым отличием отсроченной экспертизы от традиционной является то, что все неотозванные заявителем заявки публикуются через 18 месяцев. Факт публикации заявок имеет определяющее значение во всей процедуре отсроченной экспертизы. В результате публикации все конкурирующие стороны получают возможность ознакомиться с разработками (в виде описаний к заявкам), которые ведутся в области их производства. Это дает возможность, имея достоверную информацию, принять решение о продолжении работ над заявкой, отказаться от патентования, купить лицензию у третьей стороны или принять какое-либо другое решение, в зависимости от реальных обстоятельств. Таким образом, соблюдаются условия честной конкуренции, которая заставляет производителей работать более интенсивно, что в конечном счете идет на пользу всего общества.

Вторым отличием отсроченной экспертизы от традиционной является то, что экспертиза заявки по существу, ее проверка на соответствие критериям охраноспособности начинается только после поступления соответствующей просьбы - ходатайства, которое направляется в патентное ведомство заявителем.

В российском Патентном законе новым является то, что не только заявитель, но и кто-то иной, так называемое третье лицо, может подать ходатайство о проведении экспертизы. Возникает вопрос, как может третье лицо узнать о заявке и зачем оно будет подавать ходатайство?

Ответ на первый вопрос прост - при условии сохранения конфиденциальности рассмотрения заявки в ведомстве третье лицо может узнать о заявке только от заявителя или после ее публикации, т.е. через 18 месяцев после подачи. Что касается заинтересованности третьего лица в проведении экспертизы за свой счет, то это может быть вызвано различными причинами.

Первая - заинтересованность в приобретении лицензии в случае охраноспособности изобретения, описываемого в заявке. Вторая причина - проверка степени опасности в том случае, если заявка подается конкурентом. Однако не следует полагать, что в данном случае конкурент заявителя получает какие-то особые выгоды от прав, предоставляемых третьим лицам Законом. Действительно, после публикации сведений о заявке в соответствии с п. 6 ст. 21 Закона "любое лицо... вправе ознакомиться с ее материалами". Это означает, что независимо от патентного ведомства третье лицо, воспользовавшись услугами патентных поверенных или фирм, специализирующихся в области охраны промышленной собственности, может оценить достаточно достоверно патентоспособность заявки.

Закон предоставляет заявителю широкий выбор вариантов своего поведения при проведении маркетинга продукции, которая содержит или будет содержать изобретения, на которые в Патентное ведомство подаются заявки.

Рассмотрим некоторые из этих вариантов. Прежде всего следует отметить, что для авторов или заявителей, придерживающихся традиционного подхода к защите своих изобретений, мало что изменится в их общении с ведомством, если они одновременно с подачей заявки подадут ходатайство о проведении экспертизы. В этом случае сразу после успешного завершения формальной экспертизы заявки ведомство может начать экспертизу заявки по существу. Учитывая, что экспертиза выносит только одно решение, то до истечения 18-месячного срока, предшествующего публикации сведений о заявке, делопроизводство по заявке будет завершено. По заявке будет вынесено решение о выдаче патента либо от отказе. В последнем случае заявитель имеет право обратиться в Апелляционную палату. Здесь просматривается определенная аналогия с делопроизводством по заявкам на выдачу авторского свидетельства СССР, когда после отказа во Всесоюзном научно-исследовательском институте государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) заявитель обращался в Контрольный совет Госкомизобретений.

Если заявитель не уверен в том, что изобретение сможет найти широкое применение, или не располагает средствами для уплаты пошлины за проведение экспертизы по существу, он имеет возможность не подавать ходатайства о проведении экспертизы в течение 3 лет с даты подачи заявки. В течение этого времени заявитель может, обладая приоритетом, решить целый ряд своих проблем. Допустим, он хочет найти покупателя на свое изобретение. В этом случае публикация сведений о заявке позволяет ему решить некоторые задачи рекламирования своего предполагаемого изобретения, выяснить, необходимо ли оно на рынке, есть ли на него покупатель. Если заявитель полагает, что 18 месяцев слишком большой срок ожидания публикации об его заявке, то он может обратиться в Патентное ведомство с просьбой об ускорении публикации. Такая возможность предусмотрена п. 6 ст. 21 Закона.

Закон предусматривает временную правовую охрану изобретения с момента публикации сведений о заявке. Это означает, что никто не имеет права воспользоваться изобретением без согласия заявителя. Следовательно, подавая ходатайство об ускорении публикации, заявитель увеличивает время временной правовой охраны изобретения.

Теперь рассмотрим возможности заявителя, если он по каким-либо причинам, например, по условиям конкурентной борьбы, не желает допустить публикации сведений о заявке в случае ее неохраноспособности. Такой вариант возможен, если заявитель не желает раскрывать направление своих исследований. Что заявитель должен делать в этом случае? В соответствии с Законом он может подать ходатайство о проведении информационного поиска, руководствуясь п. 10 ст. 21 Закона.

При поступлении ходатайства о проведении информационного поиска ведомство в лице института патентной экспертизы проводит такой поиск, который может быть использован для определения новизны и изобретательского уровня предполагаемого изобретения. В отчете об информационном поиске приводятся сведения, которые позволяют судить о новизне изобретения и изобретательском уровне заявки. Отчет может по желанию заявителя сопровождаться копиями цитируемых в отчете документов. Результаты поиска могут указывать, например, на отсутствие новизны изобретения, содержащегося в заявке. В этом случае, вероятно, дальнейшее делопроизводство по заявке мало перспективно. Заявитель, не желая, чтобы состоялась публикация сведений о заявке, может отозвать ее. Отзыв заявки возможен в соответствии со ст. 27 Закона в любой момент до публикации сведений о ней. Если же отчет об информационном поиске свидетельствует о новизне изобретения, но одновременно показывает, что изобретение не обладает изобретательским уровнем, возможно трансформировать заявку на изобретение в заявку на полезную модель. В этом случае заявитель должен подать ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Такое ходатайство в соответствии со ст. 28 Закона может быть подано до публикации сведений об изобретении.

Приведенный обзор вариантов поведения заявителя в его отношениях с Патентным ведомством показывает, что, если раньше в период действия института авторского свидетельства он вынужден был следовать за ходами экспертизы, то в соответствии с российским Патентным законом, заявитель становится активной стороной, имеющей все возможности для защиты своих прав на промышленную собственность.

Особенно следует указать на возможность преобразования заявок на изобретения в заявки на полезную модель. Ранее экспертиза часто отклоняла заявки по критерию "существенные отличия", одновременно признавая, что техническое решение является новым и может быть применено в народном хозяйстве. Однако, несмотря на свою практическую необходимость, изобретение не получало правовой охраны. Российский Закон обеспечивает правовую охрану таких изобретений при желании заявителя. В связи с этим целесообразно остановиться на полезной модели - новом для России объекте промышленной собственности.

Полезные модели

Другой особенностью российского Патентного закона по сравнению с Законом СССР "Об изобретениях в СССР" и "Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях" от 1973 г. является введение нового объекта промышленной собственности - полезной модели.

В самом общем смысле полезная модель - это так называемое малое изобретение, т.е. изобретение, отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень. Следует отметить, что институт полезных моделей возник довольно давно. Он появился в 1891 г. в Германии при модификации существовавшего в то время патентного закона. В настоящее время в Германии действуют два отдельных закона - патентный закон в закон о полезных моделях от 28 августа 1986 г.

В 1911 г. полезные модели стали объектом охраны на уровне международного права после включения их в параграф 2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В Патентном законе Российской Федерации "полезная модель" определяется как конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Из определения полезной модели следует, что в их качестве могут быть защищены только устройства, т.е. в первую очередь механические конструкции, а также электрические схемы.

Способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению в качестве полезных моделей не охраняются. Не являются охраноспособными и другие объекты, указанные в п. 3 ст. 3 Патентного закона.

Какова же цель введения института охраны полезных моделей? Охрана полезных моделей ставит целью предоставление среднему и мелкому предпринимателям, равно как и отдельным изобретателям, механизма быстрой и дешевой правовой защиты их конструктивных разработок. Например, в качестве полезной модели в Республике Корея защищена конструкция зажигалки, скомбинированной с открывалкой для пивных бутылок. Практическая потребность подобной конструкции, несмотря на невысокий творческий уровень разработки, несомненна. Действительно, запуск данной конструкции в производство обеспечил производителю высокие прибыли, а наличие охранного документа на полезную модель защитило его монопольные права как патентообладателя.

Таким образом, институт полезных моделей призвал способствовать решению сугубо практических проблем, возникающих прежде всего в сфере удовлетворения человеческих потребностей. Учитывая этот фактор, охрана полезной модели предоставляется только на 5 лет, а не на 20, как в случае патента. Более короткий срок правовой охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируется значительно более простым механизмом их защиты, а также более коротким сроком, необходимым для получения свидетельства на полезную модель.

Сокращенные сроки получения свидетельства на полезную модель обусловлены тем, что в отличие от экспертизы на патентоспособность заявки на изобретение, заявка на полезную модель подвергается только формальной экспертизе. Процедура выдачи свидетельства на полезную модель носит так называемый явочный характер, т.е. установления соответствия заявки на полезную модель критериям охраноспособности экспертным путем не производится. Преимуществом такой процедуры является быстрота (свидетельство на полезную модель может быть получено заявителем через полгода), недостатком - меньшая надежность и, как следствие, возможность частых случаев оспаривания правомерности выдачи свидетельства. Однако данный недостаток может быть легко преодолен, если заявитель воспользуется правами, предоставляемыми ему Законом. В соответствии со ст. 23 (п. 3) заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска по заявке на полезную модель для определения уровня техники. Целью такого поиска является оценка патентоспособности полезной модели и в первую очередь ее новизны. Следует также отметить еще одну особенность механизма охраны полезных моделей. Если, например, заявитель после получения результатов информационного поиска, свидетельствующих о высоком творческом уровне разработки, или по каким-либо другим причинам решит, что целесообразнее для него было бы подать заявку на изобретение, то возможно преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение.

Однако такая трансформация возможна до момента принятия решения о выдаче свидетельства на полезную модель. Возможна и обратная трансформация заявки на изобретения в заявку на полезную модель. В этом случае трансформация возможна до публикации сведений о заявке на изобретения.

Размер пошлин, уплачиваемых за делопроизводство по заявке и поддержание свидетельства на полезную модель в силе, значительно меньше размера аналогичных пошлин, уплачиваемых в случае защиты изобретения патентом. Кроме того, срок действия свидетельства на полезную модель в отличие от патента может быть продлен. В соответствии с п. 3 ст. 33 правовая охрана полезной модели может быть продлена Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более, чем на три года.

Все формальные требования по подготовке заявки на изобретение применимы и для оформления заявки на полезную модель. Процедура получения свидетельства на полезную модель достаточно проста и требует немного времени. Процедура оспаривания правомерности выдачи свидетельства на полезную модель аналогична процедуре оспаривания патента на изобретение.

В соответствии со ст. 3 Закона, относящейся к правовой охране изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, родовое понятие ²патентная охрана² применяется и к охране полезной модели, т.е. свидетельство на полезную модель приравнивается к патенту.

В связи с этим ст. 29 Закона "Оспаривание патента" относится и к оспариванию свидетельства на полезную модель. Таким образом, при оспаривании выдачи действительности патента на изобретение, применяется двухступенчатая процедура. Сначала протест рассматривается в Апелляционном совете, а затем в Высшей патентной палате, решение которой является окончательным.

Отношения между автором и патентообладателем

Эти отношения в годы существования СССР практически не применялись. Все права на пользование изобретением, защищенным авторским свидетельством, принадлежали государству как патентообладателю, которое, в свою очередь, представляло такое право без специального разрешения всем государственным, кооперативным и общественным организациям. За изобретателем сохранялось авторство и право на вознаграждение за использование изобретения государством. Размеры вознаграждения определялись в соответствии с нормативными документами, утвержденными правительством СССР. Таким образом, отношения между автором, использующей изобретение организацией и владельцем исключительных прав на изобретение - государством жестко и однозначно регулировались. Естественно, что подобная система правоотношений могла быть только в социалистическом обществе при плановой системе хозяйствования.

Переход России к хозяйству рыночного типа означал изменение отношений между автором и государством, между автором и работодателем, между работодателем и государством. Все эти изменения нашли отражение в Патентном законе России.

Наиболее сложным видом взаимоотношений являются отношения между работодателем и автором, которые регулируются в Законе России не так, как предусматривалось Законом СССР "Об изобретениях в СССР".

Предшествующий подготовке Закона анализ патентного законодательства ведущих индустриальных стран мира показал, что преимущество в этих отношениях отдается работодателю.

Современное производство весьма сложно и наукоемко. Появлению изобретений, как правило, предшествует период накопления знаний, обладание которыми позволяет сделать рывок за пределы известного уровня техники, что является основным критерием охраноспособного изобретения. Такие исходные знания получают в результате работы целых коллективов, проведения многочисленных опытов, обработки результатов опытов с использованием вычислительной техники. Все материальные затраты, включая оплату труда служащих по созданию базисного знания, несет работодатель.

Именно поэтому работодателю представляется в большинстве случаев право на получение патента. В связи с этим необходимо тщательно рассмотреть положения ст. 7 и 8 Патентного закона. В п. 2 ст. 8 косвенно вводится очень важное понятие ²служебное изобретение², под которым понимается изобретение, сделанное автором или авторами при исполнении своих служебных обязанностей или при получении от работодателя конкретного задания. Вообще институт служебных изобретений представляет собой целый комплекс правовых отношений, которые в ряде стран, например в Германии, регулируются отдельным законом.

Правила применения служебных изобретений примерно одинаковы во всех развитых странах мира, патентные законы которых были приняты после второй мировой войны. Так, патентный закон Австрии от 1970 г. содержит специальный раздел, касающийся изобретений служащих. Право на служебное изобретение принадлежит нанимателю, если служебные отношения носят публично-правовой характер. За сделанное изобретение служащему в любом случае причитается соразмерное вознаграждение. В законе также оговариваются условия и правила определения соразмерного вознаграждения.

Закон о патентах Великобритании от 1977 г. также содержит раздел "Изобретения служащих". Положения Закона однозначно отдают предпочтение работодателю. Изобретение принадлежит работодателю, если оно было сделано в ходе выполнения обычных служебных обязанностей или в процессе выполнения обязанностей, выходящих за рамки обычных служебных, однако специально порученных ему. Изобретатель по закону Великобритании имеет право на компенсацию, которая должна обеспечить ему справедливую долю дохода, получаемого работодателем.

Действующий закон Франции от 2 января 1968 г. с дополнениями от 1970, 1978 и 1984 годов содержат ст. 1ter, гласящую, что изобретения служащего, созданные им при выполнении контракта на работу, заключающую в себе изобретательскую деятельность, и соответствующие его служебным обязанностям или созданные в процессе исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, составляющей порученную ему работу, принадлежат его нанимателю.

Планируется подготовка закона о служебных изобретениях и в Российской Федерации, но до тех пор, пока такой закон не принят, необходимо будет руководствоваться только положениями названных ст. 7 и 8 Закона.

Анализ п. 2 ст. 8 указывает на желательность заключения тщательно продуманного договора между работодателем и служащим. Такой договор может быть как типовым (одинаковым, например, для всего инженерного состава), так и индивидуальным - для отдельных авторов, обладающих высоким творческим потенциалом. В договоре целесообразно отразить все условия выплаты вознаграждения автору. В противном случае, т.е. когда размер и условия выплаты вознаграждения не определены заранее, необходимо будет руководствоваться понятием вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем. Несмотря на достаточную субъективность определения вознаграждения "соразмерного выгоде", подобрать более точное определение трудно.

В случае недостижения соглашения между работодателем и служащим о сумме компенсации или условиях ее выплаты, спор рассматривается в судебном порядке.

Опыт общения с изобретательской аудиторией показывает, что иногда изобретатели усматривают ущемление своих прав в преимуществе работодателя при получении патента.

Поэтому целесообразно остановиться на обязательствах работодателя перед автором. Эти обязательства гораздо более серьезные, чем те, которые несло государство перед автором изобретения, защищенного авторским свидетельством.

Прежде всего верхний предел суммы вознаграждения, выплачиваемого автору, никак не ограничен (в соответствии с действовавшим советским законодательством максимальное вознаграждение составляло 20 тыс. руб.). Работодатель обязан выплатить вознаграждение не только в случае получения и использования им патента, но и в тех случаях, когда он передал права на патент другому лицу, принял решение о сохранении объекта в тайне или не получил патент по зависящим от него причинам.

"Наказывается" также и небрежное отношение работодателя к патентной защите изобретений, сделанных служащими. Так, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его о созданном изобретении не подает заявку в Патентное ведомство или не предупредит его о сохранении объекта в тайне, то изобретатель имеет право подачи и испрашивания патента на свое имя. После получения автором патента на свое имя, работодатель может использовать соответствующее изобретение, но только в своем производстве и при условии выплаты автору компенсации.

Размер выплачиваемой компенсации определяется соглашением между сторонами. Если соглашение не будет достигнуто, то спор решается в судебном порядке. За несвоевременную выплату вознаграждения или компенсации, предусмотренных договором, работодатель, виновный в этом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Достаточно сложный механизм регулирования отношений между работодателем и автором делает объективно необходимым наличие на крупных предприятиях специальной группы лиц, занимающихся профессионально патентной работой. Патентные отделы предприятий, будучи вовлечены, с одной стороны, в совершенствование технологии производства и повышение качества производимой продукции, а, с другой стороны, в процессе маркетинга, могут оказать реальную помощь в формировании технической политики предприятия.

Небольшие предприятия, где число создаваемых изобретений невелико, а подача заявок носит эпизодический характер, могут обратиться к услугам патентных поверенных, которые помогут им подготовить заявки и вести делопроизводство по ним. Естественно, изобретатель может подготовить и подать заявку самостоятельно, как это предусматривается п. 1 ст. 15 Закона.

Важно отметить еще одну особенность Закона. Патент выдается не только отдельно физическим и отдельно юридическим лицам, он может быть выдан совместно юридическому и физическому лицам при условии их согласия. Этот факт должен указываться в заявке при ее подаче или в отдельном заявлении, которое должно быть подано в Патентное ведомство до момента регистрации изобретения.