§ 2. Правовые вопросы подачи и рассмотрения заявки на изобретение (полезную [модель)

Лздцо, имеющее 'право :иа получение патента, подает в Ведомство заявку. Последняя—совокупность документов, .необходимых для выдачи патента.

'По поручению заявителя она может быть 'подана чарез .представителя 'по делам интеллектуальной собственности дли другое доверенное ли'цо.

Заявка должна касаться одного или группы изобре-тан'ий, связанных между собой единым нзобретатель-с»И1М замыслом (требования единства изобретения). Изобретение образует единый общий изобретательский замысел, если: они относятся к разным объектам, один из которых предназначен для получения, осуществления или использования другого объекта (например, устройство, вещество ил.и штамм и способ его получения (изготовления); способ и устройство вещество или штамм, предназначенные для осуществления этого апо-

9

соба; -вещество, способ его получения и устройство для осуществления способа и т. п.).

Заявка исполняется на украинском языке и должна содержать:'

— заявление о выдаче патента;

— описание изобретения;

— формулу изобретения;

— чертеж (если 'на него и.меется ссылка в описании) ;

— реферат.

В заявлении на выдачу патента необходимо указать заявителя, его адрес, а также изобретателя (изобретателей) .

В зависимости от того, кому предоставлено' право .г:! подачу заявки, различают изобретательскую (авторскую) и заявительскую2 систему подачи заявки.

При изобретательской системе 'право 'на подачу заявки имеет только автор изобретения или его правопреемник. Последний должен назвать действительного изобретателя и предъявить основания правопреемства, т. е. юридические источники перехода к нему права заявителя.3 Поскольку эти условия предусмотрены правилами 'составления заявления в Украине, то можно говорить о изобретательской системе подачи заявки в нашей стране.

Изобретатель имеет право требовать в заявлении, чтобы его не упоминали как такового в какой-л'ибо публикадии Ведомства, в частности, в ведомостях о заявке .или патенте.

Описание должно излагаться в соответствии с установленными правилами и раскрывать суть изобретения настолько ясно и полно, чтобы его смог осуществить

' До ооздзяич .соответствующего справочника поискового аппарата на украинском языке материалы на получение патента могут предъявляться на русском языке. Заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели (требования единства полезной модели).

2 Заявнтельская система характеризуется юридическим безразличием к тому, является ли заявитель действительным изобретателем или праэог1|реем'н|яком. В состав заявки не входят документы об авторстве заявителя или' правопреемстве.

3 Изобретательская система предусматривает, что выданный патент может быть оспорен к признан недействительным по требованию третьих лиц, которые докажут, что заявитель не является ни изобретателем, ни правопреемником действительного изобретателя.

10

специалист в данной области. Изобретение считается раскрытым, если указанный специалист, руководствуясь описанием и обычными для него знаниями, может прак-тичеоки осуществить изобретение, т. е. изготовить устройство, вещество, выполнить предлагаемый к патен-тованию способ и др.

Формулы изобретения должны выражать его суть, основываться на описании 'и излагаться в установленном порядке ясно и кратко'.

Реферат служит для информационных целей. 0,н не может 'быть использован для толкования формулы и определения уровня техники.

Другие документы, входящие в состав заявки устанавливаются Ведомством.

За подачу заявки уплачивается сбор. Документ, подтверждающий это, должен поступить в Ведомство имеете с заявкой или .в течение двух 'месяцев от даты подачи заявки.

Датой подачи заявки является дата получения Ведомством материалов, содержащих по крайней мере:

'ходатайство в произвольной форме о выдаче патента,. изложенное на украинском языке;

•сведения относительно заявителя, изложенные на украинском языке;

часть, •которая внешне напоминает описание изобретения,. изложенная на украинском языке или ином языке. В последнем случае для сохранения даты подачи заявки перевод части на украинский язы.к должен по-стугоить в Ведомство в течение двух месяцев от даты подачи заств™.2

' Существуют два основополагающих спогоба изложения формулы «Европейская» (немецкая) и «американская». Европейская формула состоит из двух частей, разделенных словом «отличающиеся». До этого слова приводятся родовое название объекта и те его признаки, которые совпадают с признаками [троготипа, за этим словом излагаются новые признаки, не имеющиеся у прототипа. Американская формула допускает наличие ряда самостоятельных

пунктов, при этом в ней может отсутствовать общий для них пункт.

д 'Следует отметить, что для закрепления приоритета заявки в ряде стран допускается доукомппектование документов заявки в последствии. В Великобритании допускается подача упрощенной заявки, т. е. без соблюдения ряда требований, пред-ьявляемых к лаявке. Однако в установленный срок долж'на быть подана заявка, соответствующая предъявляемым требованиям.

11

Если Ведомство считает, что на момент получения материалы заявки не отвечают предъявляемым требованиям, оно уведомляет об этом заявителя. Для внесения изменений 'в материалы предоставляется два .месяца от даты получения заявителем уведомления. Если в'этот срок 'несоответствия будут устранены, то датой подачи заявки будет дата получения Ведомством исправленных материалов. В противном случае заявка считается неподанной, о чем заявитель извещается.

Если в заявке есть ссылки на чертежи, а они не поступили в Ведомство на дату получения им заяви», то Ведомство информирует об этом заявителя и предлагает по его выбору прислать чертежи или изъять ссылки на них в заявке. Если в течение двух месяцев от даты получения заявителем уведомления чертежи поступят» то датой подачи заявки будет дата получения их Ведомствам. Если в этот 'арок заявитель не сделает предложенного выбора, то заявка считается неподанной, о чем извещается заявитель.

Решение 'об установлении даты поданной заявки .направляется заявителю после получения документа об уплате сбора за подачу заявки. В случае нарушения этого требования решение не высылается и заявка считается отозванной.

Заявитель имеет право на приоритет предыдущей заявки ,на такое же изобретение в течение 12 месяцев от даты подачи этой заявки в Ведомство или в соответствующий орган государства-участника Парижской конвенции об охране промышленной собственности',1 если на предыдущую заявку не заявлен приоритет. '

Приоритет не .может устана.вливатйся по дате поступления заявки, по которой уже иопрашиааяоя приоритет.

Заявитель, желающий воспользоваться приоритетом в течение трех месяцев от даты подачи заявки, подает в Ведомство заявление о приоритете со ссылкой на дату подачи и номер предыдущей заявки и ее копию, ©ели эта заявка была подана в иностранном государстве-участнике Парижской конвенции, в переводе на умраин-акии язык. В пределах этого срока указанные материалы могут быть изменены. На материалы, поданные несвоевременно, право на приоритет утрачивается, ю чем

1В дальнейшем—Парижская конвенция. 12

сообщается заявителю. Относительно заявки в целом и отдельных пунктов формулы изобретения может быть заявлен приоритет нескольких предыдущих заявок. При этом сроки исчисляются от наиболее ранней даты приоритета.

Приоритет распространяется только на те признаки изобретения, которые указаны в предыдущей заявке, приоритет которой заявлен.

Если некоторые признаки изобретения отсутствуют в формуле изобретения, что изложены в 'предыдущей заявке, то для предоставления приоритета достаточно, чтобы в описании к этой заявке они были точно указаны.

Если по предыдущей заявке делопроизводство в Ведомстве не закончено, то с поступлением заявления о приоритете предьвдущая заявка считается отозванной в части, на которую заявлен приоритет.

Заявитель имеет право по собственной .инициативе или по предложению Ведомства лично или через своего представителя участвовать в рассмотрении вопросов, что возникли во время проведения экспертизы. Он вправе вносить в заявку исправления и уточнения. Передние не учитываются, если они поступили а Ведомство после даты получения заявителем решения о выдаче патента или об отклонении заявки.

При публикации сведений о заявке указанные исправления и уточнения учитываются, если они поступили в Ведомство за шесть месяцев до даты публикации.

В случае подачи заявителем дополни телыных материалов экспертиза выясняет, не выходят ли они за пределы раскрытой в поданной заявке сути изобретения.

Дополнительные материалы выходят за пределы раскрытой в поданной заявке сути изобретения, если они содержат новые признаки.

Дополнительные материалы в части, выходящей за пределы раскрытой сути изобретения в поданной заявке не принимаются во внимание во время ее рассмотрения. Они могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

После установлении даты подачи заявки и при наличии документа об уплате сбора за ее подачу проводится экспертиза заявки по формальным признакам, во время которой определяется, принадлежит ли заявлен-

13

ный объект к объектам, признаваемым изобретением;

проверяется соблюдение требования, предъявляемое к материалам заявки; документ об уплате .сбора за подачу заявки «а соответствие установленным правилам.

Если заявка не -соответствует .предъявляемым к 'ней требованиям, а документ об уплате установленным правилам, то Ведомство уведомляет об этом заявителя.

При нарушении единства изобретения заявителю предлагается сообщить, какое изобретение следует рассматривать, и в случае необходимости внести уточненяя а заявку. ' При этом другие изобретения могут быть оформлены отдельными заявками. Законодатель не установил, с какой датой приоритета должны быть оформлены в этом случае новые заявки. Возможны следующие варианты. Поскольку дата заявки установлена, то 'и новые заявки должны оформляться, исходя из этой даты. Но хотя дата и установлена, но заявителем допущены нарушения, поэтому датой подачи указанных заявок должно быть момент их фактического оформления ,и представления. Для внесения изменений в материалы предоставл яется два меояца от получения заявителем уведомления. Если в этот срок требования единства не будут выполнены, то проводится экспертиза изобретения, указанного в формуле первым.

Бели за этот же срок .не будут устранены и другие •несоответствия и заявитель не 'подаст мотивированного 'ходатайства о его продлении, Ведомство посылает заявителю сообщение об отклонении заявки.

Если заявка отвечает предъявляемым требованиям, а документ оплаты сбора оформлен правильно, заявитель уведомляется о возможности проведения экспертизы по сути изобретения.'

После 18 месяцев от даты подачи заявки, а если заявлен приоритет, то от даты приоритета, публикуются в официалыном бюллетене сведения о заявке при условии, что она не отклонена, не отозвана или не считается отозванной.

Указанная отсрочка экспертизы па 18 месяцев по существу была обусловлена практикой работы патентных ведомств в 60-х годах. В этот период имелась тенденция к росту подачи заявок. В странах с проверочной системой заявки проходили экспертизы в течение ряда

' На полезную модель заявителю высылается решение о выдаче патента. ^

лет, что негативно влияло на экономическую эффективность изобретения. Учитывая, что часть изобретений вообще не используются в ряде стран, былм приняты нормативные акты, устанавливающие определенный разрыв между формальной этсспертизой и экспертизой по сути. Такая система получила наименование отсро-чеиной экспертизы. Практика показала эффективность этой системы. По 50% от общего числа подаваемых заявок ходатайств об экспертизе не подавалось.1 При этом подача заявки закрепляет приоритет и возможность заявить при необходимости ходатайство об экспертизе на патентоспособность .изобретения.

По ходатайству любого лица и при наличии документа об уплате сбора за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу Ведомство проводит указанную экспертизу, в ходе которой проверяется соответствие заявленного изобретения условием патентоспособности.

Заявитель может подать указанное ходатайство в течение трех лет с даты подачя заявки. Другие лица— после публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее трех лет с даты подачи заявки. При этом они не принимают, в отличие от заявителя, участия в решении вопросов по заявке. Если ходатайство и документ об уплате сбора за проведение экспертизы на изобретение по существу не поступят в указанные три года в Ведомство, то заявка считается отозванной.

По ходатайству заявителя Ведомство 'может опубликовать заявку ранее указанного срока. Опубликование сведений о заявке на изобретение наделяет заявителя временной охраной на изобретение. Таким образом, опубликованию придается юридическое значение, материалы заявки становятся охраноспособными в объеме формулы.

Временная охрана не дает заявителю исключительного права на изобретение. Суть ее состоит в том, что она дает ему право на получение справедливой кймпен-са;ции от лица, которое знало или получило письменное уведомление с указанием номера заявки о том, что опубликованные сведения не могут быть использованы без разрешения заявителя. Временная охрана в случае выдачи патента трансформируется в исключительное

15

Мимиофа И. Э. Указ работы. Стр. 72.

право. Сложнее решается вопрос, когда заявитель получил решение об отказе в выдаче патента. В России временная охрана считается не наступившей и право на компенсацию не состоявшимся в .силу принятия решения об отказе в выдаче патента, а возможности обжалования такого решения исчерпаны.

Временная охрана в Украине прекращается с даты опубликования в официальном бюллетене сведений о выдаче патента или уведомления о прекращении делопроизводства по заявке. Таким образом, временная охрана может трансформироваться в исключительное право в случае выдачи патента и может сохранить свою 'силу даже тогда, когда делопроизводство по заявке (прекращено. Временная охрана для международных заявок' возникает с даты ее международной публикации.

Во время .проверки заявки экспертиза имеет право потребовать от .заявителя дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы 'невозможно, а также предложить ему внеспи изменения   в формулу изобретения. Заявитель в свою очередь вдраве в течение месяца от даты получения запроса потребовать копии патентных материалов, что противопоставлены заявке.

Дополнительные материалы .могут быть поданы заявителем в течение двух месяцев от даты получения запроса или капни патентных материалов, противопоставленных заявке. Если заявитель в установленный срок не подает материалы на запрос экспертизы 'или мотивированного ходатайства о его продлении, заявка считается отозванной. Следует отметить, что и на стадии проведения экспертизы по .сути изобретения выясняется вопрос о соответствии дополнительных материалов пределам заявки. Бели нет, то установливаются те же последствия, т. е^ необходимость подачи самостоятельных заявок. Аналогично решается (вопрос и при нарушении единства изобретения, т. е. оформлением отдельных заявок.

Заявитель имеет .право ознакомиться со всеми материалами, указанными в запросе или решениями Ведомства. Копии патентных материалов, затребованных заявителем, отправляются ему в течение одного

' Заявка -подается в соответствии с требования*® договора о патентной кооперации.                          '

16

месяца. Сроки, за исключением относящихся к высылке копий патентных и дополнительных материалов, пропущенные заявителем, могут быть возобновлены при наличии уважительных причин. Ходатайство о возобновлении сроков должно поступить в Ведомство в течение шести месяцев от даты окончания пропущенного срока.

Заявитель имеет в этот период .право отозвать заявку в любое время до даты получения им решении о выдаче патента. Он может заменить заявку на изобретение на заявку на тголезмую модель и наоборот в любое время до получения решения о выдаче патента или отклонения заявки.

В этом случае сохраняется установленная дата подачи заявки, а если заявлен приоритет, то дата ее приоритета.

Заявитель может обжаловать любые решения экспертизы относительно заявки в Апелляционный совет Ведомства в течение трех месяцев от даты получения решения или копий, затребованных патентных материалов.

Возражение против решения Ведомства относительно заявки должно быть рассмотрено Апелляционным советом в' течение четырех месяцев от даты его поступления в пределах мотивов, изложенных в возражении.

Заявитель может обжаловать решение Апелляционного совета в судебном порядке в течение шести месяцев от даты получения решения.'

Граждане Украины имеют право подать заявку на изобретение в иностранных государствах, но до подачи заявки в орган, иностранного государства заявитель обязан подать заявку в Ведомство и уведомить его о намерениях осуществить патентование.

В случаях отсутствия запрета в течение трех месяцев от даты поступления этого уведомления в Ведомство заявка может быть подана в орган иностранного государства. Таким образом, заявителю нет необходимости ждать разрешения на патентование изобретения за рубежом. Молчание Ведомства в течение указанного

' Поотаяовлйняем Верховного Совета Украины «О введения!, в действие закона «Об охране пра-в на изобретение и полезные модели» установлено,, что до создания Необходимой патентно-инфопмаци-он-ной базы патенты на изобретение могут выдаваться Сил проведения экспертизы заявки по существу на срок до 5 лет от даты подач» заявки, под ответственность его вла.дсл.,.ия без гарантий действительности! патентаТ..—.^^

срока должно рассматриваться как получение согласия на совершение этих действии.

Ведомство может в .необходимых случаях разрешить запатентовать изобретение и ранее указанного срока.

Расходы, связанные .с патентованном в иностранных государствах, несет заявитель или по его согласию иное лицо.

В свою очередь, иностранные лица и лица без гражданства имеют .равные с лицами Украины права, предусмотренные действующим законодательствам в соответствии с международными договорами Украины на основе принципа взаимности.

Иностранные и другие лица, проживающие или имеющие постоянное 'местонахождение за пределами Украины, в отношениях с Ведомством реализуют свои права через 'представителей, зарегистрированных согласно Положению о представителях по делам интеллектуальной собственности.