Глава 4  Исключительное право на товарный знак. Возникновение, реализация, прекращение права на товарный знак.

В соответствии со статьей 4 Закона за владельцем товарного знака закрепляется исключительное право на этот знак. Исключительный характер права означает, что владелец то­варного знака обладает монополией на реализацию тех правомо­чий, которые заложены в данном субъективном праве. То есть ни­кто, кроме правообладателя (владельца товарного знака), не мо­жет осуществлять правомочия, составляющие содержание его ис­ключительного права на товарный знак.

Каковы же эти правомочия ? Прежде всего - правомочие пользования. Оно может реализо­вываться путем маркировки товаров, услуг; введения марки­рованных товаров в хозяйственный оборот, размещения знака в деловой документации, в рекламе и т.п.

Маркировка означает простановку товарного знака либо на са­мом товаре, либо на его упаковке. Если речь идет об услугах, то знак обслуживания может размещаться, например, на одежде об­служивающего персонала в виде эмблемы, значка. Введение в хозяйственный оборот маркированных товаров оз­начает, в частности, продажу этих товаров, предложение к прода­же, хранение с целью дальнейшей продажи и т.п.

Если речь идет об использовании знака в деловой документа­ции, то, как правило, имеется в виду сопроводительная докумен­тация к реализуемому товару. Если знак используется в рекламе, то, как правило, - без товара, например, до того, как реально на­чалась реализация товара на потребительском рынке.

Следующее правомочие - правомочие распоряжения. Реализу­ется путем передачи права на товарный знак (в виде уступки или лицензии) полностью или частично другому лицу, продления сро­ка действия регистрации товарного знака, внесения в нее измене­ний или подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака. Обо всех этих действиях подробно будет рассказано в соответствующих разделах настоящей работы.

Исключительное право на товарный знак означает также право владельца товарного знака запрещать другим лицам использовать этот знак. Никто не может использовать охраняемый в Россий­ской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Сфера действия права на знак ограничивается: перечнем товаров, указанных в свидетельстве; территорией страны регистрации; сроком, на который данный товарный знак зарегистрирован.

Пункт 2 статьи 4 определяет действия, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав владельца товарного знака. Нарушением признается несанкционированное изготов­ление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью то­варного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обо­значения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Исключительное право на товарный знак у первоначального владельца возникает вследствие регистрации знака (или иных предусмотренных законодательством оснований). Если происхо­дит уступка товарного знака, то у последующего владельца право на товарный знак возникает вследствие заключения сделки, т.е. из договора.

Для прекращения исключительного права на товарный знак также установлено несколько оснований. Прежде всего - истече­ние срока действия регистрации товарного знака. Если владелец товарного знака не подаст заявления о продлении срока действия регистрации, она прекращает свое действие и тем самым прекра­щается действие исключительного права на товарный знак.

Владелец товарного знака может также активно отказаться от своего исключительного права, подав заявление об отказе от реги­страции товарного знака.

Действие исключительного права может быть прекращено вследствие аннулирования регистрации товарного знака, последо­вавшей на основании решения Высшей патентной палаты ввиду превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеоб­щее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Регистрация товарного знака может быть аннулирована на ос­новании решения Высшей патентной палаты о досрочном пре­кращении ее действия по причине неиспользования товарного знака. Такое решение может быть принято в соответствии с пунк­том 3 статьи 22 Закона в случае подачи любым заинтересованным лицом заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака вследствие его неиспользования в течение пяти­летнего периода. При этом необходимо помнить, что пятилетний период неиспользования товарного знака должен быть непрерыв­ным и следовать либо непосредственно после регистрации товар­ного знака, либо предшествовать подаче заявления.

Кроме того, Законом установлено, что помимо аргументов за­интересованного лица Высшая патентная палата обязательно зна­комится с аргументами владельца товарного знака, его объясне­нием сложившейся ситуации. Так, в частности, могут быть при­няты во внимание доказательства владельца, свидетельствующие, что товарный знак не использовался по не зависящим от него об­стоятельствам.

Виды товарных знаков.

Выполняя одну и ту же функцию и имея в связи с этим некото­рые общие признаки, товарные знаки в то же время весьма разнообразны. В литературе встречаются различные принципы их классификации, но все они основаны на положениях Закона. Статья 5 Закона ус­танавливает неисчерпывающий перечень видов товарных знаков. Закон различает словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения, а также их комбинации.

Наиболее распространены словесные товарные знаки, так как они обладают большей различительной способностью, чем другие виды знаков. Они могут восприниматься и на слух, и визуально, что делает их более доступными потребителю, например при по­средстве устной рекламы. Словесные товарные знаки могут пред­ставлять собой отдельное слово или словосочетание, например существительное с прилагательным. В последнее время большую популярность приобрело использование в качестве словесного то­варного знака целой значимой фразы - слогана.

С течением времени попытки найти удачное и свободное (никем не зарегистрированное) обозначение становится все труд­нее. Поэтому все чаще появляются искусственно образованные (иногда их называют фантазийными) слова, которые как правило, используются для обозначения (маркировки) фармацевтических препаратов, химических веществ и т.п. Зачастую такое новое сло­во содержит указание на какой-либо химический элемент, входя­щий в препарат или вещество, но иногда такой связи не просле­живается, да и цели такой не ставится.

К изобразительным обозначениям могут относиться изображе­ния живых существ, предметов, природных или созданных чело­веком объектов, фигуры любых форм - квадраты, овалы, прямо­угольники, ромбы и т.п., композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Натуралистическое изображение названных объектов встречается в товарных знаках очень редко. Как правило, они в различной степени стилизованы. В большинстве случаев изобра­жения являются абстрактными. Возможно и использование сим­волов, но использование общепринятого символа в обозначении может повлечь отказ в регистрации товарного знака.

Наиболее привлекательными и охраноспособными обозначе­ниями являются достаточно простые, лаконичные изображения, не перегруженные всевозможными декорирующими элементами. Такое обозначение легче запоминается, внимание потребителя не рассеивается на многочисленные составляющие элементы, при­сущие, например, сложным изобразительным элементам.

Объемный товарный знак — это изображение какого-либо объ­екта, фигуры, комбинации линий и т.п. в трех измерениях - дли­не, ширине и высоте. По существу это изображение формы изде­лия либо его упаковки. При этом необходимо, однако, иметь в ви­ду, что объемное изображение известного всем предмета не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Оно должно обладать различительной способностью, т.е. быть оригинальным, непохожим на другие изделия аналогичного назначения. Чаще всего в качестве объемных товарных знаков охраняется ориги­нальная упаковка товара, например коробка для конфет или пече­нья, банка или бутылка для напитка, флакон для духов или туа­летной воды и т.п.

К комбинированным обозначением относятся комбинации элементов разного характера: изобразительных, словесных, объ­емных и т.д. Например, комбинированным является обозначение, которое состоит из стилизованного изображения какого-либо ар­хитектурного сооружения и слова либо словосочетания. Зачастую словесным элементом комбинированного знака служит часть фирменного наименования владельца товарного знака.

Огромное распространение в последние годы получили комби­нированные товарные знаки в виде этикеток для напитков, лекар­ственных препаратов, оберток для конфет, печенья. В качестве комбинированных товарных знаков заявляются фрагменты коро­бок для конфет, чая, сигарет и т.д.

Помимо прямо названных Законом видов товарных знаков различают звуковые, световые, обонятельные и другие товарные знаки. Предусмотрев возможность подачи заявок на регистрацию в качестве товарных знаков таких видов обозначений, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию то­варного знака и знака обслуживания определили форму представ­ления таких изображений и способ описания заявляемого обозна­чения. Так, если заявляется звуковое (световое) обозначение, то оно представляется в виде фонограммы (видеозаписи) на аудио (видео)кассете. В качестве описания звукового обозначения может быть представлена нотная запись. При невозможности описать обозначение подобным способом может быть дано указание на вид звука — например, шум какого-то происхождения. Если заяв­ляется световое обозначение, то приводится характеристика световых символов и/или сигналов, их последовательности, длитель­ности свечения и других особенностей.

Особое место среди товарных знаков занимают коллективные знаки. Их отличие от других видов товарных знаков заключается в статусе субъекта права на знак, в режиме использования знака. Об этих особенностях будет сказано далее. В качестве же коллек­тивного знака может быть зарегистрировано любое из перечис­ленных выше обозначений - словесное, изобразительное, комби­нированное и т.д.

Необходимо также указать на существование цветных и черно-белых товарных знаков. Цвет или цветовое сочетание товарного знака определяет заявитель, Патентное ведомство регистрирует обозначение в том цвете, в котором он заявляется. При этом и правовая охрана товарному знаку предоставляется в том виде, и, соответственно цвете, в каком он зарегистрирован, то есть если знак зарегистрирован черно-белым, то и охраняется в таком же исполнении. Причем нарушением исключительных прав владель­ца товарного знака признается использование не только самого товарного знака, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения. Когда мы видим варианты исполнения товарного знака в различных цветовых сочетаниях, мы очень редко можем сказать, что видим принципиально другое обозначение. Таким образом, регистрация товарного знака в каком-либо одном цветовом соче­тании в большинстве случаев косвенным образом охраняет это обозначение, выполненное в другом цветовом сочетании. 

Коллективный знак

 Статьями 20 и 21 действующего Закона предусмотрели возможность регистрации так называемых коллективных знаков Упомянутые нормы являются весьма актуальными в условиях многообразия форм собственности, широких возможностей для образования в России различных объединений лиц.

Коллективные знаки в отличие от товарных знаков (индиви­дуальных) используются для маркировки товаров, разрабатывае­мых, изготовляемых или реализуемых несколькими предпри­ятиями, юридически самостоятельными, но экономически свя­занными между собой, добровольно объединившимися для осу­ществления совместной работы, в результате чего товары приоб­ретают единые качественные или иные общие характеристики, которые должны постоянно поддерживаться.

Особые условия их регистрации предусматривают требова­ние представления устава о применении коллективного знака, в котором фиксируются взаимные права и обязанности членов добровольного объединения, условия использования коллектив­ного знака и контроля за его использованием. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона к заявке на регистрацию коллектив­ного знака прилагается устав о применении коллективного знака, который содержит наименование объединения, уполномоченно­го зарегистрировать коллективный знак на свое имя, перечень предприятий, имеющих право пользования этим знаком, цель его регистрации, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллектив­ным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение устава о приме­нении коллективного знака.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллектив­ный знак — объект исключительного права объединения в целом. Это позволяет объединению устанавливать условия пользования коллективным знаком. Кроме того, к пользователям коллектив­ным знаком относятся только те хозяйствующие субъекты, кото­рые по Закону наделяются субъективным правом на индивиду­альный товарный знак (т.е. юридические лица и граждане-предприниматели).

Российское законодательство проявляет и ряд других осо­бенностей, связанных с регистрацией коллективных знаков. Так, в реестр и свидетельство на коллективный знак в каче­стве дополнительных включаются сведения о предприятиях, имеющих право пользования коллективным знаком. Такие све­дения вместе с уставом о применении коллективного знака, све­дениями о единых качественных или иных общих характеристи­ках соответствующих товаров публикуются в официальном бюл­летене Патентного ведомства. О любых изменениях в уставе о применении коллективного знака его владелец сообщает ведом­ству. Следовательно, объединение, на имя которого зарегистри­рован коллективный знак, правомочно контролировать порядок его использования в целях поддержания ценности знака на рынке, поскольку проверяется, в первую очередь, применение знака к товарам определенного качества.

Кроме того, Закон предписывает, что действие регистрации коллективного знака может быть досрочно полностью или час­тично прекращено, если он используется на товарах, не обладаю­щих едиными качественными или иными общими характеристи­ками. Решение вопроса о досрочном прекращении действия ре­гистрации коллективного знака отнесено к компетенции Высшей патентной палаты.

Исходя из специфики коллективных знаков, в Законе, как и во многих вышеназванных зарубежных законодательствах, со­держится положение, запрещающее осуществлять передачу кол­лективного знака или права на его использование другим лицам.

Отсутствие права распоряжения знаком объясняется невоз­можностью достижения разными, не связанными в экономичес­ком плане предприятиями единых качественных характеристик. Вместе с тем, при соблюдении необходимых условий и принятии  соответствующего решения членами коллектива, предприятие может быть включено ими в состав пользователей знака. Прямой запрет на передачу права на коллективный знак другому лицу ус­тановлен законодательствами Испании (ст. 61),  встрии (ст. 65),  Японии (ст. 24)  и  других  стран.

В настоящее время отечественной практикой применения Закона о товарных знаках ставится вопрос о внесении изменений в главу, посвященную коллективному знаку. В рамках ее двух ста­тей предполагается включить положение о возможности подачи заявки на коллективный знак не только несколькими юридичес­кими и физическими лицами, входящими в состав объединения, но и юридическими и физическими лицами, не входящими в такое объединение (так называемое «совладение»).

Кроме этого, изучается проблема о возможности включения в комментируемый раздел нормы о преобразовании заявки на ре­гистрацию коллективного знака в заявку на регистрацию товар­ного (индивидуального) знака, и наоборот, а также преобразова­ния регистрации коллективного знака в регистрацию товарного знака, и наоборот.

 Критерии охраноспособности товарного знака.

Заявляемые на регистрацию обозначения не всегда регистри­руются в качестве товарного знака. Объясняется это тем, что су­ществует ряд установленных Законом оснований, препятствую­щих регистрации.

Закон говорит и о невозможности регистрации определенных видов обозначений, и о невозможности регистрации в целом ох­раноспособных элементов в связи с создавшейся в отношении этого обозначения ситуацией. В первом случае речь идет об абсо­лютных основаниях для отказа в регистрации (статья 6 Закона), которые при экспертизе всегда принимаются во внимание незави­симо от каких-либо обстоятельств. Во втором случае речь идет об иных (относительных) основаниях для отказа в регистрации, ко­торые препятствуют регистрации обозначений в качестве товар­ных знаков (статья 7 Закона) лишь при определенных условиях.

Наиболее распространено такое абсолютное основание, как от­сутствие у обозначения различительной способности. Это обозна­чения, воспроизводящие отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; простые геометрические фигуры; реалистические или схематические изображения товаров заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; общепринятые наименования, которые представляют собой простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наимено­вания организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Закон выделяет еще одну группу обозначений, которые не мо­гут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Это госу­дарственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия го­сударств, эмблемы, сокращенные или полные наименования меж­дународных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Однако Закон допускает исключение из этого правила - если по­добное обозначение является лишь составной (незначительной) частью всего заявляемого обозначения, оно может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак. При этом, однако, требуется согласие соответствующего компетентного органа.

В случае, если заявляемое обозначение состоит из обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, оно также не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же то­вара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием. Такими обозначениями стали, например, «рубероид», «термос», «целлофан» и другие.

Если говорить об общепринятых символах и терминах, то под ними понимают условные обозначения, применяемые в науке и технике, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, указанные в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товар­ного знака. К общепринятым терминам относятся характерные для конкретных областей науки и техники лексические единицы -слова, словосочетания и т.п.

Следующая группа обозначений, которые не могут регистриро­ваться в качестве товарных знаков, это простые наименования товаров (хлеб, пиво, бумага), указание веса, объема, цены на то­вар, адреса изготовителя товара или посреднической фирмы, ука­зание материала или состава сырья, из которого изготовлен товар, и т.п. Эти неохраноспособные обозначения могут входить в каче­стве незначительных элементов в товарный знак.

Анализируя абсолютные основания, необходимо иметь в виду, что они, в свою очередь, также разделены на две группы. Уже го­ворилось о первой группе обозначений, которые в случае их не­значительного положения в товарном знаке не препятствуют ре­гистрации товарного знака в целом. Обозначения же второй груп­пы, даже если они занимают весьма незначительное положение в товарном знаке, делают регистрацию товарного знака невозмож­ной. К обозначениям этой группы относятся ложные или способ­ные ввести потребителя в заблуждение обозначения, например обозначения, порождающие у потребителя представление об оп­ределенном качестве товара или его изготовителе и т.п., которые не соответствуют действительности. К обозначениям этой группы относятся также обозначения, противоречащие общественным ин­тересам, принципам гуманности и морали, например слова и изо­бражения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Как уже говорилось, вторая группа оснований для отказа в ре­гистрации называется «иными» основаниями.

С точки зрения проведения экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков «иные» основания можно разделить на две груп­пы. Основания первой группы приведены в первой части статьи 7 Закона, и именно в отношении этих оснований проводится экс­пертиза заявленного обозначения.

Так, в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обо­значения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленны­ми на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров. При этом учитываются только действующие, «живые» регистрации товарных знаков или заявки на регистрацию товарных знаков, т.е. не учитываются:

o        товар­ные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей     29  Закона[3]

o        товарные знаки, заявки на регистрацию ко­торых считаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 3 или 4 статьи 10 Закона[4]

o         заявки, по кото­рым приняты решения об отказе, возможность оспаривания кото­рых исчерпана

o        заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

Проводя экспертизу заявок на регистрацию товарных знаков, необходимо знать, что понимается под тождественными обозна­чениями и обозначениями, сходными до степени смешения.

Если все элементы обозначения совпадают с элементами дру­гого обозначения, оно считается тождественным этому обозначе­нию.

Если обозначение имеет по сравнению с другим обозначением отдельные отличия, но в целом ассоциируется с ним, то оно счи­тается сходным до степени смешения с этим обозначением.

И еще один фактор необходимо принимать во внимание при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков - товары и услуги, для которых зарегистрирован или регистрируется товар­ный знак, если тождественные товарные знаки имеют одинаковые (однородные) перечни, то их сосуществование невозможно. Более поздний знак не может быть зарегистрирован. При установлении однородности товаров определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Установление однородности товаров достаточно сложный процесс, когда учитываются род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они из­готовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Следующее из «иных» оснований для отказа в регистрации -тождество или сходство до степени смешения (опять-таки прини­мается во внимание и однородность товаров) с товарными знака­ми других лиц, охраняемыми в силу международных договоров Российской Федерации. К таким товарным знакам, в частности, относятся товарные знаки, признанные в Российской Федерации общеизвестными товарными знаками в соответствии со статьей 6^bls Парижской конвенции по охране промышленной собственно­сти.

Препятствием для регистрации обозначения является наличие международного знака, заявленного или зарегистрированного, и соответственно охраняемого на основании Мадридского соглаше­ния о международной регистрации знаков.

Препятствовать регистрации товарных знаков могут и другие объекты промышленной собственности. Например, если заявляе­мое обозначение тождественно или сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара, у заявителя также нет права пользоваться этим наименованием места происхождения, значение может быть включено в товарный знак как неохраняе­мый элемент, и этот товарный знак может быть зарегистрирован.

В соответствии с Законом заявляемые обозначения должны сравниваться с сертификационными знаками, зарегистрирован­ными в установленном порядке. Однако до настоящего времени этот вопрос не получил правовой регламентации.

Вторая группа «иных» оснований для отказа в регистрации достаточно разнообразна. Сюда относятся права третьих лиц и на объекты промышленной собственности, и на объекты авторского права, и личные неимущественные права.

Так, в частности, если обозначение тождественно или сходно до степени смешения с известным на территории Российской Фе­дерации фирменным наименованием (или его частью), принадле­жащим другому лицу, получившему это право ранее даты поступ­ления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного зна­ка. Это основание, в силу пункта 1 статьи 12 Закона, не анализи­руется при проведении экспертизы заявленного обозначения, но может быть принято во внимание, например, при рассмотрении возражения в Апелляционной палате. Как показывает практика, факта регистрации фирменного наименования недостаточно для признания приоритета права на него над правом на товарный знак. Необходимо, чтобы фирменное наименование было известно на территории Российской Федерации. Вероятно, для подтвер­ждения известности фирменного наименования заинтересованное лицо должно представить необходимые доказательства.

Препятствием для регистрации товарного знака может стать наличие исключительного права у другого лица на промышлен­ный образец, охраняемый в Российской Федерации.

Без согласия обладателя авторского права нельзя воспроизво­дить в товарном знаке названия известных в Российской Федера­ции произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты. Оп­ределения всех этих понятий приведены в Законе РФ «Об автор­ском праве и смежных правах».

Без надлежащего разрешения не могут быть использованы в товарных знаках фамилии, имена и производные от них, портре­ты и факсимиле известных лиц. Необходимо документально оформленное разрешение компетентного органа.

Наличие прав третьих лиц на промышленные образцы, объек­ты авторского права или наличие личных неимущественных прав не анализируется при проведении экспертизы заявленного об значение может быть включено в товарный знак как неохраняе­мый элемент, и этот товарный знак может быть зарегистрирован.

В соответствии с Законом заявляемые обозначения должны сравниваться с сертификационными знаками, зарегистрирован­ными в установленном порядке. Однако до настоящего времени этот вопрос не получил правовой регламентации.

Вторая группа «иных» оснований для отказа в регистрации достаточно разнообразна. Сюда относятся права третьих лиц и на объекты промышленной собственности, и на объекты авторского права, и личные неимущественные права.

Так, в частности, если обозначение тождественно или сходно до степени смешения с известным на территории Российской Фе­дерации фирменным наименованием (или его частью), принадле­жащим другому лицу, получившему это право ранее даты поступ­ления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного зна­ка. Это основание, в силу пункта 1 статьи 12 Закона, не анализи­руется при проведении экспертизы заявленного обозначения, но может быть принято во внимание, например, при рассмотрении возражения в Апелляционной палате. Как показывает практика, факта регистрации фирменного наименования недостаточно для признания приоритета права на него над правом на товарный знак. Необходимо, чтобы фирменное наименование было известно на территории Российской Федерации. Вероятно, для подтвер­ждения известности фирменного наименования заинтересованное лицо должно представить необходимые доказательства.

Препятствием для регистрации товарного знака может стать наличие исключительного права у другого лица на промышлен­ный образец, охраняемый в Российской Федерации.

Без согласия обладателя авторского права нельзя воспроизво­дить в товарном знаке названия известных в Российской Федера­ции произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты. Оп­ределения всех этих понятий приведены в Законе РФ «Об автор­ском праве и смежных правах».

Без надлежащего разрешения не могут быть использованы в товарных знаках фамилии, имена и производные от них, портре­ты и факсимиле известных лиц. Необходимо документально оформленное разрешение компетентного органа.

Наличие прав третьих лиц на промышленные образцы, объек­ты авторского права или наличие личных неимущественных прав не анализируется при проведении экспертизы заявленного обо­значения (пункт 1 статьи 12 Закона), но принимается во внимание  при конфликте обозначений, в частности при рассмотрении воз­ражений против регистрации товарных знаков.

Порядок предоставления правовой охраны.   

В соответствии со статьей 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

Порядок регистрации устанавливается Законом или междуна­родными договорами Российской Федерации.

При каких условиях в нашей стране владелец товарного знака может требовать предоставления правовой охраны для своего зна­ка? По общему правилу - только тогда, когда знак зарегистриро­ван. Большая часть норм Закона посвящена регламентации порядка регистрации товарного знака. Так, прежде всего должна быть по­дана заявка на регистрацию товарного знака. Она должна быть подана в Патентное ведомство, при этом не имеет значения, каким образом она подается - сдается в канцелярию или направляется по почте.

По поступившей заявке проводится экспертиза на предмет ус­тановления возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Если заявленное обозначение удовлетворяет установленным законодательством критериям охраноспособности, экспертиза принимает решение о регистрации товарного знака, после чего, как правило, производится регистрация товарного знака в Госу­дарственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. С этого времени товарному знаку предос­тавляется правовая охрана.

Государственная регистрация может быть осуществлена и в ином порядке, который, например, установлен Мадридским со­глашением о международной регистрации знаков, а также Прото­колом к этому соглашению, который представляет собой само­стоятельное международное соглашение.

Вкратце существо этого порядка может быть охарактеризовано следующим образом. Через национальное ведомство страны -участницы Мадридского соглашения заявитель подает в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности) одну международную заявку, в которой он может испросить предостав­ление охраны товарному знаку в одной, нескольких или во всех стра­нах-участницах Мадридского соглашения. ВОИС «тиражирует» эту заявку и направляет ее во все указанные заявителем страны для проведения экспертизы согласно требованиям национального законо­дательства. Если заявленное обозначение соответствует критериям охраноспособности, товарный знак считается зарегистрирован­ным. И он охраняется наравне со знаками, зарегистрированными в соответствии с обычной национальной процедурой. Подробно процедура предоставления правовой охраны в соответствии с этими международными соглашениями изложена в разделе ХШ «Мадридское соглашение о международной регистрации знаков».

Правовая охрана товарных знаков может быть предоставлена на основании еще одного международного договора - Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В соответст­вии со статьей 6-bis Конвенции правовая охрана может возникать и без специальной регистрации, предусмотренной национальным законодательством. Однако такая возможность имеется лишь в отношении специальной категории товарных знаков - общеизве­стных товарных знаков. Парижская конвенция, так же как и зако­нодательные акты многих зарубежных стран, не содержит опреде­ления общеизвестного товарного знака. Как показывает практика, общеизвестным может быть признан товарный знак, который в результате длительного интенсивного использования приобрел в стране регистрации или в стране применения широкую извест­ность как характерный для продукции или товаров определенного изготовителя, гарантирующий их высокое качество.

Несмотря на то, что регистрации общеизвестных знаков для предоставления им правовой охраны не требуется, необходимо, чтобы за товарным знаком был признан статус общеизвестного товарного знака.

В соответствии со статьей 6-bis Парижской конвенции лишь компетентный национальный орган может признать тот или иной товарный знак общеизвестным. До недавнего времени в Россий­ской Федерации не был определен орган, к компетенции которого могло быть отнесено решение этого вопроса. Поэтому правовая охрана товарным знакам на основе статьи 6 Парижской конвен­ции не предоставлялась, хотя правовые основания для этого были. С утверждением Положения о Высшей патентной палате Россий­ского агентства по патентам и товарным знакам и вступлением в силу Правил подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмот­рения в Высшей патентной палате Российского агентства по па­тентам и товарным знакам еще одно основание предоставления правовой охраны и, соответственно, основание возникновения исключительного права начнет реально работать.

Учитывая, что правовая охрана общеизвестных товарных зна­ков является более широкой по сравнению с обычными товарными знаками, представляется необходимым несколько подробно остановиться на некоторых аспектах ее возникновения. Основани­ем для установления общеизвестности товарного знака является заинтересованность лица, считающего, что используемый им то­варный знак является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Представляется, что установление общеизвест­ности товарного знака производится лишь в тех случаях, когда в процессе его фактического или номинального использования на территории Российской Федерации одним из хозяйственных субъ­ектов осуществляются действия, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоре­чащие обычаям делового оборота, требованиям добропорядочно­сти, разумности и справедливости, которые могут причинить или причинили убытки другому хозяйствующему объекту либо могут нанести ущерб его деловой репутации.

При определении общеизвестности товарного знака во внима­ние должны быть приняты, как минимум, следующие факторы:

o   интенсивность использования товарного знака на территории Российской                                                                          Федерации

o   затраты на рекламу товарного знака в Российской Федера­ции

o   стоимость (ценность) товарного знака

o   результаты опроса соответствующих кругов потребителей, которые реально могут стать потребителями товаров, для которых предназначен знак.

Передача права на товарный знак.

Будучи обладателем исключительных прав на товарный знак, владелец товарного знака вправе им распоряжаться по своему ус­мотрению. Это правомочие собственника может быть реализовано путем уступки товарного знака или путем предоставления лицензии на его использование. Регулированию этого вопроса посвяще­на глава 5 Закона и Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака. Кроме того, к соверше­нию этих сделок применяются установленные гражданским зако­нодательством правила заключения и исполнения договоров.

Как установлено Законом, товарный знак может быть уступлен его владельцем любому заинтересованному лицу, как юридиче­скому, так и физическому. Для владельца товарного знака переда­ча права означает, что сам он больше не будет использовать этот товарный знак. Исключительное право будет принадлежать пра­вопреемнику. С учетом норм подраздела 2 ГК РФ договоры об уступке товарного знака (или договоры о переда­че права на товарный знак) могут содержать условия о возможно­сти или безвозмездности совершения этой сделки. Договор об ус­тупке товарного знака составляется в произвольной письменной форме. Однако он должен отвечать общим требованиям, предъяв­ляемым к содержанию договоров различного вида в соответствии с нормами ГК РФ, и отражать специфику за­ключаемой сделки. Такой договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания.

В отличие от законодательства некоторых зарубежных стран, Закон России не связывает передачу права на товарный знак с передачей права на имущество, с помощью которого, например, производится товар, маркируемый товарным знаком, предназна­ченным к передаче.

Закон содержит специальную оговорку, что товарный знак мо­жет быть уступлен как в отношении всех товаров и услуг, для ко­торых зарегистрирован товарный знак, так и в отношении какой-либо их части.

Закон установил только одно ограничение для совершения по­добного рода договоров, а именно: уступка товарного знака не допускается, если она может стать причиной введения в заблуж­дение потребителя относительно товара или его изготовителя. Та­кая ситуация, например, может сложиться при следующих об­стоятельствах. На имя лица - обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара — заре­гистрирован товарный знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара. Это лицо предпола­гает уступить свой товарный знак другому лицу, не имеющему возможности получить право пользования наименованием места происхождения товара. Такая уступка будет противоречить усло­виям регистрации товарного знака и вводить потребителя в за­блуждение. Следовательно, регистрировать такой договор нельзя.

Законом предусмотрена обязательная регистрация договора об уступке в Патентном ведомстве. Без регистрации такой договор считается недействительным и, следовательно, предусмотренные им правовые последствия не наступят.

Ни Закон, ни Правила регистрации договоров об уступке то­варного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака не определяют основания, по которым может быть отказано в регистрации договора об уступке товарного знака. Однако такие основания можно определить, ана­лизируя, например, нормы Закона, относящиеся к охраноспособ­ности товарных знаков (статьи 6 и 76). В соответствии с указан­ными нормами, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, в случаях, когда в товарном знаке содержится обозначение:

o   представляющее собой государственный герб, флаг или эмб­лему; официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; официальное контрольное, гарантийное и пробир­ное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохра­няемый элемент на основании согласия соответствующего компе­тентного органа или его владельца, если товарный знак уступает­ся лицу, которому такое согласие не представлено;

o   указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если то­варный знак уступается лицу, находящемуся в другом географи­ческом объекте;

o   зарегистрированное в качестве наименования места проис­хождения товара и включенное в товарный знак как неохраняе­мый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являюще­муся обладателем свидетельства на право пользования этим на­именованием места происхождения товара.

Кроме того, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда она осуществляется в отно­шении:

o   части товаров, являющихся однородными с товарами, в от­ношении которых владелец товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак

o   товарного знака, признанного в установленном порядке «общеизвестным»

o   товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленныйобра­зец товарного знака, воспроизводящего фирменное наименова­ние (или его часть), право на которое принадлежит лицу, усту­пающему товарный знак, но сохраняющему за собойп раво на фирменное наименование.

Договор об уступке товарного знака может относиться не к од­ному, а сразу к нескольким товарным знакам. Однако договор может быть только двусторонним, т.е. лицо, владеющее несколь­кими товарными знаками, уступает их другому лицу (но не ли­цам). Если же он уступает этому лицу товарные знаки в отноше­нии части товаров, то другому лицу в отношении оставшейся час­ти товаров он может уступить товарные знаки на основании дру­гого, отдельного, договора.

Исключительное право прежнего владельца прекращается, а исключительное право нового владельца возникает с даты вступ­ления в силу договора об уступке (если более поздняя дата не пре­дусмотрена самим договором). Указание на вступление таких до­говоров в силу содержат нормы Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предостав­лении права на использование товарного знака. В соответствии с пунктом 12 этих Правил договоры вступают в силу с даты их ре­гистрации. Бесспорно, если помимо обязательств сторон в отно­шении уступки товарного знака в договоре содержатся обязатель­ства, не относящиеся к ней, то дата вступления договора в силу в отношении этой группы обязательств может быть другой.

Как указывалось выше, правомочие распоряжения может быть реализовано владельцем товарного знака путем представления лицензии на использование товарного знака. Предоставление ли­цензии означает заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым владелец товарного знака разрешает дру­гому (юридическому или физическому) лицу пользоваться этим товарным знаком в предусмотренных договором пределах. Так же, как и договор уступки, лицензионный договор должен отно­ситься только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания. Владелец товарного знака может предоставить лицензиату одновременно в рамках одного договора право пользователя несколькими своими товарными знаками. Как и договор об уступке, лицензионный договор может заключаться в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Владелец товарного знака, предоставляя лицен­зиату одно из своих правомочий, может существенно его ограни­чить. Использование, осуществляемое лицензиатом, будет сущест­венно уже, нежели осуществляемое владельцем. Хотя возможны и равные режимы использования. Определяя пределы лицензии, владелец может установить небольшой срок ее действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товар­ного знака с учетом возможности ее дальнейшего продления. Вла­делец может ограничить территорию использования товарного знака, лицензиат вправе будет использовать товарный знак не на всей территории России, а на территории отдельных регионов.

Предоставив лицензию лицензиату, владелец товарного знака может разрешить ему предоставлять сублицензии другим лицам. Это положение специально должно быть зафиксировано в лицен­зионном договоре, в противном случае сублицензионный договор, как противоречащий законодательству, не может быть зарегист­рирован и будет признан недействительным. Лицензионный дого­вор может содержать указание на условия сублицензионных дого­воров.

Предоставляя лицензию, владелец может оставить за собой право пользоваться товарным знаком и даже предоставлять ли­цензии на его использование другим лицензиатам. Зачастую же, предоставив лицензию, он перестает пользоваться товарным зна­ком в период действия лицензионного договора.

Нормы Закона содержат требование об обязательном включе­нии в лицензионные договоры некоторых существенных условий, касающихся качества продукции, маркируемой лицензионным товарным знаком. Так, лицензиат должен гарантировать произ­водство товаров (оказание услуг), обладающих таким же (или лучшим) качеством, что и товары лицензиара. Несоблюдение это­го условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиа­ра. Именно поэтому Закон предоставляет лицензиару право кон­тролировать соблюдение этого условия гарантии. Закон не уста­новил санкций за нарушение лицензиатом условий качества това­ра. Это относится к компетенции сторон. В качестве санкции мо­жет последовать временное приостановление действия договора (до тех пор, пока не будет улучшено качество товаров) либо дей­ствие договора будет прекращено досрочно. Могут быть примене­ны материальные санкции. Отсутствие в договоре таких сущест­венных условий препятствует его регистрации в Патентном ве­домстве. От факта регистрации договора зависит и его вступление в силу - датой вступления в силу считается дата регистрации до­говора в Патентном ведомстве, если самим договором не преду­смотрена более поздняя дата начала действия договора.

Правомочие распоряжения товарным знаком может быть реа­лизовано владельцем и путем заключения с заинтересованным лицом договора коммерческой концессии. Порядок и условия заключения договора коммерческой концес­сии регламентируются ГК РФ. В соответствии с установленным законодательством порядком для регистрации договора, как уступки, так и лицензионного, вла­делец должен представить в Патентное ведомство соответствую­щее заявление.

Процедура регистрации договоров имеет одну особенность. При подаче заявления о регистрации не требуется представления свидетельства на товарный знак. Документом, подтверждающим факт регистрации, служит решение Патентного ведомства. Однако если владелец товарного знака представит свидетельство, то в не­го будет внесена запись о регистрации договора.

Если же в ходе проверки будет выявлено, что какое-то из уста­новленных законодательством требований не соблюдено, в адрес владельца товарного знака направляется запрос с предложением устранить выявленные недостатки. В случае своевременного представления запрошенных материалов и их соответствия уста­новленным требованиям договор регистрируется.

Вместе с тем возможна ситуация, когда договор не может быть зарегистрирован в силу несоблюдения требований, установлен­ных законодательством. Например, договор заключен между не­правомочными субъектами, или товарный знак, в отношении ко­торого заключен договор, еще не зарегистрирован в Реестре (имеется, например, только решение о регистрации товарного зна­ка). В таких случаях выносится решение об отказе в регистрации договора, об этом также уведомляются обе стороны договора.

И еще один момент, связанный с регистрацией договора. В со­ответствии с гражданским законодательством в любой договор при наличии волеизъявления сторон, его заключивших, могут вноситься изменения. Следуя этому положению, Правила регист­рации договоров установили, что регистрации в Роспатенте под­лежат изменения лицензионного договора, касающиеся, в частно­сти, определения сторон (например, изменилась организационно-правовая форма одной или обеих сторон); предмета договора (например, вместо предоставления лицензии на использование двух товарных знаков лицензия будет действовать в отношении лишь одного товарного знака); вида передачи товарного знака (например, лицензионный договор меняется на договор об уступке товарного знака); объема передаваемых прав (например, срок ли­цензионного соглашения был установлен в пять лет, а теперь он сокращен до трех лет или, наоборот, увеличен до восьми лет).

Для того чтобы такие изменения были зарегистрированы, не­обходима подача соответствующего заявления и представление соглашения сторон о внесении изменения в ранее зарегистриро­ванный лицензионный договор. Подача такого заявления сопро­вождается уплатой соответствующей пошлины; о регистрации внесения изменений в договор стороны уведомляются путем на­правления им соответствующих решений ведомства и экземпля­ров договоров (соглашений) с записью о регистрации.

Защита права на товарный знак.

Действующим законодательством установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Под незаконным использованием товарного знака Закон пони­мает использование, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4, т.е. несанкционированные владельцем товарного знака дейст­вия какого-либо лица в отношении товарного знака, наносящие или способные нанести ущерб владельцу товарного знака.

Предусмотрена как гражданско-правовая, так и уголовная от­ветственность. Об административно-правовой защите нарушенных или оспа­риваемых прав говорилось выше. Необходимо иметь в виду, что любое решение, вынесенное при разрешении спора в администра­тивном порядке, может быть оспорено в суде.

Гражданско-правовая защита реализуется в судебном порядке. Так, статьей 45 Закона предусмотрено, что споры, связанные с его применением, рассматриваются судом, арбитражным судом или третейским судом. В число этих споров входят споры: о наруше­нии исключительного права на товарный знак, о заключении и исполнении лицензионного договора и договора об уступке то­варного знака.

В Законе приведен перечень способов защиты нарушенных или оспариваемых прав. Они могут быть применены как самостоя­тельно, так и вместе, в каком-либо сочетании, зависящем от кон­кретной ситуации.

Так, прежде всего Закон называет требование владельца к на­рушителю о прекращении нарушения его прав. Например, в пе­риодическом издании была опубликована информация о продаже товара, маркированного товарным знаком владельца, но владелец не вводил этот товар в хозяйственный оборот. В этом случае вла­делец может сообщить, что исключительные права на этот знак принадлежат ему, и он требует не маркировать (или не реклами­ровать) таким обозначением продукцию этого лица.

Владелец может потребовать взыскания с нарушителя причи­ненных убытков. Под убытками, в соответствии с пунктом 2 ста­тьи 15 ПС РФ «понимаются расходы, которые лицо, чье право на­рушено, произвело или должно будет произвести для восстанов­ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого до­ходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмеще­ния наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».

Помимо этих наиболее распространенных способов защиты прав владелец товарного знака, чьи права были нарушены, может потребовать, чтобы за счет нарушителя в средствах массовой ин­формации было опубликовано судебное решение. Такой метод воздействия направлен на восстановление деловой репутации по­терпевшего. При этом необходимо иметь в виду, что существуют определенные условия реализации этого способа. На них указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем информационном письме[5] . Пункт 10 этого письма опреде­лил, что «требование о защите прав на товарный знак путем пуб­ликации судебного решения в конкретном печатном издании должно быть обоснованным». Истец по одному из рассмотренных судом дел требовал среди прочего опубликования решения в трех газетах. Однако суд в своем решении назвал конкретное печатное издание, в котором в установленный срок должно быть опублико­вано судебное решение, так как именно данное издание помещало рекламу ответчика о продаже товара и распространялось в месте реализации товара.

Как показывает практика, качество товаров, маркированных чужим товарным знаком, бывает очень низким. Это, безусловно, подрывает деловую репутацию потерпевшего и авторитет товар­ного знака. В связи с чем Законом предусмотрен еще один способ защиты нарушенных прав. С товара нарушителя и/или его упаковки должен быть удален незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Уничтожению подлежат и изображения товарного знака или сходные с ним до степени смешения обозначения, однако ни в ко­ем случае не может быть уничтожен сам товар нарушителя. Под­тверждением этого является вывод, содержащийся в пункте 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: «Если удаление товарного знака не­возможно без причинения существенного вреда самому товару, суд не может принять решение об уничтожении товара». В каче­стве примера был приведен следующий. «Иностранная фирма об­ратилась в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения прав на товарный знак и уничтожения канцелярских изделий, на которые он нанесен, поскольку уничтожение товарного знака не­возможно без утраты потребительских свойств этой продукции. Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, признал, что от­ветчик нарушил права истца на товарный знак и своим решением обязал ответчика прекратить незаконное его использование. Ар­битражный суд отклонил требование истца об уничтожении само­го товара, поскольку такая мера ответственности не установлена статьей 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то­варов».

За нарушение исключительного права может наступить и уго­ловная ответственность. Статьей 180 Уголовного кодекса РФ ус­тановлены признаки, наличие которых позволяет квалифициро­вать действия нарушителя как уголовное преступление. Прежде всего названная норма указывает неоднократность действий на­рушителя, затем - наличие крупного ущерба, а также прямой умысел нарушителя. В качестве наказания предусмотрен штраф от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев либо обязательные работы на срок от 180 до 220 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.