Возражения и протесты вокруг проблем ЕТЗ

(Мельников В.)

("Бизнес-адвокат", N 8, 2000)

Текст документа

ВОЗРАЖЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ ВОКРУГ ПРОБЛЕМ ЕТЗ

В. МЕЛЬНИКОВ

В предыдущем номере газеты опубликована статья о порядке приобретения прав на товарный знак Евросоюза (ЕТЗ). Продолжая тему, предлагаем читателям ознакомиться с основаниями для подачи третьими лицами возражений на решение ведомства ЕС о намерении зарегистрировать заявленные ими знаки, а также для подачи протестов против произведенной регистрации ЕТЗ.

С даты публикации ЕТЗ до даты его регистрации любые лица могут подать возражение против намерения ведомства ЕС зарегистрировать прошедший экспертизу по абсолютным основаниям товарный знак.

Заявленный знак по возражению владельца знака с более ранним приоритетом (далее - "старший" знак) не будет зарегистрирован, если вследствие его тождества или сходства со "старшим" знаком и наличия тех же или однородных товаров и услуг (далее - товаров), для маркировки которых предназначены знаки, существует возможность введения части потребителей в заблуждение на территории той страны, где охраняется "старший" знак, который может ассоциироваться с оспариваемым знаком.

Для установления сходства знаков ведомство ЕС планирует разработать унифицированные критерии, которые могли бы быть применимы на территориях всех стран Евросоюза. Однако различные нюансы в произношении и семантике слов, существующие в языках стран Евросоюэа, а также неоднозначность понятия "возможность ассоциации" не позволяют надеяться на то, что такие критерии будут разработаны в ближайшее время.

Заявленный ЕТЗ может быть оспорен на основании наличия следующих видов "старших" знаков, предназначенных для маркировки однородных товаров:

- ЕТЗ;

- национального товарного знака;

- знака, зарегистрированного в одной из стран Евросоюза в соответствии с Мадридским соглашением или Мадридским протоколом (МТЗ);

- общеизвестного знака.

Эти "старшие" знаки могут быть противопоставлены и в тех случаях, если товары, указанные в перечне товаров ЕТЗ, неоднородны товарам, в отношении которых зарегистрированы и используются "старшие" знаки, при выполнении следующих условий:

- знак известен на территории всех стран Евросоюза (ЕТЗ) или на территории одной страны (для национального МТЗ);

- использование оспариваемого знака (в случае его регистрации) нанесет вред различительной способности "старшего" знака и репутации его владельца.

ЕТЗ может быть также оспорен на основании наличия незарегистрированного товарного знака и фирменного наименования, если:

- их использование не носит локального характера;

- права на них приобретены ранее даты подачи заявки на оспариваемый ЕТЗ;

- в стране, в которой используются эти объекты интеллектуальной собственности, закон предусматривает предоставление их владельцам права запрещать использование тождественных и сходных обозначений.

Рекомендуется просмотр бюллетеней ЕТЗ; бюллетеней ВОИС международных товарных знаков; национальных бюллетеней товарных знаков, чтобы удостовериться в отсутствии зарегистрированных в отношении однородных товаров знаков, сходных до степени смешения с заявляемым знаком. Если будут выявлены сходные знаки, зарегистрированные в отношении неоднородных товаров, то установить степень известности этих знаков весьма сложно.

Протесты могут быть поданы не только по основаниям, связанным с правами третьих лиц на свои знаки, но и по дополнительным основаниям, к которым относятся нарушения регистрацией ЕТЗ прав третьих лиц на:

- собственную фамилию;

- персональный портрет;

- объект авторского права;

- промышленный образец.

Рассмотрение ведомством ЕС возражений проходит в три этапа:

1. Проверка соблюдения формальных требований к подаче возражений.

2. Предоставление возражающей стороне, "рвущейся" в бой, "cooling-off" периода ("cool" - охлаждать) продолжительностью два месяца.

3. Рассмотрение доводов возражающей стороны по существу.

"Cooling-off" период предоставляет заявителю возможность ознакомиться с возражением и убедиться в неотвратимости его удовлетворения;

- начать переговоры с возражающей стороной;

- скорректировать перечень своих товаров, принимая во внимание товары, указанные в перечне "старшего" знака;

- отозвать заявку.

В случае отзыва заявки заявитель освобождается от необходимости в случае удовлетворения возражения оплатить издержки возражающей стороны: услуги фирм, проводящих опросы потребителей, гонорар патентного поверенного, а также возможные расходы на проезд в штаб - квартиру ведомства ЕС.

Как правило, рассмотрение возражений проходит в отсутствие сторон. Однако по просьбе одной из сторон может быть назначено устное разбирательство спора на закрытом заседании.

Заявителю, чей знак оспорен, предоставлено право направить в ведомство ЕС отзыв на возражение, а возражающей стороне - возможность прокомментировать этот отзыв. Процесс обмена отзывами не ограничен.

Ведомство ЕС (в отличие от практики ведомства по товарным знакам Германии) не рассматривает отсутствие отзыва на возражение как свидетельство утраты заявителем заинтересованности в сохранении регистрации заявленного им знака.

Заявитель, чей знак оспорен, может потребовать от возражающей стороны предоставление доказательств использования ее знака. Неиспользование знака возражающая сторона может оправдать особыми обстоятельствами, детальное толкование которых еще не выработано.

Рассмотрение возражения заканчивается либо заключением мирового соглашения между сторонами, содержание которого ведомством ЕС не раскрывается, либо неудовлетворением возражения, либо частичным или полным удовлетворением возражения.

В каждой из стран Евросоюза разработчиками системы ЕС предусмотрено учреждение особых судов, которые будут рассматривать исключительно дела, относящиеся к нарушению прав владельцев ЕТЗ.

Полезно знать, что в странах Бенилюкса суды оценивают и распространяют права владельцев товарных знаков на более широкий круг товаров по сравнению с их коллегами в других странах Евросоюза. Поэтому владельцы ЕТЗ, чьи права нарушены, будут иметь больше шансов выиграть процесс в судах Бенилюкса.

Первый номер бюллетеня ЕТЗ открывается вступительным словом президента ведомства ЕС, в котором он сообщает о том, что им получены многочисленные поздравления по случаю поступления к 1 апреля 1996 г. в ведомство ЕС 20000 заявок. Однако, считая эти поздравления преждевременными, президент полагает, что эффективность новорожденной структуры не может определяться количеством поданных заявок, а должна оцениваться по результатам ее деятельности.

С этим мнением нельзя не согласиться. Действительно, судить объективно о работе ведомств можно лишь по качеству выносимых им решений (нет сомнений в том, что решения ведомства ЕС, выносимые специалистами экстра - класса на высоком профессиональном уровне, отвечают требованиям, предъявляемым к решениям такого ранга) и по количеству решений, оставленных в силе апелляционной инстанцией и судом.

Ниже в качестве примера приведено одно из последних решений суда первой инстанции.

9 апреля 1996 г. фирма "The Procter and Gamble company" (далее - фирма "P and G", истец) подала в ведомство ЕС заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "BABY-DRY" ("baby" - младенец, "dry" - сухой), предназначенного для маркировки пеленок.

29 января 1998 г. ведомство вынесло решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, мотивировав тем, что обозначение "BABY-DRY" указывает на назначение маркируемых им товаров (п. 1(с) ст. 7 "Regulation on the Community trade mark 40-94" - Инструкция "Товарный знак Евросоюза" - далее Инструкция).

Оспаривая это решение, фирма "P and G" на основании ст. 59 Инструкции направила в ведомство апелляцию, которая заканчивалась следующим заявлением: "мы хотели бы представить материалы, свидетельствующие о приобретении обозначением "BABY-DRY" различительной способности ввиду того, что наши пеленки под знаком "BABY-DRY" не только усиленно рекламировались во всей Европе с 1993 г., но и успешно реализовались. Ведомство в соответствии со ст. 60 Инструкции может либо пересмотреть свое решение (в течение месяца), признав изложенные в апелляции доводы убедительными, либо (если доводы не могут поколебать позицию ведомства) направить апелляцию в Апелляционную палату. Ведомство передало апелляцию в Апелляционную палату, которая ее отклонила. В решении Апелляционной палаты, в частности, отмечено, что решение ведомства об отказе в регистрации "BABY-DRY" не препятствует подаче новой заявки с приложением соответствующих материалов, доказывающих охраноспособность заявленного обозначения, вследствие приобретения им различительной способности.

В иске, поданном в суд 1-й инстанции, фирма "P and G" требовала отменить решение Апелляционной палаты либо на основании того, что обозначение "BABY-DRY" не подпадает под действие приведенных в п. 1(с) ст. 7 Инструкции условий, неохраноспособности заявляемых обозначений либо на основании того, что Апелляционная палата неправомерно отклонила ее просьбу о предоставлении ей возможности собрать материалы для доказательства приобретения обозначением "BABY-DRY" различительной способности.

В случае удовлетворения иска по второму основанию истец просил предоставить ему время для подготовки материалов, необходимых для экспертизы заявленного обозначения в соответствии с условиями охраноспособности, изложенными в п. 3 ст. 7, с последующим их представлением в суд.

Доводы истца сводились к следующему:

- заявленное обозначение как представляющее словосочетание должно оцениваться экспертизой в целом без разделения на отдельные слова, вследствие чего его отнесение к чисто описательным обозначениям неправомерно;

- необходимость оставления заявленного обозначения в общественном пользовании для возможности его применения и другими производителями для описания свойств их товаров не является основанием для вывода о неохраноспособности обозначения "BABY-DRY";

- ценность семантики обозначения "BABY-DRY" заключается в том, что знак как содержащий информацию в намекающем контексте легко запоминается потребителями, в отличие от других обозначений, что обусловливает способность такого знака отличать маркируемые им товары от товаров других производителей.

На основании ст. 63(3) Инструкции суд уполномочен либо отменить оспариваемое решение Апелляционной палаты, либо изменить его.

В результате рассмотрения дела суд отменил решение Апелляционной палаты и возложил расходы на судебное разбирательство на каждую из спорящих сторон.

Решение суда изложено в следующей форме.

В соответствии с п. 1(с) ст. 7 Инструкции не должны регистрироваться товарные знаки, которые состоят исключительно из знаков, которые могут использоваться в торговле для обозначения качества, количества ценности, назначения товаров и услуг, а также их географического происхождения, времени производства и других их характеристик (свойств).

По замыслу законодателей такие знаки вследствие их семантической сущности не способны выполнять главную функцию товарного знака - отличать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого производителя.

Апелляционной палатой также было установлено, что обозначению "BABY-DRY" не присущи какие-либо другие признаки, которые могли бы способствовать отличию маркируемых им товаров от товаров других производителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение "BABY-DRY" является неохраноспособным на основании п. 1(с) ст. 7.

В соответствии со ст. 62(1) Инструкции Апелляционная палата уполномочена либо рассмотреть апелляцию по существу, либо вернуть ее в ведомство для дальнейшего рассмотрения ведомством проигнорированных им доводов заявителя.

Апелляционная палата не должна отвергать доказывающие приобретение знаком различительной способности материалы, которые не были представлены в ведомство, однако особенность рассматриваемого дела заключается в том, что фирма "P and G", не приложив к апелляции каких-либо материалов, указала лишь на возможность их представления.

Статья 74(2) Инструкции предоставляет Апелляционной палате право не рассматривать материалы, которые не представлены вовремя.

Однако эта статья не может быть применена к рассматриваемому делу, т. к. заявитель в конце апелляции лишь указал на свое намерение испрашивать правовую охрану на обозначение "BABY-DRY" на основании п. 3 ст. 7. Кроме того, заявителю не было предоставлено время, необходимое для сбора соответствующих материалов.

Пункт 3 ст. 7 гласит: норма, приведенная в п. 1(с) ст. 7, не имеет силы, если товарный знак вследствие его использования стал обладать различительной способностью в отношении товаров, для маркировки которых испрашивается регистрация.

Признав необоснованными доводы фирмы "P and G", относящиеся к необходимости экспертизы обозначения "BABY-DRY" на основании п. 3 ст. 7 Инструкции, Апелляционная палата тем самым нарушила ст. 62 Инструкции. В решении суда также отмечено, что даже в том случае, если бы истцом были представлены какие-либо материалы в суд, то такие материалы не могли бы быть на основании ст. 63(3) рассмотрены судом, т. к. их рассмотрению судом должно предшествовать их рассмотрение ведомством и Апелляционной палатой.

Название документа