Исчерпание прав (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ст. 6 ТРИПС))

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ИСЧЕРПАНИЕ ПРАВ (СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (СТ. 6 ТРИПС))

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10 октября 2012 года

В. В. ПИРОГОВА

Пирогова Вера Владимировна, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО(У) МИД РФ, кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ.

В Соглашении ТРИПС провозглашены начала общепризнанных принципов права - разумности, добросовестности и справедливости. Их реализация в ТРИПС обеспечивается юридической конструкцией статьи 7. Соглашением ТРИПС устанавливается, что страны - члены Всемирной торговой организации обязаны использовать все преимущества технологических инноваций на взаимовыгодных началах, независимо от уровня экономического развития отдельного государства-члена. Вместе с тем заложенные в ТРИПС принципы должны реализовываться в последующих положениях Соглашения, и преимущественным образом в новеллах, посвященных сфере действия и пределам исключительных прав. Этот тезис представляется неоспоримым, поскольку сам правовой режим ТРИПС направлен на установление границ действия исключительных и по своей природе монопольных прав; их осуществление и защиту. Разумно также полагать, что исключительные права, тесно увязанные в силу монопольного характера с конкурентным правом и антимонопольным законодательством, должны стимулировать приток инвестиций, особенно в наукоемкие секторы экономики, способствуя развитию инноваций во всех сферах науки, техники и производства. Статья 8 Соглашения ТРИПС допускает внесение изменений в законодательство об интеллектуальной собственности страны-участницы, если того требуют общественные интересы, под которыми понимают прежде всего здоровье и безопасность нации. Иными словами, национальный законодатель вправе внести необходимые в указанных целях изменения в закон, но при этом не выходить за пределы правового режима ТРИПС. Интересно заметить, что провозглашенные ТРИПС принципы были в целом одобрены ВОИС и это нашло отражение в рекомендациях международной организации, сформулированных экспертами ВОИС в 2007 году. Для понимания того, как реализуются принципы ТРИПС при осуществлении правового режима ВТО, необходимо обратиться к статьям 30, 31 и 6 Соглашения, которые регламентируют ограничения исключительных прав. В статье 30 заложены правила, направленные на установление легитимных ограничений исключительных прав, предоставляемых патентами. Эти исключения не должны входить в противоречие с обычным, нормальным режимом использования патента и не ограничивать необоснованным образом права патентодержателя. Данное правило позволяет каждое ограничение подвергать анализу, осуществляя своеобразное "тестирование". Статья 6, посвященная исчерпанию исключительных прав, сформулирована следующим образом: "Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений статей 3 и 4 ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности". Статья 28 Соглашения ТРИПС содержит перечень действий, которые составляют объем исключительных прав, в частности изготовление, продажу охраняемых исключительными правами изделий. Такой вид использования изобретения, как "ввоз" запатентованной продукции, регулируется статьей 6 ТРИПС "в особом порядке" <1>. Понятие "ввоз" в контексте ТРИПС понимают как "особое использование", на которое Соглашение обращает внимание в статье 6, посвященной исчерпанию исключительных прав. Норма, имеющая прямое отношение к установлению правового режима ввоза, затрагивает вопрос территориальности исключительных прав. О том, что ввоз может означать в том числе и реимпорт запатентованных товаров в страну происхождения, Соглашение ТРИПС умалчивает: в статье 6 мы находим отсылки к статьям 3 и 4 ТРИПС. -------------------------------- <1> Пирогова В. В. Модернизация концепции охраны интеллектуальной собственности в условиях правового режима ВТО. (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС) // СПС "КонсультантПлюс".

Вместе с тем, следуя логике ТРИПС, Соглашение должно было бы включать в себя четкий правовой режим исчерпания исключительных прав, напрямую относящийся к проблематике международной торговли и регулированию параллельного импорта. На деле оказалось не так. Хотя и было признано, что параллельный импорт отражает суть свободного передвижения товаров, провозглашенного ГАТТ, Соглашение ТРИПС все же не устанавливает общего признания параллельного импорта. Вполне очевиден интерес ведущих компаний мира в области разработки новых технологий к усилению и единообразной охране своих инноваций в мировом экономическом пространстве, логично было предвидеть появление международного договора в области интеллектуальной собственности. Этим договором в силу ряда причин стало Соглашение ТРИПС. По сути, Соглашение ТРИПС должно было бы соблюсти интересы лидеров в области технологий, с одной стороны. С другой стороны, сдерживать антиконкурентную лицензионную практику. Не вполне понятен отказ Соглашения от международного исчерпания прав. Когда правообладатель, лицензиат или иное лицо, действовавшее в обороте с согласия правообладателя, получили вознаграждение за товары, введенные ими в оборот, возникает много доводов в пользу дальнейшего свободного пребывания этих товаров в обороте. Среди иных доводов, на наш взгляд, существенными являются, во-первых, интересы покупателей, которые лишаются возможности выбора товаров. Во-вторых, приобретатели лицензий попадают в положение, когда лишаются доступа к рынкам разработчиков технологий. Тем самым искусственно ограничивается свободная конкуренция между инновационными компаниями. Отвергаются равные возможности для стран - технологических лидеров и развивающихся государств, провозглашенные статьей 7 о балансе интересов правообладателей и пользователей инноваций. Стоит добавить, что правилами статьи 40 также не вносится единых стандартов в предотвращение подобной практики, кроме как наличия перечня действий по ограничению лицензионной практики, носящего неполный, ограниченный характер. Заметим, что даже среди правообладателей - инновационных компаний раздается много голосов в пользу международного исчерпания прав. Выбор, сделанный ТРИПС в отношении исчерпания прав, как полагаем, не является оптимальным. Принцип территориальности должен находиться вне конкурентных отношений, если они ведут к дисбалансу интересов участников оборота (ст. 3 и ст. 4). Учитывая, что ТРИПС внесло более жесткие правила охраны интеллектуальной собственности на принципах общего и равного доступа к технологиям, мы можем найти мало аргументов в пользу запрета параллельного импорта. Представляется не совсем логичным в ракурсе идеи свободного товарообмена и развития международного технологического обмена оставить без внимания детальное регулирование такого широкомасштабного экономического явления. Проблема параллельного импорта и напрямую с ней связанная норма об исчерпании исключительных прав возникли в начале прошлого столетия. Правообладатели популярных товарных знаков, используемых, в частности, в парфюмерно-косметическом секторе, стали выходить с коммерческими предложениями на внешние рынки. Поскольку лицензионное производство этой продукции в отдельных странах давало значительные ценовые преимущества, лицензиары стремились таким путем минимизировать производственные издержки. В результате размещения производства одного и того же товара в разных странах стал возникать ценовой разброс, достигавший иногда 45 - 50 процентов. Этот экономический феномен привлек коммерческие предприятия, которые занимались преимущественно торговыми операциями на внешних рынках. Более дешевую маркированную продукцию они стали реимпортировать в страну происхождения, получая значительные прибыли. В экономике и праве возникло понятие "параллельный импорт" (реимпорт). Правообладатели товарных знаков, держатели патентов стали обращаться в суды, желая пресечь подобный реимпорт. Возник вопрос, распространяются ли их исключительные права на такое действие, как "ввоз" запатентованной или маркированной продукции. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (далее по тексту - Парижская конвенция) (статья 5 A) данный вопрос умалчивала, ограничиваясь только ссылкой на возможность ввоза запатентованных изделий правообладателем как доказательство использования изобретения. На тот период, когда производственное освоение новшеств редко осуществлялось за рубежом, вопрос реимпорта практически не вставал. Развитие международного товарообмена, в том числе и лицензионной торговли, привело к вышеуказанной проблеме регулирования реимпорта <2>. -------------------------------- <2> Beier. Territorialitat des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr // GRUR Int. 1968. Heft N 1. S. 12.

Под экономические реалии была выстроена правовая модель ограничения исключительных прав. В ее основу заложена норма о так называемом исчерпании, или прекращении, прав. Поскольку исключительным правам присущ территориальный характер, логично было бы предположить, что определенная партия маркированных товаров, введенная в торговый оборот в иностранном государстве, может в дальнейшем свободно, беспрепятственно пребывать в обороте. На практике это будет означать, что конкретная партия косметической продукции с популярным французским товарным знаком, по лицензии произведенная и введенная в оборот в Сингапуре, может приобретаться "параллельными импортерами" и впоследствии продаваться, в том числе и на территории Франции. Однако доктрина и практика пошли по другому пути. Были разработаны две модели исчерпания прав. Согласно первой модели - международной, где бы территориально ни вводились в оборот маркированные или запатентованные товары, после первой продажи исключительные права на них прекращаются. Согласно другой модели выдвигается требование осуществить введение товаров в оборот на территории страны происхождения. Только в этом случае исключительные права на охраняемую правами интеллектуальной собственности продукцию считают исчерпанными. Эта модель исчерпания получила название национальной <3>. -------------------------------- <3> Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М., 2008.

Существует также третья, комбинированная модель - региональная. Если несколько государств договариваются, что первая продажа должна быть произведена только на их территориях. В качестве примера приведем региональную модель исчерпания Европейского союза, стран - участниц Североамериканского соглашения о свободной торговле, подписанного США, Канадой и Мексикой в 1992 году (далее по тексту - Договор НАФТА) <4>. -------------------------------- <4> Bikoff. Wilson. Intellectual property protection under NAFTA and TRIPS and the future of bilateral Intellectual Property initiatives // Patent World. 1994. P. 23.

Казалось бы, привязка к конкретной модели и в то же время свободный ее выбор могли бы создать адекватный режим параллельного импорта. Но эта иллюзия полностью исчезает, если обратиться к анализу правоприменительной практики по параллельному импорту. В Соединенных Штатах Америки до окончания Второй мировой войны в прецедентной практике применялся подход, согласно которому патенты и товарные знаки относили к легальным средствам разделения рынков. Но при этом антитрестовское законодательство не позволяло применять эти правила без ряда ограничений. Показательно в этом смысле судебное решение по делу Timken Roller Bearing. Американской компанией были подписаны лицензионные договоры с французским и английским лицензиатами о производстве роликовых подшипников. Дистрибуция была организована таким образом, что большие объемы лицензионной продукции поставлялись на территорию США, создавая определенные диспропорции в конкурентных отношениях внутри этого сектора промышленности на внутреннем рынке. Поскольку действия лицензиатов были согласованы с материнской американской компанией-лицензиаром, суду не удалось применить ни положения антитрестовского законодательства, ни закон Ленхэма о товарных знаках. Позиция суда отражена в заключении Министра юстиции Джексона о том, что американские компании, разумеется, вправе учреждать иностранные дочерние предприятия и действовать самостоятельно в определении своей торговой политики. В том, что американская компания Timken <5> установила деловые контакты в Англии и во Франции, не усматриваются противозаконные или скрытые действия. Не допущены и нарушения антитрестовского законодательства, поскольку компания не может вступать в конкурентные отношения сама с собой. Но при этом совместная с иностранными партнерами деятельность привела к нежелательным последствиям для конкретного сектора американского рынка. Поэтому пресечь эти действия представляется возможным только в рамках так называемой негласной доктрины (conspiracy doctrine). Доктрина применима только для разрешения споров касательно форм и методов ведения торговой деятельности иностранных участников торгового оборота на территории США. Было высказано мнение, что это решение направлено более на ограничение торговли, чем на ее открытость. Из дальнейших выводов суда следует, что не всякая торговая деятельность требует внесения подобных ограничений, но в международной торговле с ее тарифным режимом, различного рода квотами и субсидиями в ряде случаев имеется необходимость прибегать к подобного рода ограничительным мерам, в особенности когда имеется угроза единству и сбалансированному развитию внутреннего рынка государства. В дальнейшем торговые компании, ориентирующиеся на экспортных операциях, стали избирать определенные тактические приемы ведения лицензионной практики, позволяющие им отделять вопросы охраны интеллектуальной собственности от сферы действия антитрестовского законодательства. -------------------------------- <5> United States v. Timken Roller Bearing Co 341 U. S. 593 (1951). Американская компания Timken занимала в конце 40-х годов в США 70 - 80% рынка роликовых подшипников. Подобное судебное решение было вынесено немногим позднее по делу "United States v. I. C.I." 100 F. Supp. 504 (1951).

В деле Силуэт <6>, которое рассматривалось в рамках Суда ЕЭС, возникла необходимость толкования статьи 7 Директивы N 89/104 о товарных знаках. Уместно обратить внимание, что ее содержание в первоначальном варианте проекта Директивы исходило из конструкции международного исчерпания прав. Впоследствии, под влиянием промышленных кругов Евросоюза, текст был изменен. Действующая модель исчерпания прав на товарный знак - региональная. -------------------------------- <6> Пирогова В. В. Современная концепция охраны изобретения (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС) // СПС "КонсультантПлюс".

Практические сложности для правоприменительной практики Евросоюза были обусловлены тем, что до принятия указанной Директивы большинством европейских стран касательно товарных знаков применялось международное исчерпание. Вот что писал по этому вопросу один из известных специалистов по интеллектуальной собственности профессор Ульрих: "Сегодняшняя ситуация неудовлетворительна, так как позволяет использовать законодательство о товарных знаках в целях, не связанных с областью охраны интеллектуальной собственности. Она ведет к разделению международных рынков и ценовой дискриминации" <7>. -------------------------------- <7> Ullrich. TRIPs: adequate competition policy, 4 Pacific Rim Law&Policy Journal. N 1. 1995.

Для английского права характерно регулирование объема полномочий в рамках договорного права <8>. Обычно в лицензионные договоры вносятся условия об ограничении продаж запатентованного товара, причем эти ограничения возможны только для договоров, предметом которых являются патенты на изобретения или другие объекты интеллектуальной собственности. Эти подходы распространяются как на внутренние, так и на внешние торговые сделки, включая параллельный импорт товаров, изготовленных в иностранном государстве, если они были произведены с согласия правообладателя и при условии включения в договор каких-либо ограничений по распространению продукции. Важно отметить, что данные правила действуют только в случае, если в стране - торговом партнере получен патент. Активно английскими судами применяется доктрина fair use <9>. -------------------------------- <8> Cornish. Trade Marks: Portcullis for the EEA? // E. I.P. R. 1998. P. 172; Cornish. Llewelyn. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights. Sweet&Maxwell. 2003, 18-03. <9> О современной практике применения доктрины: Nimmer D. Copyright Illuminated. Refocusing the Diffuse US Statute. Wolters Kluwer. 2008. P. 360 - 386.

Многими европейскими специалистами по интеллектуальной собственности тогда были высказаны критические замечания по поводу отказа от практики применения международного исчерпания прав на товарный знак и использование законодательства о товарных знаках в целях, выходящих за пределы его действия. Так, в частности, подчеркивалось, что основной функцией товарного знака, даже в рамках Директивы, остается функция указания происхождения. Это положение согласуется с тем, что любое нарушение прав на товарный знак должно включать элемент смешения знаков. Таким образом, должно быть признано: там, где отсутствует смешение знаков, недобросовестная практика, наносящая вред репутации знака или потребитель вводится в заблуждение, правообладателю знака не может быть предоставлено правомочий запрещать параллельный импорт товаров истинного (оригинального) происхождения. Такая позиция не должна претерпевать изменения ни внутри стран Евросоюза, ни в международном товарообороте с другими странами. Определенную гибкость в применении доктрины первой продажи демонстрирует американская практика. В области товарных знаков особенно наглядно проявляется, как применение доктрины позволяет контролировать пути сбыта и распределения товарных потоков. Среди этих товаров в большинстве своем маркированные товарными знаками американских производителей. С помощью нивелирования нормы об исчерпании прав, ее отсутствия в законодательстве каждый раз по-новому суды решают спор о разрешении ввоза на территорию США партии маркированных товаров. Провозглашено, что в праве на товарный знак применяют международное исчерпание. Практика свидетельствует об ином подходе. Приведем несколько практических примеров <10>. В деле "Katzel" Верховным судом США были сформулированы некоторые определяющие выводы: первая продажа за границей не исчерпывает прав на товарный знак, если товарный знак принадлежит иностранному правообладателю, который приобрел их у первоначального американского правообладателя. Даже если товар по качеству полностью соответствует товару американского происхождения, на его ввоз на территорию США накладывается запрет. Современная судебная практика в целом сохранила эту концепцию. Если рассматривать это решение суда с позиций распоряжения исключительными правами на знак, то следует сделать иные выводы. Американским правообладателем права на знак были отчуждены третьему лицу. Новый правообладатель вправе распоряжаться знаком по своему усмотрению, в том числе и осуществляя продажу маркированных изделий на любой территории. Некоторые из аналитиков находят подобное решение суда как протекционистское, направленное на защиту американской системы дистрибуции. Как нельзя ярко в этом решении проявляется использование прав интеллектуальной собственности в качестве мер нетарифного регулирования, впоследствии воплотившегося при разработке ТРИПС. -------------------------------- <10> Heath. Parallel imports and international trade // IIC. 1997. Vol. 28. P. 623.

Другой пример иллюстрирует применение доктрины первой продажи в патентном праве. Как в Законе о товарных знаках, так и в патентном законодательстве нормы об исчерпании прав отсутствуют. Следует различать несколько случаев введения в оборот запатентованной продукции. Если она отчуждается посредством продаж американским правообладателем на территории США, суды исходят из нижеследующего. "Изготовление" и "продажа" составляют суть патентных прав. К тому же правообладатель при продаже партии запатентованных товаров получил вознаграждение, следовательно, его права подлежат исчерпанию. Впервые этот фундаментальный подход к исчерпанию патентных прав был сформулирован Верховным судом США в 1873 году. Более поздними решениями исчерпание прав подтверждалось, когда патентодержатель сам изготавливал продукцию, продавал ее, получал за это соответствующее вознаграждение. Вместе с тем судебная практика стала склоняться к тому, что за ним признавалось не только право на изготовление и продажу, но и право на контроль за ее дальнейшим пребыванием в обороте, называя это правомочием на изготовление. С точки зрения поддержания качества запатентованной продукции при ее эксплуатации, например, выполняя ее ремонт, гарантийное обслуживание это решение объяснить можно. Но оно никак не сопряжено с исчерпанием прав и доктриной первой продажи: конкретные товары уже были введены в оборот посредством отчуждения патентных прав их продажи. Когда запатентованные американским правообладателем товары оказываются за пределами США, суды их ввозу в страну регулируют на иных подходах, которые были заложены для регулирования лицензионной торговлей в ряде судебных решений конца XIX начала XX столетия. В одном из них указывалось, что авторизованные продажи лицензиатом запатентованной продукции любому лицу с целью перепродажи составляют противозаконные действия. Отправной точкой считают ограниченный объем правомочий, которыми располагает по лицензии лицензиат. Предполагают, что права лицензиата априори исчерпаны. Примечательно также, что в отношении сублицензионных договоров действует такое правило: если лицензиар сформулирует запрет на выдачу такой лицензии, то любые продажи запатентованной продукции лицензиатом третьим лицам с целью их перепродаж будут квалифицироваться как выдача сублицензии и, следовательно, нарушающие условия договора. Вышеизложенное, полагаем, позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, американское право отказалось от дефиниции "исчерпание прав" в своем законодательстве. Во-вторых, нельзя говорить о сложившейся устойчивой судебной практике по этой группе дел. В-третьих, суды, рассматривая обстоятельства дела, берут за основу защиту не интересов правообладателей, а скорее защиту системы дистрибуции и перераспределения товарных потоков внутри страны. Кроме того, излишне говорить, что в делах, основу которых составляют патентные споры, во главу угла ставится защита новых технологий и, следовательно, недопустимость утечки запатентованной информации посредством неконтролируемых со стороны патентодержателя перепродаж в пользу третьих лиц. Скорее можно утверждать, что как таковой доктрины исчерпания в США не существует. Есть судебная практика, использующая исключительные права как особое, неспецифическое средство регулирования товарооборота, включая систему дистрибуции. Новейшая практика это подтверждает. В японском законодательстве об интеллектуальной собственности не закреплена специальная норма об исчерпании исключительных прав. Тем не менее можно говорить о прогрессивном японском законодательстве, регулирующем реэкспорт товаров. Принят целый ряд нормативных актов, направленных на защиту законного параллельного импорта. К ним можно отнести Положение о системе дистрибуции <11>, где содержатся, в частности, нормы, обеспечивающие добросовестную конкуренцию между дистрибьюторами товаров. Государственные органы вменяют импортерам в обязанность размещать на ввозимых товарах информацию о стране происхождения товара. Следуя международному исчерпанию прав, правоприменительная практика тем не менее использует его с ограничениями. Например, при несоответствии качества импортируемых товаров качеству оригинальных товаров. В целях защиты импорта стратегически важных для государства товаров министерство по торговле и промышленности разрабатывает специальные перечни товаров, в отношении которых параллельный импорт либо запрещается, либо носит ограниченный характер. Речь идет прежде всего о сфере наукоемких технологий, подпадающих под охрану японскими патентами. -------------------------------- <11> The antimonopoly guidelines concerning distribution systems and business practices. 1991. Chapter 3.

Итак, неурегулированные еще со времени разработки Парижской конвенции вопросы импорта охраняемой исключительными правами продукции требовали решения. Полагаем, одним из вариантов решений мог бы оказаться отказ рассматривать ввоз как правомочие, относящееся к исключительным правам. Строго следуя территориальному характеру этих прав, ни ввоз (импорт), ни вывоз (экспорт) не может регулироваться правообладателем в том смысле, что его права действуют в пределах национальной юрисдикции. Включение в объем исключительных прав этого правомочия неминуемо будет вести к вопросу: какими правовыми основаниями располагает правообладатель, чтобы контролировать пребывание в торговом обороте продукции, если за ее первую продажу он уже получил вознаграждение? Если же это правило исчерпания остается в законодательстве об интеллектуальной собственности, то оно должно применяться на единообразной основе по принципу международного исчерпания прав. Отсутствие в тексте ТРИПС определенных правил применения той или иной модели исчерпания может быть скомпенсировано, по нашему мнению, обращением к общим принципам Соглашения ТРИПС, и прежде всего к вышеупомянутой нами статье 7 ТРИПС.

Название документа