Спорные вопросы применения компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

В. В. ОРЛОВА

Орлова Валентина Владимировна, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании Pepeliaev Group, патентный поверенный, доктор юридических наук, профессор.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК вместо возмещения убытков правообладатели вправе требовать от нарушителя компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается при этом от доказывания размера причиненных ему убытков. Настоящая статья освещает вопросы применения компенсации при незаконном использовании товарного знака и обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Ключевые слова: исключительные права, защита интеллектуальной собственности, товарные знаки, компенсация за незаконное использование, убытки.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Регламентируя вопросы ответственности за незаконное использование товарного знака, ГК РФ в п. 1 ст. 1515 определил, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно положениям п. 2 ст. 1515 ГК под нарушителем исключительного права на товарный знак понимается лицо, незаконно использующее товарный знак правообладателя или обозначение, сходное с товарным знаком до степени смешения, на товарах, этикетках, упаковках товаров. Иными словами, незаконность использования товарного знака связана с несанкционированным использованием как самого товарного знака, так и обозначения, сходного с ним до степени смешения. Однако законодатель не везде последователен. В п. 4 ст. 1515 ГК говорится, что правообладатель вместо возмещения убытков может потребовать от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб. (сумму определяет суд, исходя из характера нарушения); 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака при сравнимых обстоятельствах. Таким образом, "незаконность" законодатель связывает только с размещением самого товарного знака и размещением на самом товаре.

Законодательные огрехи

В абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ содержится общее правило для всех охраняемых в Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В соответствии с ним незаконным является такое использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, которое осуществляется без согласия правообладателя <1>. При этом названная норма, не конкретизируя, указывает на использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации различными способами, в том числе способами, предусмотренными ГК РФ. -------------------------------- <1> Такого же мнения придерживается известный специалист в области интеллектуальной собственности, доктор юридических наук профессор Э. П. Гаврилов: "Во второй фразе абзаца 3 пункта 1 указывается на то, что использование охраняемого объекта без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами. Это указание логично вытекает из предшествующей фразы, в которой установлен запрет такого использования: нарушение любого запрета, установленного ГК РФ, является незаконным и влечет ответственность" (Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. Комментарий к ст. 1229).

Способы использования товарного знака определены в п. п. 1 и 2 ст. 1484 ГК, при этом в п. 1 они определены в общем виде, а в п. 2 - более подробно, но не исчерпывающе. Очевидно, что под использованием со стороны правообладателя (либо лица, им уполномоченного) подразумевается использование именно товарного знака, а не обозначения, сходного с ним до степени смешения <2>. В случаях же незаконного (не санкционированного правообладателем) использования речь может идти как непосредственно о товарном знаке, так и об обозначении, сходном с ним до степени смешения. Это следует из системного анализа норм ГК, регулирующих вопрос ответственности за незаконное использование товарного знака. -------------------------------- <2> Исключение - предусмотренное п. 2 ст. 1486 ГК использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Во-первых, норма ГК РФ, запрещающая неопределенному кругу лиц использование "без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения", размещена законодателем в ст. 1484 ГК, которая посвящена содержанию исключительного права на товарный знак. Эта статья определяет, что разрешено правообладателю и что запрещено иным лицам. Во-вторых, толкуя в п. 1 ст. 1515 ГК РФ понятие контрафактных товаров, этикеток, упаковок, законодатель указывает на размещение на них и товарного знака, и обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом он отмечает незаконность размещения этих двух видов обозначений. В-третьих, в п. 2 ст. 1515 ГК законодатель подтвердил право правообладателя требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров или удаления с них обозначений. При этом указывается на незаконно используемые на контрафактных товарах, этикетках и упаковках товарный знак и обозначение, сходное с ним до степени смешения. В-четвертых, определив в п. 3 ст. 1515 ГК РФ особенности нарушения исключительного права на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, законодатель установил обязанность нарушителя удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. В-пятых, устанавливающая возможность истребования компенсации за нарушение исключительного права норма расположена в той же статье, в которой раскрывается понятие контрафактных товаров, этикеток, упаковок, определяются права правообладателя и обязанности нарушителя исключительного права, содержание которых связано и с товарным знаком, и с обозначением, сходным с ним до степени смешения. В-шестых, в этой норме упоминаются убытки, взамен которых может быть истребована компенсация. Отметим, что нет никаких оговорок, связанных с незаконным использованием или самого товарного знака, или обозначения, сходного с ним до степени смешения. В-седьмых, в первой из частей этой нормы предусматривается возможность истребования компенсации, размер которой устанавливает суд, определены условия такой компенсации: верхний и нижний пределы, усмотрение суда и характер нарушения. Однако предмет незаконного использования - товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, - не конкретизируется. В-восьмых, в части второй этой нормы указываются "товары, на которых незаконно размещен товарный знак". Как уже отмечалось, в соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК такие товары называются контрафактными, их определение дается с указанием на "товарный знак и обозначение, сходное с ним до степени смешения". Очевидно, при формулировке подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ была совершена юридико-техническая ошибка - упущено словосочетание "обозначение, сходное с товарным знаком до степени смешения". Нет никаких сомнений, что деление п. 4 на две части выполнено с целью установления двух способов определения размера компенсации, но не двух составов правонарушения. Если бы задачей законодателя было установление двух составов, то согласно правилам юридической техники содержание п. 4 было бы иным. В одном случае указывалось бы на то, что незаконность связана с несанкционированным использованием самого товарного знака, а в другом - что она связывается с использованием, вопреки предостережению закона, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком. Приведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что правило подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ должно применяться не только к случаям размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках, не санкционированного правообладателем, но и к случаям запрещенного законом (п. 3 ст. 1484 ГК) размещения на товарах, этикетках, упаковках товаров обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком, при отсутствии разрешения его правообладателя.

Мнение судов

Проанализируем содержание судебных актов, вступивших в законную силу, решения которых связаны с применением подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В одном из судебных актов <3> по делу о запрете использования обозначения и взыскании компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, Высший Арбитражный Суд РФ установил сходство используемых ответчиками обозначений до степени смешения с товарными знаками истца. Удовлетворяя требования истца, суд исходил из того, что имеется наличие трех совпадений: фонетического, графического и смыслового. Это позволило сделать вывод о сходности до степени смешения доминирующего словесного обозначения комбинированного товарного знака Comedy со словесным обозначением, использованным на этикетках водки "Комеди" (Comedy). -------------------------------- <3> Определение ВАС РФ от 26.07.2010 N ВАС-9776/10.

ВАС РФ посчитал, что создается опасность реального смешения в глазах потребителя словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением, использованным на этикетках водки "Комеди" (Comedy). В отношении компенсации было отмечено, что "доводы заявителя о чрезмерном размере взысканной компенсации отклонены судом, поскольку законом не предусмотрено право суда или истца по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в силу императивного характера данной нормы". В судебном акте отражен еще один аспект, относящийся к сходству, а не тождеству сравниваемого обозначения и товарного знака. ВАС указал, что "также не могут являться основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации доводы о необходимости использования судом специальных познаний для определения сходства спорных обозначений, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, разрешается судом на основании сравнительного анализа противопоставляемых обозначений". В другом судебном акте ВАС РФ <4> отмечается, что ответчик осуществляет издание книги, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца: "Правообладатель избрал в качестве способа защиты права компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Суд взыскал указанную компенсацию в сумме 1,246 млн. руб. и указал, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной указанной нормой права". -------------------------------- <4> Определение ВАС РФ от 28.10.2009 N ВАС-13447/09.

Следует упомянуть также два постановления Федерального арбитражного суда Московского округа, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. В первом из них <5> указывается, что, "исследовав и оценив доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили иск, поскольку установили, что ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца". -------------------------------- <5> Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2010 N КГ-А40/13907-09.

Во втором Постановлении ФАС Московского округа <6> отмечает следующее: "Полагая исковые требования подлежащими удовлетворению, суды исходили из того, что между обозначением Templer, используемым ответчиком на товаре, который он вводит в гражданский оборот, и товарными знаками истца Tampler и Templier имеется сходство до степени смешения. Товары истца и ответчика с указанным обозначением являются однородными. Учитывая данные обстоятельства, требование истца о взыскании компенсации судами признано правомерным и обоснованным". И далее: "Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак". -------------------------------- <6> Постановление ФАС Московского округа от 07.10.2009 N КГ-А40/9965-09.

Нельзя не отметить решение Арбитражного суда города Москвы <7>, касающееся вопроса компенсации в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В документе указывается, что "в силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Таким образом, истец просит взыскать с ответчиков солидарно 261,2 млн. руб. 00 коп. компенсации в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещено сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя обозначение. Учитывая доказанность нарушения ответчиком исключительных прав истца, характер нарушения, суд пришел к выводу об удовлетворении требования истца в части взыскания компенсации в двукратном размере". -------------------------------- <7> Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2010 по делу N А40-162099/09-26-1179.

Проведенный анализ судебной практики позволяет сделать однозначный вывод: рассматривая вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, все суды применили единообразный подход к пониманию оборота "незаконно размещен товарный знак". Подход основан на нормах абз. 3 п. 1 ст. 1229 и п. 1 ст. 1515 ГК РФ. Незаконными являются не санкционированное правообладателем использование самого товарного знака и использование обозначения, сходного с ним до степени смешения. Иными словами, ни одно из указанных судебных решений не предполагает, что истребование компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, возможно только в случае незаконного использования самого охраняемого товарного знака.

Мнение ученых

Помимо содержания законодательных норм и соответствующей судебной практики, мы проанализировали положения наиболее значимых, на наш взгляд, научных и научно-практических комментариев к ст. 1515 ГК РФ, выполненных известными специалистами в области интеллектуальной собственности, включая разработчиков части четвертой ГК. К числу таких комментариев, не умаляя достоинств иных исследований, мы отнесли: - комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации под редакцией А. Л. Маковского со вступительной статьей В. Ф. Яковлева, выполненный коллективом Исследовательского центра частного права (В. Ф. Яковлевым, А. Л. Маковским, Е. А. Сухановым, П. В. Степановым, Е. А. Павловой, В. О. Калятиным, Л. А. Трахтенгерц, К. В. Всеволжским, Г. Е. Авиловым, О. М. Козырь, О. Ю. Шилохвостом) <8>; -------------------------------- <8> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. М., 2008.

- совместный комментарий к ст. 1515 ГК РФ кандидата юридических наук П. В. Степанова, референта Государственно-правового управления Президента РФ, и О. А. Рузаковой, доктора юридических наук, главного советника аппарата Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству <9>; -------------------------------- <9> Товарный знак: постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П. В. Крашенинникова (колл. авт.: Кириллова М. Я., Крашенинников П. В., Орлова В. В., Рузакова О. А, Степанов П. В.). М., 2010.

- уже упоминавшийся комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ Э. П. Гаврилова, В. И. Еременко <10>. -------------------------------- <10> Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Указ. соч.

Комментарий Исследовательского центра частного права подтверждает, что структура п. 4 ст. 1515 ГК обусловлена целью предоставления правообладателю возможности выбрать способ определения компенсации. "Правообладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от нарушителя выплаты компенсации. <...> Правообладатель вправе по своему выбору потребовать компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515)" <11>. -------------------------------- <11> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 678 - 679.

В комментарии отсутствует указание на то, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, может быть применена лишь к тем случаям, когда незаконно используется товарный знак, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. В комментарии П. В. Степанова и О. А. Рузаковой приводятся, в частности, следующие суждения: (1) "Комментируемая статья определяет меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное в пункте 4, является одним из способов защиты, предусмотренных Кодексом..."; (2) "Гражданский кодекс РФ не предусматривает право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, установленной подпунктом 2 пункта 4 комментируемой статьи, что подтверждается и судебной практикой, в частности Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 октября 2009 года N ВАС-13447/09 по делу N А40-92386/08-110-840. В том случае, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака... размер компенсации определяется исходя из вознаграждения обусловленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения" <12>. -------------------------------- <12> Товарный знак: постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 216 - 218.

В комментарии Э. П. Гаврилова и В. Н. Еременко к ст. 1515 ГК указывается следующее: "6. В соответствии с пунктом 4 комментируемой статьи правообладатель может потребовать взыскания с нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Возможность предъявления требования о взыскании компенсации вместо возмещения убытков предусмотрена в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ. В этой последней норме содержится несколько важных положений, которые подлежат применению по пункту 4 комментируемой статьи, но в указанном пункте 4 они не повторяются. Об общих вопросах взыскания этой компенсации см. пункты 6 - 9 комментария к статье 1252 ГК РФ. 7. Виды и размеры компенсации, предусмотренной в пункте 4 комментируемой статьи, являются практически идентичными и в сфере авторского права (ст. 1301 ГК РФ), и в сфере смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), и в сфере наименований места происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ), и в сфере товарных знаков. 8. В сфере товарных знаков установлено два вида компенсации (названия условны): - компенсация по усмотрению суда; - компенсация в двукратном размере стоимости. Подробный комментарий первого вида компенсации приводится в пункте 6 комментария к статье 1301 ГК РФ, относящейся к авторскому праву. Все содержащиеся здесь выводы полностью применимы к товарным знакам. "Суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации ниже минимального <...>, поскольку обязательство <...> по выплате компенсации <...> не является неустойкой", - пункт 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 года N 122. 9. Компенсация второго вида (подп. 2 п. 4 комментируемой статьи) может определяться либо как двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, либо как двукратный размер стоимости права использования товарного знака, если бы они были приобретены нарушителем. При этом учитывается не та цена, по которой нарушитель продает контрафактные товары, а та цена, по которой владелец товарного знака продает подлинные, легальные товары" <13>. -------------------------------- <13> Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Указ. соч.

Процитированные выше суждения ряда ведущих российских ученых - специалистов в области интеллектуальной собственности к ст. 1515 ГК в целом и к п. 4 этой статьи в частности свидетельствуют: ни один из комментаторов не исходит из предположения, что содержащаяся в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ норма относится к случаям незаконного использования только самого товарного знака и не может быть применена, когда нарушителем используется обозначение, сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком. Между установлениями, содержащимися в подп. 1 и 2, имеются ряд различий, но они не обусловлены предметом незаконного использования - товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения. Системное толкование норм ГК РФ, относящихся к защите исключительного права на товарный знак, анализ соответствующей судебной практики и комментариев специалистов позволяют сделать однозначный вывод об отсутствии оснований для применения нормы подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК только к тем нарушениям исключительного права на товарный знак, при которых на товаре, этикетке, упаковке незаконно размещен сам знак. При этом и судебная практика, и доктрина исходят из основанного на законе подхода: под незаконным использованием товарного знака понимается не санкционированное правообладателем использование как самого охраняемого товарного знака, так и обозначения, сходного с ним до степени смешения. Структура и содержание всей ст. 1515 ГК не ограничивают возможность компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 статьи, только случаями незаконного использования самого охраняемого товарного знака. Другим словами, положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 в части взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров должны применяться и к случаям, когда на товаре размещено обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

------------------------------------------------------------------

Название документа