Актуальные вопросы применения компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака

(Забегайло Л. А., Евдокимова Е. А.)

("Право и экономика", 2010, N 5)

Текст документа

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

КАК МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Л. А. ЗАБЕГАЙЛО, Е. А. ЕВДОКИМОВА

Забегайло Лариса Алексеевна.

Юрист агентства интеллектуальной собственности "Геотроника" (г. Краснодар). Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета международных отношений и международного права Южного института менеджмента. Специалист по актуальным вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности.

Родилась 11 ноября 1951 г. в г. Краснодаре. Окончила юридический факультет Кубанского государственного университета в 1975 г.

Соавтор монографий "Особенности рассмотрения дел о защите интеллектуальной собственности" (2008) и "Охрана коммерческой тайны в Российской Федерации" (2009), а также автор статей по актуальным вопросам защиты различных объектов интеллектуальной собственности, которые опубликованы в журналах "Право и экономика", "Современное право", "Российская юстиция", "Юрист" и др.

Евдокимова Елизавета Алексеевна.

Практикующий юрист в области защиты интеллектуальной собственности (г. Ростов-на-Дону).

Родилась 28 апреля 1978 г. в г. Кимры Тверской обл. Окончила Южный институт менеджмента (г. Краснодар) в 2009 г.

Соавтор монографии "Особенности рассмотрения дел о защите интеллектуальной собственности".

В статье рассмотрены современные способы определения размера компенсации, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса РФ, показаны преимущества данной меры ответственности по сравнению с взысканием убытков в случаях незаконного использования чужого товарного знака, проанализированы подходы, которые выработаны отечественными судами при обосновании размера денежной компенсации вместо взыскания убытков. Выводы авторов могут быть использованы в правоприменительной практике.

Ключевые слова: товарный знак; правообладатель; исключительное право; гражданско-правовая ответственность; компенсация; убытки.

Topical issues of applying compensation as a measure of liability for illegal use of a trademark

L. A. Zabegajlo, E. A. Evdokimova

The article deals with modern methods of determining the amount of compensation provided under Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the advantages of this measure of responsibility in comparison with the recovery of damages in cases of illegal use of someone else's trademark; analyzes the approaches elaborated by the Russian courts in the compensation amount rationale in lieu of the recovery of damages. The conclusions of the authors might be used in law enforcement.

Key words: trademark; trademark owner; exclusive right; civil liability; compensation; damages.

Применение компенсации как меры ответственности за незаконное использование чужого товарного знака закреплено в п. 4 ст. 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно указанной норме правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков. Данная новелла отечественного законодательства впервые была установлена п. 4 ст. 46 ранее действовавшего Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в ред. 2002 г.) (далее - Закон о товарных знаках). В части четвертой ГК РФ эта новелла скорректирована законодателем с учетом потребностей современного рынка.

Общеизвестно, что нарушение прав на товарный знак может причинить правообладателю различные виды убытков. Кроме того, в случае реализации правонарушителем товаров низкого качества может быть нанесен вред деловой репутации производителя легальной продукции. Все понесенные правообладателем убытки подлежат возмещению в полном объеме на основании ст. 15 ГК РФ. Согласно данной статье под убытками понимаются реальный ущерб и упущенная выгода, при этом уточняется, что если лицо, нарушившее право другого лица, получило вследствие этого доходы, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Определение размера причиненных убытков

При возникновении судебных споров главная трудность состоит именно в определении размера причиненных убытков. Кроме того, правообладатель должен доказать, что между противоправными действиями нарушителя и наличием убытков существует причинно-следственная связь. Ответчик в судебном процессе постарается не менее аргументированно обосновать уменьшение доходов истца причинами "внешнего свойства", например сезонным характером торговли, насыщением рынка, появлением на рынке новых конкурентов.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель, вместо того чтобы доказывать причинение ему убытков, вправе требовать от лица, незаконно использующего его товарный знак, выплаты денежной компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб. Окончательная сумма требования определяется по усмотрению суда исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

Еще в период действия Закона о товарных знаках Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - Президиум ВАС РФ) было дано разъяснение, что суд не вправе взыскивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках. Данное разъяснение на примере конкретного дела изложено в п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью о выплате компенсации в сумме 100 тыс. руб. Требование мотивировано тем, что ответчик маркировал свою продукцию товарным знаком истца. Поскольку нарушение было однократным и, по мнению истца, не повлекло существенного ущемления его прав, требование о прекращении незаконного использования товарного знака не предъявлялось, компенсация было заявлена на минимальную сумму - 100 тыс. руб.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требование истца удовлетворено. В кассационной жалобе ответчик просил изменить принятые по делу судебные акты в части взыскания компенсации в размере 100 тыс. руб. и принять новый судебный акт о взыскании компенсации в размере 1000 руб. При этом ответчик полагал, что взысканная с него сумма компенсации по своей правовой природе является неустойкой, следовательно, суд должен был оценить соразмерность суммы компенсации и совершенного нарушения и снизить размер взыскиваемой компенсации в силу ст. 333 ГК РФ.

Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, указав следующее: размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков. Со ссылкой на положения ст. 333 ГК РФ суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации вместо взыскания убытков не является неустойкой. Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это нарушение суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, а именно от 1000 до 50 тыс. МРОТ.

Данное разъяснение Президиума ВАС РФ, принятое в период действия п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках, безусловно, сохраняет свою силу и применительно к ныне действующему п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Практика применения компенсации за незаконное использование чужого товарного знака, накопленная с 2002 г., показывает, что зачастую запрашиваемые правообладателями суммы чрезвычайно завышены. На наш взгляд, правообладатели должны обращаться к норме о компенсации с общегражданских позиций разумности и справедливости и быть готовыми не только указать, но и обосновать размер компенсации. По справедливому утверждению, "для взыскания компенсации не требуется доказывать размер убытков, однако, поскольку компенсация взыскивается вместо убытков, суд должен хотя бы приблизительно определить размер убытков и с учетом этого взыскивать компенсацию" [1].

Правоприменительная практика в отношении выплаты денежной компенсации вместо взыскания убытков в случаях незаконного использования чужого товарного знака пока не обобщена, вместе с тем при решении данного вопроса судами уже выработаны определенные подходы.

Так, одним из способов обоснования размера компенсации может быть признан размер дохода, полученного нарушителем от производства или реализации контрафактной продукции. Например, такой подход был использован Арбитражным судом Краснодарского края при рассмотрении дела N А-32-20626/2003-36/395. В решении суда при обосновании размера компенсации (один миллион руб.) было указано на недобросовестность действий ответчика, грубость правонарушения, отсутствие намерения заключить лицензионный договор.

Другим способом обоснования размера компенсации может быть размер реального ущерба в виде падения объема продаж у правообладателя вследствие появления на рынке контрафактной продукции. Однако, как указано ранее, такое обоснование должно подтверждаться наличием причинно-следственной связи между противоправным поведением нарушителя и заявляемым размером реального ущерба.

Наиболее распространенным способом обоснования размера компенсации является размер вознаграждения по лицензионному договору, который ранее предлагалось заключить самому нарушителю либо который заключен в отношении этого же товарного знака с другим лицом.

ООО "Славица-ТМ" обратилось с иском к ОАО "Пензахолод" о взыскании компенсации в сумме 2 млн. 100 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака. Решением суда от 3 сентября 2003 г. иск удовлетворен в части взыскания денежной компенсации в сумме 150 тыс. руб.

По материалам дела установлено, что истец приобрел исключительное право на товарный знак "Гулливер" по договору уступки, зарегистрированному Роспатентом 20 января 2003 г. Письмом от 30 января этого же года истец предложил ответчику заключить лицензионный договор с уплатой ежемесячных лицензионных платежей в сумме, эквивалентной 1000 долл. США, либо договор уступки товарного знака с выплатой вознаграждения за уступку в сумме, эквивалентной 70 тыс. долл. США. Ответчик на предложения правообладателя не отреагировал.

Письмом от 17 февраля 2003 г. ответчику было предложено прекратить с 17 февраля 2003 г. производство, продажу, хранение с целью продажи и иное введение в хозяйственный оборот мороженого с обозначением "Гулливер" и в срок до 24 февраля 2003 г. предоставить документальное подтверждение выполнения данного запрещения. Позднее, во исполнение решения суда, истцом прекращено производство мороженого с использованием товарного знака "Гулливер".

Что касается денежной компенсации, подлежащей выплате ответчиком в сумме 150 тыс. руб., то при вынесении такого решения суд исходил из следующих соображений. Право на товарный знак приобретено истцом 20 января 2003 г. Сторонами не оспаривается факт неправомерного использования ответчиком товарного знака "Гулливер" в период с 20 января по 18 июня 2003 г. Предлагая ответчику заключить лицензионный договор, истец предполагал за использование своего товарного знака получать ежемесячно лицензионные платежи в сумме, эквивалентной 1000 долл. США. Именно эти потенциальные лицензионные платежи, не полученные правообладателем за пять месяцев незаконного использования его товарного знака, были учтены судом при определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате ответчиком (Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 22 января 2004 г. по делу N А49-2746/03-111/21).

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ помимо уже известного способа взыскания компенсации в пределах от 10 тыс. до 5 млн. руб. компенсация может быть вычислена и другими способами:

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен чужой товарный знак; или

в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В последнем из названных способов как раз отражен успешно применяемый на практике лицензионный способ подсчета компенсации. Следует согласиться с утверждением о том, что расчет компенсации на основе лицензионного способа предназначен главным образом для ситуаций, когда использование товарного знака не связано с его размещением непосредственно на товарах (например, указание его в документации нарушителя, в предложении о продаже товаров, включение в доменное имя) [2].

В правовой литературе справедливо поднимается вопрос о том, что для объективного применения лицензионного способа подсчета компенсации Роспатент должен публиковать сведения о цене заключаемых и регистрируемых лицензионных договоров на использование товарного знака правообладателя. В данном случае Роспатенту следует воспользоваться положительной практикой большинства зарубежных стран, где такая информация является доступной [3].

Правоприменительная практика показывает, что компенсация становится все более востребованной мерой ответственности за нарушение прав на товарный знак и постепенно заменяет собой возмещение убытков.

На наш взгляд, данная тенденция объясняется несколькими причинами:

правообладателю в большинстве случаев неизвестен точный размер причиненных ему убытков (прежде всего упущенной выгоды), поскольку доказанность отдельных фактов незаконного использования товарного знака не позволяет выявить наличие всей системы нарушений. На практике чрезвычайно трудно установить, сколько потенциальных покупателей легальной продукции приобрели контрафакт и каков возможный размер не полученной правообладателем прибыли. Компенсация же освобождает правообладателя от необходимости сложного доказывания размера упущенной выгоды;

компенсация представляет собой наилучший выход для возмещения вреда, причиненного деловой репутации правообладателя;

компенсация в отличие от убытков не нуждается в доказывании.

Список литературы

1. Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М.: Экзамен, 2004. С. 171.

2. Калятин В. Комментарий главы 76 части четвертой ГК РФ // Хозяйство и право. 2008. N 4. С. 17.

3. Петрова Т. В. Изменения в практике защиты товарных знаков, лицензирования и передаче прав в связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ // Закон. 2007. N 10. С. 80.

------------------------------------------------------------------

Название документа