Обязательства об уплате вознаграждения относятся к существенным условиям возмездного договора об уступке патентных прав

(Трахтенгерц Л. А.)

("Юридическая литература", 2010)

Текст документа

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ УПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

К СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ ВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА

ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Л. А. ТРАХТЕНГЕРЦ

Трахтенгерц Л. А., ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

Истцы Д. и Л. обратились в Тушинский районный суд г. Москвы с исковыми требованиями к ЗАО "Технологические решения" о расторжении договора об уступке патента Российской Федерации N 16632 на изобретение под названием "Сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов и способ его получения", а также о возврате ответчиком патента, переданного ему по договору.

В обоснование своих исковых требований истцы сослались на следующие обстоятельства, которые, по их мнению, свидетельствовали о нарушении ответчиком существенных условий договора.

Согласно договору ответчик был обязан производить продукцию с использованием запатентованного изобретения и обеспечить ее эффективную реализацию. От выполнения этого обязательства, как поясняли истцы, зависела и сумма обусловленных договором платежей за уступку патента (она была определена в размере 3% от цены проданной ответчиком продукции, изготовленной с использованием запатентованного изобретения). Ответчик не выполнил обязательства по освоению производства предусмотренной договором продукции и вследствие этого не смог внести обусловленные договором платежи за приобретение патента.

Кроме того, по мнению истцов, возникла угроза переуступки патента третьим лицам.

Решением Тушинского районного суда, оставленным без изменения кассационной инстанцией, иск был удовлетворен. Суд постановил расторгнуть договор об уступке патента и обязать ответчика возвратить истцам патент.

По надзорной жалобе ответчика дело было передано в Президиум Московского городского суда для рассмотрения по существу. Президиум Московского городского суда установил, что суд первой инстанции, не имея данных о надлежащем извещении ответчика, приступил к рассмотрению дела по существу и вынес заочное решение по делу при отсутствии необходимых для этого оснований. Тем самым в нарушение ч. 1 ст. 150 ГПК РФ ответчик был лишен права заявить свои возражения по иску и представить доказательства в их обоснование. В определении также обращено внимание на то, что решение суда было основано только на доказательствах и пояснениях истцов, что повлекло неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Президиум Московского городского суда отменил обжалуемые решения и направил дело на новое рассмотрение в Тушинский районный суд.

Ответчик в надзорной жалобе, помимо указания на нарушение его процессуальных прав, изложил свои возражения по существу предъявленных к нему исковых требований. В своей жалобе ответчик выдвинул два основных возражения.

Первое - "иск заявлен в нарушение его исключительных прав патентообладателя". И второе - "он не уклонялся от исполнения взятых на себя обязательств по успешному продвижению на рынке продукции с использованием изобретения истцов", но не смог наладить производство и получить доход, необходимый для уплаты вознаграждения.

При анализе комментируемого дела возникает три основных вопроса: во-первых, о квалификации самого содержания спорного договора; во-вторых, о последствиях, связанных с требованиями истцов о восстановлении их исключительных прав; в-третьих, об основаниях выплаты вознаграждения за уступку патента.

1. В своих возражениях против предъявленных ему исковых требований ответчик сослался на нормы, предусмотренные в ст. 10 Патентного закона Российской Федерации - "Права и обязанности патентообладателя". Согласно этим нормам патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, которое он может передать (уступить) любому физическому и юридическому лицу.

К сожалению, Патентный закон не раскрывал, собственно, содержание имущественных правомочий патентообладателя и не отражал в полной мере особенности, существенные для договорных отношений в сфере оборота патентных прав, что не исключало, конечно, действия общих положений ГК РФ о договоре. Этот пробел был восполнен в четвертой части ГК РФ, которая включает общие положения (гл. 69) и специальные нормы, посвященные охране и использованию отдельных объектов. Патентным правам на изобретения посвящена глава 72 ГК.

В ГК РФ теперь прямо установлено, что обладатель исключительного права на изобретение может сам использовать изобретение "по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом" (см. ст. 1229, п. 2 ст. 1358) и может распорядиться своим исключительным правом на изобретение, которое действует до прекращения действия патента (п. 1 ст. 1363).

Кроме того, в ГК РФ уточнена норма, ранее содержащаяся в п. 5 ст. 10 Патентного закона, на которую ссылается ответчик. Согласно ст. ст. 1234 и 1365 ГК на основе договора об уступке патента исключительное право лица, которое уступает свой патент, прекращается, поскольку переходит в полном объеме к другой стороне - приобретателю патента. Это означает, что объем исключительных прав приобретателя патента (в данном случае ответчика) не может определяться договором об уступке патента, поскольку исключительные права на изобретение относятся к абсолютным правам, объем которых определяется только патентом. И следовательно, в содержание договора не должны входить условия относительно дальнейшей судьбы запатентованного изобретения, в том числе относительно способов реализации патентных прав приобретателем патента. Вместе с тем оспоренный договор включает обязательство ответчика использовать запатентованное изобретение в производимой им продукции (от объема реализации которой определяется размер вознаграждения за уступку патента), т. е. определенный способ реализации патентных прав приобретателя патента.

Нельзя не согласиться с ответчиком, что тем самым ограничиваются его исключительные права как приобретателя патента. Действительно, такие условия характерны для лицензионных договоров, в соответствии с которыми обладатель патента предоставляет другому лицу (пользователю) право использования запатентованного изобретения способами, предусмотренными договором, а другая сторона обязуется выплатить вознаграждение за предоставленное ей право использования изобретения (п. 1 ст. 13 Патентного закона, ст. ст. 1235 и 1367 ГК РФ).

В связи с этим возникает вопрос о квалификации самого содержания спорного договора, т. е. прав и обязанностей сторон, о правомерности его признания договором об отчуждении исключительного права на запатентованное изобретение.

На подобную ситуацию обращено внимание судов в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п. 13.1). Там, в частности, разъясняется, что "договор, предусматривающий отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (статья 168 ГК РФ)".

При этом следует иметь в виду, что в случае квалификации спорного договора лицензионным (как и в случае его признания недействительным) спорный патент должен быть возвращен его прежнему правообладателю, т. е. истцу. Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату даже в том случае, когда заключен договор о предоставлении исключительной лицензии (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

2. В комментируемом деле истцы заявили требования о расторжении спорного договора и возврате патента.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ основанием для расторжения договора по требованию одной из сторон признается существенное нарушение договора другой стороной, при котором потерпевшая сторона лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Невыполнение приобретателем патента обязанности по уплате предусмотренного договором об уступке патента вознаграждения прежнему правообладателю патента и ранее (до принятия части четвертой ГК РФ) признавалось существенным нарушением договорных обязательств, основанием для расторжения договора прежним правообладателем и для возмещения причиненных ему убытков, что также получило теперь нормативное закрепление в четвертой части ГК РФ (ст. 1234). Собственно говоря, никаких других обязательств, кроме обязанности приобретателя патента уплатить вознаграждение, такие договоры обычно не содержат.

Особые последствия расторжения договоров об уступке патента, касающиеся возврата патента, обусловлены правилами оформления договоров об уступке патента.

Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в Роспатенте под страхом недействительности. Сведения об уступке публикуются в официальном бюллетене Роспатента, после чего вносятся соответствующие изменения в государственный реестр о переводе патентных прав на нового патентообладателя. Момент государственной регистрации договора определяет момент перехода исключительного права на патент к новому правообладателю (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Предоставляемые прежнему патентообладателю способы защиты нарушенных прав различаются в зависимости от того, перешло ли исключительное право к приобретателю патента.

Если перешло (как это имело место в комментируемом судебном споре), то он вправе потребовать в судебном порядке, помимо расторжения договора и возмещения убытков, перевода на себя прав приобретателя (восстановления) исключительного права (п. 5 ст. 1234 ГК), что не исключает возможности применения иных способов защиты согласно ст. 12 ГК.

3. Для разрешения данного спора существенными являются обстоятельства, касающиеся неуплаты ответчиком вознаграждения за приобретенные им патентные права. Возражения ответчика по этому основному аргументу истцов представляются несостоятельными. По сути, они сводятся к тому, что ответчик не мог уплатить вознаграждение, поскольку не получал ожидаемого дохода от использования изобретения. С этим нельзя согласиться независимо от решения вопроса о квалификации договора.

В судебной практике хорошо известны аналогичные споры по лицензионным договорам, когда лицензиар заявляет требование о расторжении договора вследствие неуплаты лицензиатом лицензионного вознаграждения. В отличие от договоров об отчуждении исключительного права существенным условием лицензионного договора признается согласование сторонами способа использования охраняемого объекта (п. 6 ст. 1235 ГК). В связи с этим неуплата лицензиатом вознаграждения лицензиару нередко мотивируется тем, что лицензиат по каким-либо причинам не использовал объект договора обусловленным в договоре способом. Соответственно, не получил доход, соразмерно которому должна определяться подлежащая выплате лицензиару сумма вознаграждения. При рассмотрении таких дел возникал основной вопрос: можно ли при этих обстоятельствах признать факт неиспользования объекта лицензионного договора правомерным основанием для неуплаты обусловленного договором вознаграждения?

На этот вопрос дан ответ в п. 13.7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В нем прямо указано, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства индивидуализации, поскольку вознаграждение уплачивается "за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации".

Такая позиция полностью отвечает положениям п. 1 ст. 1235 ГК, которые определяют содержание обязательств и предмет лицензионного договора. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Эти нормы (как и комментируемое разъяснение Пленума) относятся ко всем лицензионным договорам независимо от характера объекта.

Пленум ссылается на п. 5 ст. 1235 ГК и п. 4 ст. 1237 ГК. В п. 5 ст. 1235 ГК установлена презумпция возмездности лицензионного договора. При отсутствии в таком договоре условий о вознаграждении договор считается незаключенным. Что касается положений п. 4 ст. 1237 ГК, то там действительно прямо указано, что вознаграждение по лицензионному договору выплачивается за предоставление права использования объекта лицензионного договора. Это специальная норма, установленная для лицензионных договоров о "предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71)".

Заметим также, что содержащаяся в разъяснении конкретная рекомендация определения размера вознаграждения в рассматриваемых обстоятельствах дана для договоров в сфере авторских прав "исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование произведения". Аналогичные ситуации актуальны и для использования объектов патентных прав. Очевидно, что, как правило, при этих обстоятельствах потребуется экспертная оценка размера вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.

------------------------------------------------------------------

Название документа