О возобновлении исчерпанного права на товарный знак и правомерности параллельного импорта

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИСЧЕРПАННОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ПРАВОМЕРНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА <1>

Е. Г. АФАНАСЬЕВА, М. Г. ДОЛГИХ

-------------------------------- <1> Статья написана при информационной поддержке СПС "КонсультантПлюс".

Афанасьева Екатерина Геннадиевна, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Долгих Мария Геннадиевна, старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

В статье рассматривается вопрос о юридической оценке так называемого параллельного импорта - ввоза в Российскую Федерацию товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак пользуется правовой охраной как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара). Показано, какие изменения произошли в законодательном регулировании соответствующих правоотношений за последние полтора десятилетия, проанализирована судебная практика, сформулирован ответ на вопрос о том, содержится ли в современном российском законодательстве запрет параллельного импорта, высказаны предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: параллельный импорт, товар, товарный знак, правообладатель, контрафактный товар.

On renewal of exhausted right to trademark and legality of parallel import E. G. Afanas'eva, M. G. Dolgikh

The article considers the issue of legal evaluation of the so called parallel import - import into the RF of the goods which were legally marked by trademark abroad without sanction of right holder to such an import, when the trademark has legal protection both in the country of acquisition and in the country of import. The authors show what changes have taken place for the last fifteen years, analyze judicial practice, formulate the answer to the question if the current russian legislation contains prohibition of parallel import, and make proposals with regard to improvement of legislation.

Key words: parallel import, goods, trademark, right holder, infringing goods.

Под параллельным импортом принято подразумевать ввоз в страну товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, без санкции правообладателя на такой ввоз (в ситуации, когда товарный знак пользуется правовой охраной как в стране приобретения, так и в стране ввоза товара). Для ответа на вопрос о правомерности такой деятельности с точки зрения российского законодательства ключевое значение имеют институты исчерпания прав и контрафактности товара. В настоящее время в российском законодательстве есть два определения контрафактного товара (материального носителя) - общее и специальное, сформулированное применительно к товарному знаку. В соответствии со ст. 1252 ГК "в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом". Но применительно к товарным знакам в ст. 1515 ГК есть и специальная норма о контрафактном товаре: "Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными" (выделено нами. - Авт.). Такая формулировка в принципе может быть истолкована двояко: либо как "к контрафактным (в смысле нарушения права на товарный знак) товарам, в частности, относятся товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение", либо как "контрафактные (в смысле нарушения права на товарный знак) товары - это только те товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение". Полагаем, что правильным является второй вариант толкования ст. 1515 ГК; таким образом, данная статья содержит исчерпывающее определение контрафактного (применительно к праву на товарный знак) товара. Специальный закон, как известно, отменяет общий. А значит, в смысле нарушения права на товарный знак не может считаться контрафактным товар, на который товарный знак нанесен правомерно - правообладателем или с его согласия. И наоборот не может считаться контрафактным с точки зрения права на товарный знак товар, на который не был неправомерно нанесен товарный знак <2>. И совершение каких-либо действий в отношении товара, на который товарный знак был нанесен правомерно (кроме манипуляций с товарным знаком), не может превратить товар в контрафактный. Следовательно, в отношении субъектов, использующих такие товары, не могут быть применены меры административной и уголовной ответственности, предусмотренные ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ. Правильность данного вывода подтверждается еще и тем, что, например, в ст. 14.10 КоАП РФ прямо говорится о предметах, "содержащих незаконное воспроизведение товарного знака", т. е. под незаконным использованием товарного знака имеются в виду случаи совершения действий с товарами, на которые товарный знак нанесен помимо воли правообладателя <3>. -------------------------------- <2> Сравнивая определения контрафактного товара в Законе от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и в четвертой части ГК РФ, В. В. Дмитриев подчеркивает, что в первом из названных нормативных актов "контрафактным считался любой товар с незаконным использованием товарного знака. Под незаконным использованием понималось любое использование без согласия правообладателя. Таким образом, оригинальный товар признавался контрафактным при его ввозе в Россию без согласия правообладателя. В силу ст. 1515 ГК РФ контрафактный товар - товар с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Таким образом, по ГК РФ контрафакт - это только подделка или товарный плагиат" (см.: Дмитриев В. В. Актуальные вопросы защиты таможенными органами прав на товарные знаки (по материалам арбитражной практики) // Таможенное дело. 2009. N 1). <3> Именно таким образом толковал названную статью Президиум ВАС РФ в Постановлении от 3 февраля 2009 г. N 10458/08: "В данном случае автомобиль марки PORSCHE CAYENNE S... выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ". Хотя в ч. 1 и 3 ст. 180 УК РФ словосочетание "незаконное воспроизведение" не употребляется, нет сомнений, что и данная статья распространяется только на случаи совершения определенных действий с товарами, незаконно маркированными товарными знаками: криминализация деяний, посягающих на те же объекты, что и административные правонарушения, составы которых предусмотрены КоАП РФ, и родственных им, идет по пути сужения, а не расширения состава, а применительно к объективной стороне - введения дополнительных признаков (таких, как последствия, способ, неоднократность), позволяющих отнести к преступлениям лишь более узкий круг наиболее опасных деяний.

Помимо административно-правовых и уголовно-правовых санкций, за нарушение прав на товарные знаки предусмотрены и гражданско-правовые санкции. Статья 1515 ГК РФ устанавливает, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота или уничтожения контрафактных товаров (упаковок, этикеток) либо удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 2), а также альтернативно (п. 4): либо возмещения убытков, либо компенсации в определяемой судом твердой сумме, либо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака). Целостное понимание текста ст. 1515 ГК РФ подталкивает к выводу о том, что и применение гражданско-правовых санкций грозит лицу, совершающему действие с контрафактными товарами, на которых незаконно размещен товарный знак. Вообще же в случаях с параллельным импортом, т. е. в тех случаях, когда товары, правомерно маркированные товарными знаками, приобретаются за границей и импортируются в Российскую Федерацию без отдельного разрешения обладателя права на товарный знак, речь, как представляется, идет об использовании товаров, а не товарных знаков. Российское право (с рядом оговорок) признает право следования для субъектов авторского права на некоторые произведения, но оно конструируется как право участия в прибыли от перепродажи вещей, в которых воплощены результаты интеллектуальной деятельности, а не как право санкционировать или запрещать сделки с ними. Признание же за обладателем товарного знака права контролировать все сделки с вещами, маркированными данным знаком, не только безосновательно, но и абсурдно. Это приблизительно то же самое, что в ситуации, когда предприниматель в своем кафе начал выпекать пирожки по рецепту, вычитанному в романе любимой писательницы, признать за писательницей или ее наследниками право запретить такое "несанкционированное использование произведения". В поддержку довода о нелегальности параллельного импорта иногда приводят положение абзаца 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ о том, что отсутствие запрета не есть разрешение. Но в случаях с параллельным импортом речь идет не об использовании товарного знака, а об использовании легально приобретенного товара, легально маркированного товарным знаком. И на этом можно было бы поставить точку, если бы не формулировка принципа исчерпания права на товарный знак в ст. 1487 ГК РФ: "...не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия". Формулировка эта не случайна. Она появилась еще в Законе от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в результате внесения в него изменений.

Первоначальная редакция ст. 23 Редакция той же статьи, действовавшая "Исчерпание прав, основанных на с 27 декабря 2002 г. регистрации товарного знака"

Регистрация товарного знака не Регистрация товарного знака не дает дает права его владельцу запретить права правообладателю запретить использование этого товарного использование этого товарного знака знака другим лицам в отношении другими лицами в отношении товаров, товаров, которые были введены в которые были введены в гражданский хозяйственный оборот оборот на территории Российской непосредственно владельцем Федерации непосредственно товарного знака или с его согласия правообладателем или с его согласия

Чрезвычайно интересно, что хронологически переходу в российском законодательстве от международного к национальному <4> принципу исчерпания прав на товарный знак предшествовало принятие Верховным Судом РФ решения от 14 декабря 2001 г. N ГКПИ2001-1671, поддержанного Определением кассационной инстанции от 14 марта 2002 г. N КАС02-100, в пользу законности Приказа Государственного таможенного комитета от 28 декабря 2000 г. N 1230. Данным Приказом импортерам подакцизных товаров, на которые нанесены товарные знаки, предписывалось предоставлять в таможенные органы лицензионный договор. Как отметил Верховный Суд, "указанная статья Закона предусматривает, что регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия". Суд счел, что "по смыслу Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" владелец товарного знака не вправе запретить использование товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака, зарегистрированного в Российской Федерации, или с его согласия, - именно на территории Российской Федерации". -------------------------------- <4> Помимо международного и национального принципа исчерпания прав на товарный знак мировой практике известен и третий вариант. Директива N 2008/95/EC Европейского Парламента и Совета Европейского союза "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" (Страсбург, 22 октября 2008 г.) устанавливает в ст. 7 региональный принцип исчерпания прав на товарный знак.

Суд высказал мнение, что "товары иностранного производства, сопровождаемые товарными знаками, зарегистрированными в Российской Федерации, вводятся в хозяйственный оборот с момента их ввоза в установленном порядке на территорию Российской Федерации". Констатируя, что в соответствии с таможенным законодательством "иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю, а пользование ввезенными товарами осуществляется в соответствии с таможенными режимами, предусматривающими последующее владение, пользование и распоряжение этими товарами", суд пришел к следующему выводу: "Таким образом, непосредственное введение владельцем товарного знака (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот на территории других стран не может считаться введением их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации), и, следовательно, в подобных случаях владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не лишается права запрещать его использование другими лицами". Такой позиции можно дать одно из двух теоретических объяснений: право на товарный знак, исчерпанное за границей, возрождается при пересечении товаром таможенной границы РФ, либо оно исчерпывается не полностью, а только частично, за исключением правомочия разрешать экспорт товара. Оба эти объяснения, прямо скажем, неубедительны. В такой ситуации приходится констатировать отсутствие какой-либо правовой определенности. Прямого запрета параллельного импорта в законе не содержится. Однако нет никаких гарантий, что присутствующая в ст. 1487 ГК РФ оговорка "на территории Российской Федерации" не будет истолкована государственными, в том числе судебными, органами как предоставляющая правообладателю правомочие запрещать импорт в РФ маркированных им самим или с его же согласия товарным знаком товаров. В этом убеждает и процитированное выше решение Верховного Суда РФ, и некоторые положения Определения Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2004 г. N 171-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб общества с ограниченной ответственностью "К-2" и гражданки Бузулуцкой Виктории Викторовны на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В проекте совместного Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" фигурировал п. 63 следующего содержания: "При рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак судам надлежит иметь в виду: ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака (самостоятельным правомочием правообладателя). При этом с учетом положений ст. 1487 ГК РФ если соответствующий товар ввозится не для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд граждан или не для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а согласие правообладателя на использование товарного знака этим способом отсутствует, то такие действия являются самостоятельным нарушением исключительного права на товарный знак. Лицо, осуществившее не для указанных целей ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации, но не получившее согласие правообладателя на использование товарного знака этим способом, является нарушителем и в том случае, если оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, а также и тогда, когда оно приобрело товар у правообладателя на территории иностранного государства. Ввоз товара с нанесенным на него товарным знаком физическим лицом для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд под указанное правило не подпадает. Равным образом под это правило не подпадает ввоз товара с нанесенным на него товарным знаком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для собственных нужд, а не для целей последующего отчуждения" <5>. -------------------------------- <5> URL: http://www. arbitr. ru/_upimg/F0CEB6E96E84A448E1D6565EBDF936B0_mat_prez22.pdf. Дата ссылки: 26.11.2009.

В окончательный вариант - Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" п. 63 в таком виде не вошел, и вопрос о правомерности параллельного импорта (применительно к товарам, маркированным товарными знаками) вообще не был затронут. В. Л. Энтин в своем интервью журналу "ЭЖ-Юрист" назвал это политикой страуса: "...раз этот пункт встречает неодобрение, давайте его исключим, пусть суды на местах решают, как хотят" <6>. -------------------------------- <6> Энтин В. Л., Шиняева Н. О контрафакте, Масяне и д'Артаньяне // ЭЖ-Юрист. 2009. N 4.

Таким образом, продолжают существовать предпосылки для иного, нежели обоснованное в настоящей статье, толкования правоохранительными органами ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 180 УК РФ, норм четвертой части ГК РФ. Например, более широкое толкование ст. 14.10 КоАП РФ с указанием на то, что словосочетание "содержащих незаконное воспроизведение товарного знака" употребляется в санкции, а не в диспозиции статьи, и должно влиять только на применение такой санкции, как конфискация товара. Или же применение гражданско-правовых санкций со ссылкой на более общее понятие контрафактного материального носителя, содержащееся в ст. 1252 ГК РФ. В юридической литературе высказывается мнение о том, что "ВАС РФ, принимая решение в пользу импортера, не разрешил проблему - для этого требуется изменение закона. Он лишь разъяснил, что меры административной ответственности (штраф и конфискация) должны применяться только в отношении контрафактной продукции. Для борьбы же с иными нарушениями прав на товарный знак существует комплекс мер гражданско-правовой ответственности... "Параллельный бизнес" по-прежнему остается незаконным. Просто импортерам теперь следует ждать не административных штрафов, а судебных исков от обладателей исключительных прав на товарный знак" <7>. "...Существует коллизия между нормами статьи 14.10 КоАП РФ и статьи 1487 ГК РФ... и вряд ли ее можно преодолеть путем толкования указанных выше норм, которое легализовало бы параллельный импорт. Думается, в данной ситуации без внесения изменений в законодательство нельзя обойтись... Одним из вариантов решения указанной проблемы является повторное введение в России так называемого международного принципа исчерпания прав (закрепленного ранее в статье 23 Закона о товарных знаках в первоначальной редакции 1992 г.)" <8>. -------------------------------- <7> Завойкина Н., Мошкович М. Параллельный импорт - кому невыгодно? // ЭЖ-Юрист. 2009. N 5. <8> Еременко В. И. Об ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2009. N 5.

Не разделяя мнения процитированных авторов о незаконности параллельного импорта, мы склоняемся к оценке сегодняшней ситуации, скорее, как ситуации правовой неопределенности. Это не мешает нам всецело присоединиться к их предложениям по изменению законодательства. Данное изменение может быть реализовано путем исключения из ст. 1487 ГК РФ словосочетания "на территории Российской Федерации".

------------------------------------------------------------------

Название документа