Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков (Окончание)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5/29 О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Э. П. ГАВРИЛОВ

(Окончание. Начало см. "Патенты и лицензии", 2009, N 11)

Мы продолжаем публикацию статьи, в которой проф. кафедры гражданского права ГУ - Высшая школа экономики докт. юрид. наук Э. П. Гаврилов (Москва, sirill@mail. ru) анализирует новые положения, относящиеся к правовой охране товарных знаков, которые содержит Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Ключевые слова: исчерпание прав на товарный знак, компенсация за нарушение права, договор о распоряжении исключительным правом, оспаривание прав на товарный знак, пресечение недобросовестной конкуренции.

Gavrilov E. P. - doctor of law. prof., of chair of the civil law, Higher school of economics (Moscow, sirill@mail. ru) - believes that novels related to the legal protection of trademarks, containing in the Resolution of the plenums of the Supreme court of the Russian Federation and the Supreme arbitration court of the Russian Federation (March 26, 2009 N 5/29) "On certain questions arisen in connection with introduction into force of part IY of the Civil code of the Russian Federation", have a great practical value. Key words: right to trademark, pledge contract, license contract, right of the licensor, responsibility of the licensee <*>. -------------------------------- <*> The Resolution 5/29 on the legal protection of trademarks.

Часть II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТОВАРНОМ ЗНАКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОХРАНЯЕМОГО АВТОРСКИМ ПРАВОМ (П. 24)

Собственно говоря, в п. 24 Постановления 5/29 речь идет об использовании охраняемого авторским правом произведения в промышленном образце (или в качестве промышленного образца). Но содержащиеся в этом пункте разъяснения должны по аналогии (п. 1 ст. 6 ГК) применяться к случаям использования охраняемого авторским правом произведения в товарном знаке (или в качестве товарного знака). Известно, что словесные товарные знаки авторским правом не охраняются (исключение могут составлять афоризмы). Поэтому сотруднику фирмы, предложившему в качестве обозначения для нового вида кредитных банковских операций слоган: "Мы вас оденем и обуем", можно ничего не платить либо поощрить небольшой премией. Но если товарный знак может охраняться авторским правом, то целесообразно еще до подачи заявки урегулировать с автором (разработчиком) все вопросы авторского права, заключив письменный договор. Лучше всего, конечно, заключать договор об отчуждении исключительного авторского права. Конечно, с автором может быть заключен и лицензионный договор, но составить его сложнее. Если договора с автором нет, могут возникнуть конфликты между владельцем исключительного авторского права, с одной стороны, и владельцем права на товарный знак - с другой. В этих конфликтах, как следует из п. 24 Постановления 5/29, владелец исключительного авторского права не обязан ставить вопрос о недействительности товарного знака (в частности, подавать возражение в Палату по патентным спорам), хотя он может это сделать. Владелец исключительного авторского права может сразу обратиться в суд, ссылаясь на то, что использование товарного знака нарушает его авторские права. Если требования владельца авторских прав будут удовлетворены, то соответствующее судебное решение само по себе не влечет признания недействительным свидетельства на товарный знак. Более того, такое судебное решение не препятствует заключению в будущем владельцем свидетельства на товарный знак или лицензиатом, получившим право пользования товарным знаком, договора с владельцем исключительного авторского права об использовании произведения, включенного в товарный знак (или используемого в качестве товарного знака). Этот договор может предусматривать либо отчуждение исключительного авторского права, либо выдачу лицензии владельцу зарегистрированного товарного знака или, соответственно, лицензиату, имеющему право пользования товарным знаком. Такие выводы вытекают из двух последних абзацев п. 24 Постановления 5/29.

Конфискация контрафактных материальных носителей и оборудования, которое используется или предназначено для незаконной деятельности (п. 25 и 26)

Речь идет о конфискации контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения изображение (п. 2 ст. 1515 ГК), а также о конфискации оборудования и материалов, которые главным образом используются или предназначены для нарушения исключительных прав. Общие нормы такой конфискации содержатся в п. 4 и 5 ст. 1252 ГК. Хотя в этих нормах нет термина "конфискация", а говорится об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации либо об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации, нет никаких сомнений в том, что речь идет именно о конфискации. Порядок такой конфискации следующий: материальные носители конфискуются только по требованию правообладателя, что прямо предусмотрено п. 2 ст. 1515 ГК <9>. -------------------------------- <9> Этот вывод относится только к товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров.

Что касается оборудования и материалов, то, как разъяснено в Постановлении 5/29, они подлежат конфискации "и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права". Таким образом, это публично-правовая мера защиты нарушенного права.

Право обладателя исключительной лицензии защищать свои права от действий третьих лиц (п. 27)

Между лицензиатом, получившим неисключительную лицензию, и обладателем исключительной лицензии имеется принципиальное различие. На него обращено внимание в Постановлении 5/29. Лицензиат, получивший неисключительную лицензию, не вправе предъявлять претензии и иски к третьим лицам, которые незаконно используют товарный знак, даже если это использование затрагивает его интересы. Он вправе лишь уведомить своего лицензиара о совершаемом правонарушении. Напротив, обладатель исключительной лицензии вправе предъявлять претензии и иски к третьим лицам, которые незаконно используют исключительные права на товарный знак, принадлежащие ему. Это принципиальная норма, зафиксированная в ст. 1254 ГК. Закрепление за лицензиатом, получившим исключительную лицензию, такого "права на прямой иск" - основное отличие договора исключительной лицензии от договора неисключительной лицензии. Подать такой иск обладатель исключительной лицензии может и против лицензиара (владельца свидетельства на товарный знак), если последний использует товарный знак вопреки лицензионному договору. При подаче такого иска к нарушителю его исключительных прав обладатель исключительной лицензии может потребовать применить не только меры защиты, указанные в ст. 12, 13 и 15 ГК, но и меры защиты, предусмотренные в ст. 1250, 1252 и 1253 ГК. Разумеется, это право обладателя исключительной лицензии ограничено пределами лицензионного договора (п. 1 ст. 1235 ГК). За этими пределами предъявлять претензии и иски к нарушителям имеет право лицензиар (владелец свидетельства на товарный знак).

Исчерпание исключительного права на товарный знак (п. 33)

Хотя п. 33 Постановления 5/29 относится к исчерпанию исключительного авторского права (которое имеет свою специфику), изложенные здесь общие принципы по аналогии применимы и к исчерпанию исключительного права на товарный знак. Последнее предусмотрено ст. 1487 ГК. Исчерпание исключительного права на товарный знак состоит в том, что материальный носитель, включающий товарный знак (обычно это товар, маркированный товарным знаком), введенный в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или лицензиатом, может затем беспрепятственно использоваться любым лицом. Исключительное право на этот конкретный материальный объект уже реализовано правообладателем и потому исчерпано. Поэтому этот материальный объект может свободно перепродаваться и использоваться любым иным образом. В ст. 1487 ГК принцип исчерпания исключительного права на товарный знак распространяется только на материальные носители (товары), которые были впервые введены в гражданский оборот на территории России. Эта статья никак не регулирует вопрос о том, применяется ли (или как применяется) принцип исчерпания прав к товарам, впервые введенным в гражданский оборот за рубежом, а затем импортируемым в Россию. По этому очень сложному с правовой точки зрения вопросу, широко обсуждаемому в литературе <10>, Постановление 5/29 разъясняет следующее. -------------------------------- <10> К сожалению, в основном в иностранной. Из литературы на русском языке см.: Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008; Скловский К. И. Параллельный импорт и конфискация ввезенных товаров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. N 1.

Во-первых, разъясняется, что принцип исчерпания исключительных прав не применяется к тем материальным носителям, которые были впервые введены в гражданский оборот не в России. Это означает, что для импорта в Россию партии таких материальных носителей необходимо получить особое согласие владельца охраняемого в России товарного знака. Во-вторых, разъясняется, что такого согласия на импорт получать не надо, если материальные носители ввозятся не для целей распространения. Это разъяснение, по-видимому, основывается на Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 <11>. -------------------------------- <11> Патентный поверенный. 2009. N 4. С. 56.

Суть конфликта: на территорию России ввезен автомобиль марки "Porsche Cayenne S" (это и есть товарный знак), причем, как указано в таможенной декларации, "в состоянии, не пригодном для эксплуатации". Обладатель исключительной лицензии на этот товарный знак на территории России обратился в таможенные органы с заявлением о том, что импорт этого автомобиля в Россию нарушает его права. Президиум ВАС РФ отказал таможне в привлечении импортера к административной ответственности, поскольку "объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, образует такое нарушение права на товарный знак, которое связано с оборотом предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака... как представляющее объективную угрозу публичным интересам", а в данном случае не было факта воспроизведения товарного знака, а также не было оборота материального носителя (автомобиля). С учетом разъяснения, содержащегося в п. 33 Постановления 5/29, отсутствует и гражданское правонарушение: импортер может использовать на территории России этот автомобиль, который, очевидно, теперь приведен "в состояние, пригодное для эксплуатации". Однако исключительное право на товарный знак, стоящий на этом автомобиле, не исчерпано и импортер не вправе этот экземпляр автомобиля продавать или отчуждать иным путем.

Взыскание компенсации за нарушение права на товарный знак (п. 43.1 - 43.4)

П. 4 ст. 1515 ГК предусматривает, что владелец исключительного права на товарный знак (и обладатель исключительной лицензии) может вместо требования о возмещении убытков нарушителем предъявить ему требование о выплате компенсации. Общие нормы о выплате такой компенсации предусмотрены в п. 3 ст. 1252 ГК <12>. -------------------------------- <12> Аналогичная компенсация может быть взыскана за нарушение авторских прав (ст. 1301 ГК), смежных прав (ст. 1311 ГК), прав на наименования мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК).

Указанная компенсация взыскивается вместо возмещения убытков. Наличие и размер убытков потерпевший должен доказать, что сделать довольно трудно, в то время как взыскание компенсации особых трудностей не представляет, поскольку наличие убытков для взыскания компенсации не требуется. В сфере товарных знаков установлено две разновидности компенсации. Их можно назвать: компенсация по усмотрению суда и компенсация в двукратном размере стоимости. Потерпевший сам выбирает ту или иную компенсацию. В Постановлении 5/29 разъясняется, что во всех случаях, если заявляется требование о взыскании компенсации, в исковом заявлении должна быть указана ее сумма (в противном случае исковое заявление остается без движения (ст. 128 АПК)). Требование о взыскании компенсации носит имущественный характер и оплачивается соответствующей государственной пошлиной. Если истец требует взыскания компенсации по усмотрению суда, то он указывает в исковом заявлении сумму от 10 тыс. до 5 млн. руб. Суд вправе уменьшить эту сумму (но не ниже 10 тыс. руб.). При этом суд должен обосновать размер подлежащей взысканию компенсации, учитывая, как сказано в Постановлении 5/29, следующие обстоятельства: характер допущенного правонарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя (то есть умысел, грубую или легкую неосторожность), наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя (таким образом, оказывается, что убытки бывает полезно доказывать), принципы разумности и справедливости, соразмерность компенсации последствиям нарушения. Вместо компенсации по усмотрению суда истец может потребовать выплатить ему вторую разновидность компенсации - компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. При этом за основу берется не та цена, по которой продаются контрафактные товары, а та, по которой продаются подлинные, легальные товары. В Постановлении 5/29 разъясняется, что если истец требует взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то за основу берется цена неисключительной лицензии.

Учет периода времени совершения правонарушения (п. 43.5)

В Постановлении 5/29 разъясняется: в случае обнаружения фактов нарушения исключительного права на товарный знак следует точно определить период времени, в течение которого это правонарушение совершалось. Исковое заявление, касающееся защиты исключительного права на товарный знак за данное правонарушение, должно предъявлять лицо, являющееся (или являвшееся) владельцем регистрации товарного знака (или обладателем исключительной лицензии) в этот период. При этом не имеет значения, является ли истец владельцем (обладателем) права на момент подачи иска. Если право на зарегистрированный товарный знак отчуждается другому лицу либо предоставляется другому лицу на основе договора исключительной лицензии, то новый правообладатель (или лицензиат) может предъявлять претензии и иски по поводу лишь тех нарушений исключительного права на товарный знак, которые имели место после государственной регистрации соответствующего договора. Если правовая охрана товарного знака уже прекращена (по любому основанию, указанному в ст. 1514 ГК), то иск к лицу, нарушавшему право на товарный знак в тот период, когда оно действовало, может быть заявлен лицом, являвшимся правообладателем (то есть владельцем регистрации или обладателем исключительной лицензии) на момент совершения правонарушения. Указанные положения изложены в Постановлении 5/29 применительно не к любым мерам защиты, а только к требованиям о возмещении убытков или выплаты компенсации. Следует считать, что эти положения применимы и к другим мерам защиты (публикация решения суда о допущенном правонарушении, конфискация контрафактных материальных носителей и т. п.). В последнем абзаце п. 43.5 Постановления 5/29 содержится еще одно разъяснение: "...право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования)". Конечно, такие соглашения допустимы по закону, однако не совсем ясно, как они будут действовать применительно к товарным знакам (и другим объектам, сделки с правами на которые подлежат обязательной государственной регистрации): ведь такое соглашение должно пройти государственную регистрацию (ст. 389 ГК), а к новому правообладателю исключительное право перейдет только после такой регистрации, то есть без обратной силы. Поэтому непонятно, как будет применяться это разъяснение.

Обязательная государственная регистрация любых дополнений к договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак (п. 50)

В соответствии со ст. 1490 ГК договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте. В Постановлении 5/29 разъясняется: государственной регистрации подлежат и соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в отношении предусмотренных договором платежей; государственной регистрации подлежат также сделки уступки права (требования) и сделки перевода долга, вытекающие из этих договоров.

Оспаривание в суде принятых в административном порядке решений о праве на товарные знаки (п. 52 и 53)

Роспатент принимает разнообразные административные решения, касающиеся правовой охраны обозначений, заявленных в качестве товарных знаков, а также уже зарегистрированных товарных знаков. Эти решения являются актами государственного органа. На их основе могут возникать гражданские права и обязанности (ст. 8 ГК). По своей правовой природе эти акты представляют собой ненормативные правовые акты. Если на основе этих ненормативных правовых актов возникают гражданские права и обязанности, то эти акты могут быть оспорены в суде и признаны судом недействительными (ст. 13 ГК). Исключение, однако, составляют решения, которые в соответствии с прямыми указаниями, содержащимися в ГК, могут оспариваться в административном порядке. И лишь принятое в административном порядке решение может быть оспорено в суде (ст. 11 и 1248 ГК). Оспаривание ненормативных правовых актов в суде производится в соответствии с положениями главы 24 АПК. Заявление в арбитражный суд должно быть подано в течение трех месяцев со дня, когда гражданину или организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший этот акт (часть 5 ст. 200 АПК). Если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает законные права и интересы заявителя, то он принимает решение о признании этого акта недействительным. Если же оспариваемый акт соответствует закону или иному нормативному правовому акту и не нарушает права и интересы заявителя, то суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования (части 2 и 3 ст. 201 АПК). В Постановлении 5/29 даются следующие разъяснения. Нарушения Роспатентом <13> процедуры рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку служат основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения. -------------------------------- <13> Хотя в тексте Постановления 5/29 указывается только Роспатент, следует полагать, что имеется в виду и Палата по патентным спорам.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием для принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака.

Правовые последствия признания недействительным исключительного права на товарный знак (п. 54 и 55)

Ст. 1513 ГК определяет случаи и порядок признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. В этих случаях исключительное право на товарный знак аннулируется с обратной силой, с момента подачи заявки на товарный знак. По сути, такое решение означает, что никакого исключительного права на товарный знак вообще не существовало. В Постановлении 5/29 содержится несколько разъяснений, относящихся к этой ситуации. После вступления в силу решения о признании недействительным исключительного права на товарный знак любые действия, совершенные до признания этого исключительного права недействительным, уже не могут быть признаны правонарушениями. Если исключительное право на товарный знак прекратило свое действие (на будущее в соответствии со ст. 1514 ГК), то это обстоятельство не препятствует (возбуждению и) рассмотрению спора о признании недействительным (аннулированным) ранее существовавшего исключительного права. При этом не имеет значения, как и почему прекратилось ранее существовавшее право: в связи с истечением срока охраны (который не был продлен) или досрочно, по воле или против воли правообладателя и т. п. Сделки, совершенные и исполненные на основе действующей регистрации товарного знака, после того как зарегистрированный товарный знак аннулирован, сохраняют свое действие. Такие сделки не становятся недействительными, не порождают обязанности возврата того, что было по ним получено (ст. 167 ГК). Не возникают и обязательства из неосновательного обогащения (глава 60 ГК). Это последнее разъяснение, по-видимому, основывается на п. 6 ст. 1513 ГК: "Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения". Постановление 5/29 истолковало эту норму расширительно, распространив ее действие на любые договоры (и даже на сделки). В п. 55 Постановления 5/29 приводится два примера применения нормы п. 6 ст. 1513 ГК. После того как исключительное право аннулировано, суд не должен: удовлетворять требования лицензиата о возврате лицензионных платежей, выплаченных до того, как это исключительное право было аннулировано; удовлетворять требования лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, когда исключительное право действовало. Это два частных решения. С учетом разъяснения, содержащегося в Постановлении 5/29, можно сформулировать общий принцип: все исполненное по любым сделкам до аннулирования исключительного права возврату не подлежит, а все прошлые права требования считаются погашенными. Полагаю, что эта конструкция, а она предусмотрена и в патентном праве (п. 4 ст. 1398 ГК), не должна применяться при недобросовестности владельца исключительного права, а также при наличии встречных обязательств, одно из которых исполнено до аннулирования исключительного права, а второе, напротив, не было исполнено.

Защита права на товарный знак (п. 62)

Ситуация, по которой в п. 62 Постановления 5/29 даются разъяснения, типичная, а потому заслуживает внимательного рассмотрения. Владелец исключительного права на товарный знак (то есть владелец свидетельства или обладатель исключительной лицензии) подает в суд исковое заявление о нарушении ответчиком его исключительных прав, а ответчик представляет в суд доказательства того, что исключительное право на товарный знак не должно было предоставляться либо что товарный знак не использовался три года и потому действие исключительного права должно быть прекращено. Одним словом, ответчик представляет в суд доказательства того, что регистрация товарного знака либо должна быть признана недействительной по ст. 1512 ГК, либо должна быть прекращена по ст. 1514 ГК. Представляя в арбитражный суд такие доказательства, ответчики либо просят суд рассмотреть их вместе с иском о нарушении исключительных прав, либо ходатайствуют о приостановлении производства по делу до момента, когда Роспатент или соответственно Палата по патентным спорам рассмотрят их возражение (заявление) о прекращении действия (или об аннулировании) регистрации товарного знака и вынесут соответствующее решение. Но ни того ни другого арбитражный суд не вправе делать: доказательства неправомерности регистрации товарного знака, а также основания досрочного прекращения охраны товарного знака суд оставляет без рассмотрения до вынесения по ним административного решения, а приостановить производство по делу в связи с тем, что спор, касающийся данного товарного знака, параллельно рассматривается в административном порядке, арбитражный суд также не имеет права: ст. 143 АПК не предусматривает такого основания. Поэтому в такой ситуации арбитражный суд рассматривает по существу заявленные требования о нарушении исключительного права на товарный знак, выносит решение о взыскании убытков или компенсации. Указанное решение приводится в исполнение. А если ответчик добьется того, что регистрация товарного знака будет признана недействительной или прекращенной, он вправе добиваться отмены вынесенного судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам (глава 37 АПК) и поворота исполнения решения. Вместе с тем третий абзац п. 62 Постановления 5/29 предусматривает, что если "действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом", "суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ". Под злоупотреблением правом следует понимать умышленные действия заявителя (владельца регистрации) по приобретению права на товарный знак. Эти действия нарушают основные начала гражданского законодательства, а возможно, и отдельные нормы гражданского права и морали. При применении ст. 10 ГК суд ограничивается отказом в удовлетворении исковых требований. Такой отказ не влечет аннулирования или прекращения самого исключительного права на товарный знак.

Право на товарный знак и пресечение недобросовестной конкуренции (п. 63)

Вопросу о соотношении права на товарный знак и пресечения недобросовестной конкуренции в действующем законодательстве посвящено две нормы. Во-первых, часть 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" устанавливает, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, то есть, в частности, на товарные знаки. Вторая норма содержится в подпункте 6 п. 2 ст. 1512 ГК. Она устанавливает возможность признания недействительной правовой охраны товарного знака, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Какие же действия, связанные с товарным знаком, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией? Закон "О защите конкуренции" указывает на действия, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, а ГК говорит о действиях, связанных с государственной регистрацией товарного знака. В Постановлении 5/29 разъясняется, что действия по использованию товарного знака (но не по его государственной регистрации) не являются основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Поэтому мы такие действия рассматривать не будем. Таким образом, повлечь аннулирование правовой охраны товарного знака могут лишь действия, составляющие недобросовестную конкуренцию, которые связаны с государственной регистрацией товарного знака, с приобретением исключительного права на товарный знак. Проще говоря, это действия заявителя по подаче заявки и получению регистрации товарного знака. Право признавать такие действия недобросовестной конкуренцией имеют федеральные антимонопольные органы (органы Федеральной антимонопольной службы). Они на основе поступающих заявлений выносят решения о признании действий по регистрации товарных знаков недобросовестной конкуренцией. Получив такое решение, лицо, чьи права были нарушены таким актом недобросовестной конкуренции, вправе обратиться с возражением об аннулировании регистрации товарного знака в Роспатент (не в Палату по патентным спорам). К возражению должно быть приложено решение органа ФАС России о том, что регистрация данного товарного знака является актом недобросовестной конкуренции. На основе этого возражения Роспатент выносит решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака, признаны органом ФАС России недобросовестной конкуренцией <14>. -------------------------------- <14> По-видимому, Роспатент не ревизует решение, принятое органом ФАС России.

Если владелец товарного знака подает в суд заявление о признании недействительным такого решения Роспатента, ссылаясь на отсутствие в его действиях недобросовестной конкуренции, то предварительно или одновременно с подачей такого заявления он должен оспорить соответствующее решение органа ФАС России. Все эти процедуры предусмотрены Постановлением 5/29. Еще одно разъяснение содержится в последнем абзаце п. 63. Когда суд рассматривает заявление об отказе в признании недействительной регистрации товарного знака, то он вправе по собственной инициативе на основании положений ст. 10 ГК признать действия владельца товарного знака по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака <15>. -------------------------------- <15> Очевидно, что обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака в данном случае суд вправе не на основании ст. 10 ГК, а на основании подпункта 6 п. 2 ст. 1512 ГК.

Завершая рассмотрение темы о соотношении права на товарный знак с пресечением недобросовестной конкуренции, хочу отметить, что данная большая и сложная проблема законодателем фактически не решена. Начнем с того, что действия заявителя по подаче заявки и получению регистрации товарного знака никогда и ни при каких условиях не могут являться недобросовестной конкуренцией. Сами эти действия, конечно, могут быть недобросовестными, но никакой конкуренции еще нет! Далее, сами эти действия по государственной регистрации товарного знака осуществляет не заявитель, а Роспатент. Наконец, признаки недобросовестности заявителей при регистрации товарных знаков хорошо известны. Недобросовестность проявляется уже тогда, когда заявитель регистрирует на свое имя сотни, а иногда тысячи товарных знаков, а затем организует продажу их любым желающим. Недобросовестность проявляется и в случаях, когда юридическое лицо специально отслеживает обозначения, применяемые другими лицами (в том числе иностранными), но (пока) не зарегистрированные ими как товарные знаки, и оперативно регистрирует их на свое имя. Для борьбы с такими случаями недобросовестности следует принять конкретные правовые нормы. Некоторые из них содержались в проектах нового закона о товарных знаках, разработанных Роспатентом до принятия четвертой части ГК. К ним надо вернуться. А ныне, по сути дела, любому заявителю, в том числе и добросовестному, может быть навешен ярлык "Недобросовестная конкуренция". Сегодняшнее правовое регулирование этой проблемы совершенно неудовлетворительно. P. S. Данной статьей автор завершает свой первый десятилетний цикл публикаций в открытом журнале "Патенты и лицензии" (аналогичный журнал "ДСП" (для служебного пользования) - не в счет) и благодарит читателей за присланные на его статьи справедливые критические отклики, а редакцию - за проявленное долготерпение.

Список литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Патенты и лицензии. 2009. N 6. С. 27. 2. Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма "Контракт"; Инфра-М, 2009. 4. Гаврилов Э. П. Досрочное прекращение охраны товарного знака: переходные положения // Патенты и лицензии. 2004. N 4. 5. Гаврилов Э. П. Досрочное прекращение охраны товарного знака: что необходимо учитывать? // Патентный поверенный. 2006. N 4. 6. Гаврилов Э. П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК "Велби"; Проспект, 2007. 7. Постатейный научно-практический комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Ю. А. Дмитриева и А. А. Молчанова. В 2-х кн. М.: ООО "Издательский дом "Буквовед", 2008. 8. Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. 9. Скловский К. И. Параллельный импорт и конфискация ввезенных товаров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. N 1. 10. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 // Патентный поверенный. 2009. N 4. С. 56.

------------------------------------------------------------------

Название документа