Судебные споры о нарушении существенных условий лицензионного договора (инфракции)

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ О НАРУШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА (ИНФРАКЦИИ)

Е. Ю. НИКОЛАЕВА

Николаева Е. Ю., юрисконсульт Российской академии правосудия

Автор статьи в процессе исследования теоретических и практических аспектов затронутой проблемы приходит к выводу о том, что при толковании условий лицензионного договора судам необходимо принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений и тем самым устранять неясность в достижении истины.

До вступления четвертой части Гражданского кодекса РФ лицензионный договор заключался только в отношении права использования изобретения, промышленного образца, полезной модели. В связи с кодификацией законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации была введена единая система договоров о распоряжении исключительными правами. В соответствии со ст. 1233 ГК РФ автор или иной правообладатель может распорядиться принадлежащими ему исключительными правами тремя способами: - путем заключения договора об отчуждении исключительных прав; - путем заключения лицензионного договора; - путем заключения договора залога исключительных прав. Наиболее интересным способом распоряжения является лицензионный договор. Именно на основании лицензионного договора у лица, не являющегося правообладателем, возникает право использования результата интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 1235 ГК РФ "...по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах". На наш взгляд, лицензионный договор - это договор о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на определенный срок. Сторонами договора являются лицензиар и лицензиат. Лицензиар - автор или соавторы, творческим трудом которого (которых) создан результат интеллектуальной деятельности, или иные правообладатели (наследники, лица, к которым перешло исключительное право по договору об отчуждении, организация-работодатель). Лицензиат - физическое или юридическое лицо, которому автор (соавторы) или иные правообладатели предоставили право использования произведения на определенный лицензионным договором срок. В отличие от приобретателя к лицензиату не переходят исключительные права в полном объеме. Лицензиат наделяется лицензиаром (лицензиар - автор (соавторы) или иные правообладатели) правом использовать произведения определенным способом (способами) и на определенной территории. О. А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим образом: - целью лицензионного договора является приобретение исключительных прав для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам - лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта; - по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется на определенных условиях; - за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится "обремененным" лицензионным договором; - лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару; - лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором; - существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, сроке, территории действия передаваемых прав; - лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам <1>. -------------------------------- <1> См.: Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжение исключительными правами: Автореф. д-ра дис. М., 2006. С. 26.

Лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата. Соответственно предмет - это право использования результата интеллектуальной деятельности. В отличие от договора об отчуждении перехода исключительного права не происходит. Лицензионным договором может быть предусмотрено использование любого объекта права интеллектуальной собственности, в том числе и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (за исключением случаев, когда речь идет о предоставлении комплекса исключительных прав). Обязательно указание на то, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации допускается лишь в пределах и способами, предусмотренными лицензионным договором. В предмете может быть заложено следующее: лицензиат обязуется выплатить лицензиару гонорар за предоставленное право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В этом случае договор будет считаться возмездным. Следовательно, необходимо указать цену договора. Еще одним существенным условием лицензионного договора является срок. Стоит учитывать содержание п. 4 ст. 1235 ГК РФ, который гласит: "Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное". Существенным условием издательского лицензионного договора является срок, в течение которого лицензиат обязуется начать использовать произведение. В лицензионном договоре необходимо указывать территорию, на которой лицензиат имеет право использовать результат интеллектуальной деятельности. Это может быть конкретный город, область или государство. Лицензиар не только вправе установить территорию действия предоставленных им лицензиату прав, но и собственно объем этих прав, а также способы использования. Это может быть один из способов, предусмотренных ГК РФ, либо несколько, либо все способы, предусмотренные для того или иного результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации. В соответствии со ст. 1236 ГК РФ существует два вида лицензионного договора: исключительная и неисключительная лицензия. Например, М. А. Мирошникова считает, что у исключительного лицензиата может появиться монополия на использование интеллектуального продукта, а также защита от нарушений третьих лиц. Она утверждает, что в случае заключения договора на условии исключительной лицензии, как и при отчуждении исключительного права в целом, имеет место транслятивное правопреемство... Существенным различием договора об отчуждении исключительных прав от договора, заключенного на условиях исключительной лицензии, является тот факт, что в первом случае происходит уступка исключительного права, "право переходит полностью и бесповоротно", "а при исключительной лицензии - может перейти не в полном объеме и на более короткий срок". В свою очередь, И. С. Чупрунов возразил против высказанной М. А. Мирошниковой точки зрения. Он пишет: "Представляется все же, что М. А. Мирошникова явно переоценила "абсолютность" и "автономность" предоставляемого по договору исключительной лицензии права использования, а потому пришла к неверному выводу о природе прав исключительного лицензиата". Аргументируя это тем, что право исключительного лицензиата не является самостоятельным - оно зависимо от исключительного права лицензиара: существует лишь постольку, поскольку существует исключительное право <2>. -------------------------------- <2> См.: Вестник гражданского права. 2008. N 1; КонсультантПлюс.

На наш взгляд, права, предоставленные на условиях исключительной лицензии, в буквальном смысле могут означать лишь одно: "Я, лицензиар, предоставляю тебе, лицензиату, приоритетное право использования результата интеллектуальной деятельности на определенной территории и способами, предусмотренными договором, который мы заключили, но я сохраняю за собой возможность предоставлять право использования результата интеллектуальной деятельности (предусмотренного в договоре) за пределами территории и иными способами, чем предусмотрены договором, другим лицам". При этом правообладатель, предоставивший на основании исключительной лицензии право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не утрачивает право использовать самостоятельно такие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Существенными условиями лицензионного договора, заключенного как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии, являются: - предмет; - срок; - цена (если договор возмездный); - способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; - территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом нарушение некоторых из указанных выше существенных условий нельзя расценивать как инфракцию <3>. Поэтому наступает совершенно другая ответственность. Если спор возник из-за того, что лицензиат использовал произведение способом, не предусмотренным законом, либо на территории, не предусмотренной договором, его действия необходимо расценивать как нарушение исключительного права. Об этом говорится в п. 3 ст. 1237 ГК РФ "Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором". Поэтому, пожалуй, единственной ситуацией, когда уместно говорить об инфракции, можно назвать неуплату вознаграждения. То есть неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицензиатом обязательства по уплате вознаграждения является нарушением существенного условия возмездного договора. -------------------------------- <3> Инфракция - нарушение существенных условий договора.

В силу положений п. 4 ст. 1237 ГК РФ лицензиар (автор-исполнитель по договору авторского заказа с условием о предоставлении права использования созданного произведения) при нарушении лицензиатом (заказчиком) обязанности выплатить вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных таким договором. В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки. Статья 1237 ГК РФ не содержит санкций за неисполнение обязательства по выплате вознаграждения лицензиатом в случае предоставления права использования иных объектов интеллектуальных прав, которые не относятся к категории объектов авторских или смежных прав. В таких случаях суд должен руководствоваться положениями ст. ст. 307 - 419 ГК РФ и ст. ст. 420 - 453 ГК РФ. Судам следует иметь в виду, что такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений п. 3 ст. 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем. В некоторых случаях суды могут взыскать с ответчика компенсацию за пользование чужими денежными средствами (если истец заявил такое требование). Например, в Арбитражный суд Ульяновской области <4> обратилось открытое акционерное общество "Туполев" (далее - ОАО "Туполев") к закрытому акционерному обществу "Авиастар-СП" (далее - ЗАО "Авиастар-СП") с исковым заявлением о взыскании 36858795 руб. 45 коп., составляющих: 35703103 руб. 45 коп. - основной долг, 1155692 руб. 00 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами. ЗАО "Авиастар-СП" заявило встречное требование о взыскании 134755300 руб. 91 коп., из которых - 119513859 руб. 19 коп. - неосновательное обогащение, 15341441 руб. 72 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами с ОАО "Туполев". -------------------------------- <4> Дело N А72-4302/07.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности (Роспром) России, Авиационный регистр межгосударственного авиационного комитета, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Суд установил, что ОАО "Туполев" (лицензиар) и ЗАО "Авиастар-СП" (лицензиат) заключили лицензионный договор N 92. Предметом договора выступало право использования результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технической документации для осуществления производства продукции и (или) специальной продукцно было исполнить обязательство по выплате вознаграждения в размере 7% от контрактной (рыночной) цены отчуждаемой или используемой продукции и специальной продукции, в том числе налог на добавленную стоимость. В договоре был указан конкретный срок, в течение которого лицензиат должен был выплатить вознаграждение. Он составлял 10 банковских дней и исчислялся с даты поступления денежных средств от покупателя по договору (контракту) на счет лицензиата после продажи продукции, включая каждый платеж при оплате по частям. Однако ЗАО "Авиастар-СП" свои денежные обязательства не исполнило. Долг ЗАО "Авиастар-СП" составил 35703103 руб. 45 коп. ЗАО "Авиастар-СП" заявило требования о признании договора ничтожным, а также выплате компенсации ОАО "Туполев", так как фактически ОАО "Туполев" предоставило право использования товарного знака, а не документации. Суд признал заявленные ОАО "Туполев" требования законными и обоснованными. Федеральный суд Поволжского края указал, что согласно пунктам 5.1.9, 5.1.11 договора суды правомерно расценили как намерение сторон заключить договор о предоставлении права на товарный знак в дальнейшем и пришли обоснованно к выводу о том, что договор от 25 марта 2002 г. N 92 не подлежал регистрации и в налоговом органе. Суд руководствовался положениями части первой ГК РФ. Из норм материального права были применены положения ст. 431 ГК РФ, ст. ст. 307 - 309 ГК РФ, в соответствии с которыми стороны должны исполнять свои обязательства надлежащим образом, исходя из требований закона и условий обязательства. Требования ЗАО "Авиастар-Сп" о признании договора ничтожным не были удовлетворены. В связи с тем что по договору предоставлялось не право использования изобретения, а право на использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в технической документации для осуществления производства продукции, охраняемых в силу раздела 10 договора в режиме коммерческой тайны. Соответственно, договор регистрации не подлежит. Суд установил, что отдельные положения лицензионного договора свидетельствуют о намерении сторон заключить лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Суд также удовлетворил требования истца о взыскании компенсации с лицензиата за пользование чужими денежными средствами. В связи с чем суд кассационной инстанции постановил оставить без изменения решение от 17 января 2008 г. Арбитражного суда Ульяновской области и Постановление от 4 июня 2008 г. Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А72-4302/07. Таким образом, при толковании условий лицензионного договора судом необходимо принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (ст. 431 ГК РФ).

------------------------------------------------------------------

Название документа