Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патентном праве
(Гришаев С. П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009)
Текст документа
Подготовлен для системы КонсультантПлюс
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ
Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 26 марта 2009 года
С. П. ГРИШАЕВ
Гришаев Сергей Павлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права МГЮА.
Исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы является по своей правовой природе имущественным и, следовательно, может быть объектом гражданского оборота. Закрепляя за его обладателем монополию на охраняемый объект, оно создает необходимые правовые предпосылки для его включения в экономический оборот. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности включает право его обладателя передать другому лицу исключительное право полностью, разрешить использование охраняемого объекта в течение определенного времени и определенным способом (выдать лицензию), а также распорядиться исключительным правом путем составления завещания или иным способом, не противоречащим существу исключительного права.
Аналогичные положения есть и в законодательстве других стран, а также в международных соглашениях по интеллектуальной собственности. Так, в ст. 28 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предусмотрено, что патентообладатель может уступить свои патентные права, передать их по наследству и давать разрешение на их использование путем заключения лицензионных договоров.
Как и в отношении других результатов интеллектуальной деятельности в отношении объектов патентного права (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), заключаются два вида договоров: договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.
Различие между двумя договорами заключается в том, что первом случае первоначальный владелец исключительных прав перестает быть владельцем каких-либо исключительных прав, которые полностью переходят новому правообладателю; тогда как заключение лицензионного договора предполагает передачу на время права использования определенным способом и на определенной территории соответствующего объекта патентного права. В первом случае первоначальный правообладатель выходит из круга участников дальнейшего правового оборота в отношении этого объекта, а во втором случае он сохраняет свое положение как будущий потенциальный участник отношений по поводу данного объекта.
Согласно ст. 1365 ГК по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).
В указанном определении прямо не указывается на то, что отчуждение исключительного права должно быть возмездным. Это дает основание для утверждения о том, что подобное отчуждение может быть и безвозмездным. В последнем случае речь идет о разновидности договора дарения, поскольку согласно п. 1 ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Таким образом, предметом договора дарения может быть и безвозмездная передача исключительного имущественного права в собственность другого лица, что и имеет место в данном случае.
Соответственно, к безвозмездному отчуждению исключительного права будут применяться ограничения, установленные для договора дарения. Так, согласно ст. 575 не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями.
Вознаграждение за предоставление лицензии может выплачиваться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Роспатенте путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.
В случае принадлежности исключительного права нескольким лицам будет действовать правило п. 3 ст. 1229 ГК, согласно которому распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК не предусмотрено иное. Таким образом, каждый из них не вправе произвести отчуждение исключительного права или представить на него лицензию без согласия остальных сообладателей.
Договор об отчуждении исключительного права может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный (передает или обязуется передать). В случае безвозмездного договора речь как раз и идет о реальном договоре. Кроме того, в этом случае договор отчуждения исключительного права будет и односторонне обязывающим: у стороны, безвозмездно отчуждающей исключительное право, есть только обязанность, но нет прав, а у приобретателя исключительного права - только обязанность, но нет прав.
Предметом договора об отчуждении исключительного права является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее (до принятия ч. 4 ГК) такие договоры назывались договорами об уступке патента. Представляется, что современное название в большей мере выражает его суть, поскольку речь идет именно об отчуждении права, а не патента как документа. Вместе с тем следует учитывать, что термин "уступка права" применительно к имущественным правам неоднократно встречается в ГК РФ (см., например, ст. 355 ГК "Уступка прав по договору залога"). Патентообладатель передает исключительные права в том объеме, в котором они принадлежат ему.
Сторонами договора об отчуждении исключительного права являются патентообладатель и приобретатель исключительного права. В качестве того и другого могут выступать все участники гражданского оборота (граждане, юридические лица, публичные образования). Возможность участия указанных субъектов в качестве сторон договора об отчуждении исключительного права может быть ограничена особенностями их правового положения. Так, хотя закон не устанавливает никаких возрастных ограничений для физического лица для того, чтобы быть признанным в качестве автора изобретения, однако осуществлять права автора изобретения (в том числе заключать договоры об отчуждении исключительных прав) физическое лицо в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК может начиная с 14 лет.
Кроме того, правилами предоставления права на использование секретного изобретения могут быть установлены дополнительные ограничения (п. 1 ст. 1405 ГК). В последнем случае речь идет прежде всего о нормах Закона РФ "О государственной тайне". Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
Общие правила для всех договоров на отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в ст. 1234 ГК. Для таких договоров установлена обязательная письменная форма. Кроме того, поскольку речь идет об объектах патентного права, сам договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. Аналогичное правило есть и в ст. 1369 ГК, согласно которой договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Сведения о зарегистрированном договоре вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации. Несоблюдение требования о регистрации влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК).
Условие договора об определении размера и порядка выплаты вознаграждения за отчуждение исключительного права не нуждается в такой регистрации и поэтому может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении. Такой порядок позволяет сторонам соблюсти в случае необходимости допускаемую законом коммерческую тайну одного из существенных условий своей сделки.
Государственная регистрация патентных договоров выполняет важные публично-правовые функции. В этой связи необходимо отметить, что во многих зарубежных странах законодательство устанавливает, что патентные договоры могут заключаться в письменной форме и вступают в силу независимо от их регистрации в патентном ведомстве. Однако при этом приобретатель патентных прав и лицензиат по договору исключительной лицензии могут предъявить иски к третьим лицам по поводу нарушения их исключительных прав только после того, как патентный договор будет зарегистрирован в патентном ведомстве; без такой регистрации они не могут участвовать и в спорах о признании патентов недействительными, а также несут риск того, что бывший владелец патента второй раз уступит кому-либо свои патентные права или лицензиар второй раз уступит кому-либо уже переданные исключительные права. Целью регистрации договора об отчуждении исключительных договоров является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя в форме многократной продажи одного и того же патента.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020 утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных. Конкретизирована государственная регистрации таких договоров Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64. Регистрация указанного выше договора об отчуждении исключительного права может быть осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден первоначальный заявитель.
В п. 20 указанного Приказа Роспатента установлено, что заявление о регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец или лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.
Особым образом осуществляется государственная регистрация договоров на секретные изобретения, так как правомочия патентообладателя по использованию и распоряжению и по запрету третьим лицам использовать запатентованные изобретения могут быть реализованы только с разрешения органов государственной власти, в распоряжении которых находятся секретные изобретения.
Право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца может передаваться по лицензионному договору. Заключение подобного договора выгодно как стороне, предоставившей лицензию, так и стороне, получившей ее. Обычно в качестве патентообладателя, предоставляющего лицензию (лицензиара), выступают либо физические лица, либо организации, профессионально занимающиеся созданием технических новшеств (научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и т. д.). Возможностями для промышленного использования этих новшеств они не располагают и поэтому охотно уступают права на использование изобретений производственным структурам.
Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как получение (на время) права использования охраняемого объекта патентного права отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.
Согласно ст. 1367 ГК по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах. Указанная статья дает определение лицензионного (от латинского licentia - разрешение) договора. При заключении такого договора передаются не все исключительные права, а только их часть и в определенных пределах и на определенный срок.
В отношении лицензионного договора нет прямого указания закона о том, что указанные права использования передаются возмездно. Таким образом, допустимо заключение безвозмездных лицензионных договоров.
Лицензионный договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный. Он относится к категории срочных договоров. Заключая договор, стороны должны согласовать срок его действия (в пределах срока действия исключительного права на предмет договора); в противном случае считается, что договор заключен на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК). Кроме того, к обязательным условиям лицензионного договора помимо предмета договора (с указанием номера и даты выдачи патента) относится определение территории его действия (п. 3 ст. 1235 ГК), что обусловлено особенностями предмета договора, его нематериальным характером. Если территория в договоре не указана, то предполагается, что он действует на территории России.
Таким образом, при заключении лицензионного договора устанавливаются пределы использования изобретения, которые заключаются в установлении срока, способа и территории использования изобретения. Кроме того, в лицензионном соглашении может быть предусмотрено, что использование изобретения по лицензии будет ограничено определенной отраслью промышленности.
Обычно в содержание лицензионных договоров входят также условия об оказании технической и иной помощи лицензиату (передаче технической документации, образцов изделий, направлении специалистов и т. д.).
Следует иметь в виду, что условия лицензионного договора не должны нарушать нормы антимонопольного законодательства. Так, например, предоставляя лицензию, лицензиар не должен оговаривать цену, по которой будут реализовываться изделия, в которых будут использоваться изобретения.
Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность данного договора. Передача технической документации по лицензионному договору лицензиату сопровождается подписанием двустороннего приемо-сдаточного акта. Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без регистрации считается недействительным. Эта норма воспроизводится применительно к объектам патентного права в практически неизменном виде в ст. 1367 ГК.
Целью регистрации в данном случае является обеспечение законности при заключении договоров о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование. В частности, она предотвращает передачу прав на охраняемый объект патентного права неправомочным лицом, включение в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение прав по заключенным договорам и т. д.
В зависимости от условий использования, предусмотренных договором, различаются исключительная и неисключительная лицензии. Различие между ними заключается в следующем. При выдаче простой неисключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При выдаче исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
В первом случае лицензиар не может выдать лицензию на тот же объект третьим лицам и сохраняет право его использования в пределах, не затрагивающих права лицензиата, предоставленные тому по договору (например, на другой территории, в другой отрасли). Во втором случае лицензия не ограничивает права лицензиата. Он может сам применять объект лицензии и может предоставлять лицензии на этот же объект третьим лицам.
Следует указать на то, что в одном договоре может быть предусмотрена выдача как исключительной, так и неисключительной лицензии. Например, сначала выдается на определенный срок исключительная лицензия, а затем на последующий срок тому же лицензиату выдается неисключительная лицензия.
Автор изобретения, обратившийся с заявкой о выдаче патента, может сделать дополнительное заявление (в письменном виде) о том, что в случае выдачи патента он принимает на себя обязательство передать исключительное право на него любому первому лицу (речь идет о гражданах РФ и российских юридических лицах), выразившему подобное желание и уведомившее об этом как патентообладателя, так и Роспатент (п. 1 ст. 1366 ГК). Причем условия использования должны соответствовать устоявшейся практике, которая является оценочным термином. В этом случае пошлина не взимается ни за подачу заявки, ни за поддержание патента в силе. Все обязанности по уплате пошлины (в том числе и в будущем) переходят на лицо, которому было передано исключительное право. Патентообладатель прибегает к открытой лицензии, если он не рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтересован в снижении патентной пошлины.
Суть открытой лицензии содержится в ст. 1368 ГК. Согласно п. 1 указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) оферты. Заявление о заключении открытой лицензии по правовой природе следует рассматривать как приглашение делать оферту, поскольку заявление адресовано неопределенному кругу лиц и не содержит всех существенных условий договора (отсутствует условие о платежах, которое следует согласовать). Все остальные условия содержания открытой лицензии нужно, очевидно, отнести к обычным условиям договора, которые соответствуют установившейся практике. По объему передаваемых прав открытую лицензию можно отнести к неисключительному лицензионному договору. Это утверждение обусловлено тем, что исключительный лицензионный договор не позволяет предоставлять право на использование изобретения неопределенному кругу лиц.
В случае совершения указанного выше волеизъявления Роспатент должен опубликовать сведения о сделанном заявлении, а патентообладатель обязан заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которое изъявило такое желание.
Если в течение двухгодичного срока ожидания к патентообладателю никто не обратится в письменной форме с предложением заключить договор об уступке патента на изобретение, патентообладатель имеет право обратиться в Роспатент с ходатайством об отзыве своего заявления. При этом должны быть уплачены все пошлины. Впоследствии все пошлины уплачиваются в обычном порядке.
В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.
Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Кроме того, согласно ст. 1362 ГК, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Такая лицензия называется принудительной.
Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.
Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.
Глава 72 ГК "Патентное право" не содержит конкретных норм, регламентирующих заключение договора сублицензии на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Однако общий порядок заключения такого договора установлен ст. 1238 ГК, согласно которой при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. К сублицензионному договору применяются правила ГК о лицензионном договоре. Все вышеуказанные правила распространяются и на сублицензионные договоры в отношении объектов патентного права.
Как договор об отчуждении исключительного права, так и лицензионный договор в отношении объектов патентного права являются по своей сути гражданскими договорами. Соответственно на них распространяются общие положения гражданского права, в том числе касающиеся ответственности за нарушение указанных договоров. Так, стороны могут использовать такую традиционную форму ответственности, как неустойка в случае нарушения одной из сторон условий указанных договоров. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение договора вызвало возникновение убытков у другой стороны, то потерпевшая сторона вправе ставить вопрос о возмещении убытков. Наконец, следует указать на ст. 1407 ГК, согласно которой патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 ГК потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.
------------------------------------------------------------------
Название документа