О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ

О РАСПОРЯЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ

В. И. ЕРЕМЕНКО, В. Н. ЕВДОКИМОВА

Еременко В. И., доктор юридических наук.

Евдокимова В. Н., кандидат юридических наук.

Получение свидетельства на товарный знак дает возможность правообладателю распорядиться исключительным правом на товарный знак, предусмотренную пунктом 1 ст. 1484 ГК РФ. Распоряжения исключительным правом на товарный знак происходит, как правило, в двух основных формах (договор об отчуждении исключительного права - ст. 1488; лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака - ст. 1489), которым в настоящей статье будет уделено основное внимание. Кроме того, для целей настоящего исследования будут использованы общие положения, закрепленные в различных главах Гражданского кодекса РФ. В качестве общего замечания можно отметить: в России предусмотрена так называемая свободная передача исключительного права на товарный знак (хотя это прямо и не указано в законодательстве в отличие от многих зарубежных стран), когда отчуждение исключительного права на товарный знак или предоставление на него лицензии возможно без обязательного отчуждения предприятия, на котором он используется.

I

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, предусмотренный статьей 1488, - одна из форм распоряжения исключительным правом на него. В соответствии с ранее действовавшим законодательством (ст. 25 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", далее - Закон о товарных знаках) указанный договор именовался следующим образом: договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака). В связи с вышеизложенным представляется неоправданной замена термина "уступка", устоявшегося в законодательстве, правоприменительной практике и правовой литературе, на термин "отчуждение", которым принято обозначать цель уступки исключительного права. Так, в Гражданском кодексе РФ широко используется термин "уступка права" (например, ст. ст. 355, 250, 336, 993). Напротив, термин "отчуждение" используется в сфере вещного права, например, по поводу отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238), отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239) и т. д. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488). Следует особо подчеркнуть: используемое законодателем словосочетание "передает или обязуется передать", которое в принципе допускает обязанность передачи указанного права в будущем, не согласуется с сущностью договоров, подлежащих регистрации и считающихся заключенными с даты такой регистрации. Как явствует из вышеизложенного, в отличие от терминологии, применяемой в отношении сторон лицензионного договора ("лицензиар" - "лицензиат"), законодатель не воспринял широко используемые в мировой практике термины в области уступки права ("цедент" - "цессионарий"). Это не значит, что стороны в договоре об отчуждении не могут использовать вместо термина "правообладатель" термин "цедент", а вместо термина "приобретатель" - термин "цессионарий". Пункт 1 ст. 1488 предписывает единственное условие указанного договора: передача (обязательство передачи) правообладателем принадлежащего ему исключительного права на товарный знак в полном объеме приобретателю права (т. е. в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель). Это условие характеризует предмет договора об отчуждении исключительного права. Условие о предмете договора согласно статье 432 считается существенным, т. е. императивным (обязательным) для сторон договора. На практике при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак достаточно указать номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак (номер международной регистрации), которое на момент передачи поддерживается в силе. Что касается субъектного состава контрагентов договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, то ими могут быть юридические или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями (ст. 1478). В пункте 1 ст. 1488 речь идет о передаче исключительного права на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении их части, т. е. отчуждение исключительного права на товарный знак может быть полным или частичным. Иными словами, исключительное право на товарный знак является делимым правом, т. е. оно поддается разделению (например, если отчуждение исключительного права на товарный знак касается товаров (или их части) одного или нескольких классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), исключая при этом другие классы МКТУ, указанные в заявке на регистрацию). В литературе иногда встречаются ошибочные утверждения о том, что Кодекс исходит из неделимости исключительного права на товарный знак. Свою позицию авторы мотивируют тем, что по договору об отчуждении исключительное право на товарный знак подлежит передаче "в полном объеме" <1>. Однако в данном контексте термин "в полном объеме" означает, что исключительное право на товарный знак передается приобретателю в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель, но при этом в отношении либо всех товаров, либо их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Если исключительное право на товарный знак передается в полном объеме в отношении только части товаров, - это случай частичной уступки или делимости исключительного права на товарный знак. -------------------------------- <1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 664 - 665.

В этом заключается особенность отчуждения исключительного права на товарный знак (в отличие, например, от патентного законодательства, где установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т. е. не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца, с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя - передающей стороны в договоре). Вместе с тем остается открытым вопрос относительно других случаев частичной передачи исключительного права на товарный знак, известных законодательствам государств с развитым правопорядком (в частности, если уступка товарного знака относится к одному из элементов комбинированного товарного знака: например, только к изобразительному элементу, исключая при этом наименование) <2>. -------------------------------- <2> См., например: Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе: НПИЦентр, 1998. С. 90.

В пункте 2 ст. 1229 ГК РФ предписано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. Сказанное выше означает, что отныне появилась также возможность совместного обладания исключительным правом на товарные знаки и знаки обслуживания, т. е. предусмотрена возможность предоставления правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания на имя нескольких лиц (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Статья 1229 не содержит положений, ограничивающих количество сообладателей исключительного права на товарный знак, поэтому ничто не препятствует возможности передачи исключительного права на товарный знак в части прав, принадлежащих одному из сообладателей исключительного права на него, так как взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется (согласно пункту 3 указанной статьи) соглашением между ними. В сфере частичной передачи исключительного права моделью таких взаимоотношений является договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, в результате которого изменяется состав сообладателей исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1490), функции которого в настоящее время выполняет Роспатент. Как указано в общей норме пункта 2 ст. 1234, несоблюдение требований письменной формы договора и его государственной регистрации влечет недействительность договора. Кроме того, к договору об отчуждении средства индивидуализации применима норма предложения второго пункта 4 ст. 1234: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232), то исключительное право на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. Пункт 3 ст. 433 Кодекса также предписывает, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если не установлено иное. Как следует из вышеизложенного, в законе иное не установлено. Следовательно, моментом заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак считается момент его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Данный вывод имеет важные теоретические и практические последствия. В литературе принято считать, что договор об отчуждении исключительного права всегда носит консенсуальный характер <3>. Однако такой подход не основан на законе. -------------------------------- <3> См., например: Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Авторское право и смежные права. 2008. N 6. С. 67.

Консенсуальным является договор, заключенный с момента, когда стороны пришли к соглашению по всем его существенным условиям и облекли его в требуемую законом форму (п. 1 ст. 432). В случае договора об отчуждении исключительного права момент заключения договора, равно как и переход исключительного права, совпадает с моментом его государственной регистрации. Стороны могут согласовать существенные и иные условия договора об отчуждении исключительного права, подписать этот договор, но он не будет считаться действительным до момента его регистрации. Причем несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет за собой ее ничтожность, т. е. абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Поэтому подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак не порождает гражданские права и обязанности не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора. Единственное исключение из указанного правила - право приобретателя исключительного права требовать от правообладателя исполнения его обязанности по государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, основанное на норме пункта 3 ст. 165, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации. Исходя из вышеизложенного целесообразно именовать договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, равно как и другие договоры о распоряжении исключительными правами, подлежащие государственной регистрации, формальными договорами, поскольку условием их действительности является соблюдение установленной формальности - государственной регистрации. В пункте 1 ст. 1488 четко указана цель заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак - передача (обязательство передать) исключительное право приобретателю. Поэтому договор об отчуждении исключительного права на товарный знак можно отнести к каузальным договорам, имеющим правовую цель, к достижению которой стремятся стороны. Кроме того, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак следует признать двусторонне обязывающим (или) взаимным договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности. Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права. Данный вывод вытекает из нормы абзаца первого п. 3 ст. 1234: по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. В абзаце втором п. 3 ст. 1234 установлено, что в случае отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом исключается применение правил определения цены, предусмотренных в пункте 3 ст. 424, суть которых заключается в следующем: при отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, при сравнимых обстоятельствах обычно взимаемой за аналогичные товары. Таким образом, условие о вознаграждении (или цены договора) в случае возмездного отчуждения исключительного права на товарный знак является существенным условием такого договора, поскольку при отсутствии в договоре такого условия имеет место незаключенная (несовершившаяся сделка), а общие правила определения цены не применимы к столь специфическому, с сугубо индивидуализированными свойствами товару, как исключительные права. Пункт 5 ст. 1234 посвящен правовым последствиям существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения, т. е. существенного нарушения условия договора о цене за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае указанного нарушения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. В качестве возмездного следует рассматривать договор отчуждения исключительного права на товарный знак, предусматривающий не денежное вознаграждение, а иное встречное исполнение. В этом случае на такой договор будут распространяться положения главы 31 ГК РФ ("Мена") с учетом особенностей средств индивидуализации. Поскольку Гражданский кодекс РФ допускает возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, то на такие договоры распространяются положения главы 32 ("Дарение") с учетом особенностей средств индивидуализации. При этом следует учитывать норму статьи 575: в соответствии с ней не допускается дарение между коммерческими организациями. В пункте 2 ст. 1488 закреплена важная норма: отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Особенно эта норма актуальна в условиях частичной уступки исключительного права на товарный знак (в отношении части товаров). Как подчеркивается в литературе, введение потребителя в заблуждение при одновременном использовании товарного знака возможно относительно происхождения изделия, проданного с таким же знаком, или если качество изделий, одновременно выпускаемых в продажу совладельцами знака, различно <4>. Иными словами, в государствах с развитым правопорядком различный уровень качества товаров, маркируемых одинаковыми товарными знаками различными правообладателями, считается введением потребителя в заблуждение. -------------------------------- <4> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1997. С. 95.

Однако в нашей стране с самого начала (еще в период действия Закона о товарных знаках в первоначальной редакции 1992 г.) судебная практика была направлена Высшим Арбитражным Судом РФ в иное, на наш взгляд, неправильное русло: "Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора" <5>. -------------------------------- <5> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 10.

Как следует из нормы пункта 2 ст. 1488, термин "введение потребителя в заблуждение", равно как и перечень соответствующих случаев, не установлены в Кодекс. В связи со значительной задержкой принятия соответствующего Административного регламента временно следует ориентироваться на Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передачи исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базы данных, утвержденные Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. (далее - Правила регистрации договоров). В пункте 27 Правил регистрации договоров закреплены два исчерпывающих перечня оснований, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение. Согласно первому перечню уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит: - обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему; - официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; - официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено; - обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте; - обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображение культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника; - обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара. В соответствии со вторым перечнем уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она осуществляется в отношении: - части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак; - товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным; - товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец; - товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование. На неопределенность и спорность многих из упомянутых выше оснований указывается в литературе <6>, так что их обоснованность при условии их воспроизведения в новом подзаконном акте Минобрнауки России будет проверяться правоприменительной практикой. -------------------------------- <6> Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М.: Экзамен, 2004. С. 111 - 114.

В том, что упомянутые выше основания могут быть закреплены в нормативном правовом акте Минобрнауки России, нет сомнений, поскольку в утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 Правилах государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологии интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения товара, зарегистрированные топологии интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (далее - Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом) не предусмотрена государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Согласно пункту 3 ст. 1488, являющемуся нововведением в законодательстве о товарных знаках, отчуждение исключительного права на товарный знак, включающей в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование. Иными словами, приобретателями товарных знаков, куда в качестве неохраняемых элементов включены зарегистрированные в Российской Федерации наименования мест происхождения товаров, могут быть только лица, также имеющие исключительное право на указанные наименования мест происхождения товаров. Вполне очевидно, что указанное нововведение направлено на исключение введения потребителя в заблуждение относительно особых свойств товаров и его изготовителей. По сути, несоблюдение данной нормы - одна из причин (оснований) введения потребителей в заблуждение. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках такой нормы не было, однако она включалась в перечень оснований, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение согласно пункту 27 Правил регистрации договоров.

II

В отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к приобретателю (лицензиату) (п. 1 ст. 1233). Лицензионный договор, как и договор об отчуждении патента, - одна из форм распоряжения исключительным правом на товарный знак. В пункте 1 ст. 1489 приведено общее определение лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, основными признаками которого являются предоставление (обязанность предоставить) одной стороной - правообладателем (лицензиаром) другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. В отличие от договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, где принцип частичной передачи права выражен словами "или в отношении части товаров", в определении лицензионного договора указанный принцип сформулирован иначе: "применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности". Следует признать, что введенный законодателем новый термин (определенная сфера предпринимательской деятельности) - менее четкий по сравнению с ранее используемым в статье 26 Закона о товарных знаках (в отношении всех или части товаров), поскольку именно относительно соответствующего перечня товаров или услуг определяется объем исключительного права на товарный знак. Вполне естественно исходя из крайней лаконичности данного определения, что устанавливаемые лицензионным договором способы использования товарного знака, именуемые обычно условиями лицензионного договора, определяются в соответствии с общими нормами гражданского права как императивного, так и диспозитивного характера, закрепленными, в частности, статьями 1235 - 1238 и 1254. Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Как указано в общей норме пункта 2 ст. 1235, несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Согласно пункту 2 ст. 1233 к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяется общее положение об обязательствах (ст. ст. 307 - 419) и о договорах (ст. ст. 420 - 453). Следовательно, моментом заключения лицензионного договора считается момент его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Поэтому подписанный, но незарегистрированный лицензионный договор не порождает гражданские права и обязанности не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора. Единственное исключение из указанного правила - право лицензиата требовать от лицензиара исполнения его обязанности по государственной регистрации лицензионного договора, основанное на норме пункта 3 ст. 165, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации. Исходя из вышеизложенного лицензионные договоры, как и договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак, целесообразно относить к категории формальных договоров. Во всяком случае, такие договоры нельзя классифицировать в качестве консенсуальных, а тем более реальных договоров, поскольку их предметом является не вещь, а нематериальный объект - исключительное право на товарный знак. В пункте 1 ст. 1489 четко указана цель заключения лицензионного договора - предоставление (обязательство предоставить) лицензиату право использования. Поэтому лицензионный договор можно отнести к каузальным договорам, имеющим правовую цель, к достижению которой стремятся стороны. Кроме того, лицензионный договор следует признать двусторонне обязывающим (или взаимным) договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности. Субъектами (сторонами) лицензионного договора обозначены обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) и другая сторона (лицензиат). Ими могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Кроме того, в качестве лицензиара может выступать сублицензиар в сублицензионном договоре, являющийся лицензиатом в ранее заключенном лицензионном договоре, по условиям которого у него есть право предоставлять сублицензии. В статье 1236 путем закрытого перечня определены виды лицензионных договоров: - простая (неисключительная) лицензия, т. е. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам; - исключительная лицензия, т. е. предоставление лицензиату права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам. Классифицирующим признаком разграничения видов лицензионных договоров согласно статье 1236 является факт сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам или отсутствия у лицензиара указанного права. При этом в обоих случаях (и при выдаче исключительной лицензии, и при выдаче неисключительной лицензии) лицензиату предоставляется право использования средства индивидуализации (в данном случае товарного знака). Рассмотрим правовые последствия упомянутых выше положений для режимов исключительной и неисключительной лицензий в их практическом применении. Так, при исключительной лицензии согласно подпункту 2 п. 1 ст. 1236 лицензиату предоставляется право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Иными словами, лицензиат наделяется всеми правами, вытекающими из положительной функции исключительного права, т. е. всеми способами использования зарегистрированного товарного знака. Кроме того, лицензиат согласно статье 1254 может защищать свои права всеми способами, предусмотренными, например, для защиты исключительных прав (ст. 1252), т. е. лицензиат вправе наряду с лицензиаром реализовывать негативную функцию исключительного права. Лицензиар в случае выдачи им исключительной лицензии лишается права самому использовать запатентованный объект и права выдачи лицензий другим лицам; по сути, за ним сохраняется правовой титул, т. е. право на зарегистрированный товарный знак с возможностью предъявлять иск к нарушителям исключительного права и возможностью расторгнуть договор исключительной лицензии, если лицензиат нарушает условия лицензионного договора (например, не уплачивает лицензиару вознаграждение в случае возмездной исключительной лицензии). Таким образом, в анализируемой статье закреплена общепринятая в мире концепция исключительной лицензии, когда лицензиату принадлежит монопольное право использования предмета лицензии и право запрета такого использования другими лицами, включая правообладателя - лицензиара. В отношении неисключительной лицензии законодатель допустил ошибку, когда использовал ту же формулировку, что и в отношении исключительной лицензии: "предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации...". Значит, если толковать эту норму буквально, у лицензиара, кроме выдачи лицензий другим лицам, ничего не остается, даже права использования своего запатентованного объекта. В чем же тогда различие между исключительной и неисключительной лицензией? Выходит, только в возможности или невозможности выдачи лицензий другим лицам. Вполне очевидно, что такая концепция неисключительной лицензии, противоречащая мировой практике по охране промышленной собственности, в том числе существовавшей ранее в России, может привести к печальным практическим последствиям. Поэтому при толковании понятия простой (неисключительной) лицензии следует прежде всего принимать во внимание ее неисключительный характер, что всегда предполагает сохранение у лицензиара права на использование товарного знака. Законодательства большинства государств мира не содержат определений различных видов лицензионных договоров; имеются лишь указания о возможности передачи исключительных и неисключительных лицензий. Понятия лицензионных договоров разработаны в доктрине или судебной практике. Несовершенство и ошибочность (в части неисключительной лицензии) определений видов лицензионных договоров в статье 1236 ставят перед правоприменительными органами нелегкую задачу их адекватного толкования. Норма пункта 2 ст. 1236, согласно которой лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное, мало что дает для решения проблемы разграничения видов лицензионных договоров, поскольку само название лицензионного договора может быть ошибочно, а стороны договора могут заблуждаться относительно его действительного содержания. В создавшейся ситуации стороны лицензионного договора могут прибегнуть к общей норме пункта 2 ст. 421: заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, чтобы избежать неблагоприятных последствий жесткой конструкции видов лицензионных договоров, закрепленной в статье 1236. Например, если лицензиар исключительной лицензии намерен сам использовать товарный знак, он должен закрепить за собой такое право непосредственно в договоре исключительной лицензии. Лицензиар неисключительной лицензии обязан включить в договор условие о сохранении за собой права использования товарного знака, чтобы избежать эффекта буквального толкования положения о предоставлении только лицензиату права использования средства индивидуализации. В основе толкования лицензионного договора кроме признака сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам или отсутствия этого права должен лежать признак исключительного или неисключительного характера предоставляемой лицензии. Неисключительный характер лицензии предполагает, что лицензиат получает лишь право использования предмета лицензии в рамках относительного правоотношения. При этом лицензиат неисключительной лицензии лишен права выдачи сублицензий и права предъявления исков о нарушении исключительного права. Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату в рамках относительного правоотношения исключительного (монопольного) права использования предмета лицензии, исключающего из сферы такого использования всех других лиц, зачастую и правообладателя - лицензиара. Дополнительно к такому относительному правоотношению по закону возникает абсолютное правоотношение, когда обязанность лицензиата корреспондирует с обязанностью неопределенного круга лиц не нарушать исключительное право, являющееся предметом лицензии. Дополнительный признак исключительной лицензии - возможность для лицензиата предоставлять сублицензии для других лиц, правда, не безусловная, а при письменном согласии лицензиара (ст. 1238). В статье 1235 изложены условия заключения лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяющие также содержание лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака. Необходимо выделять существование условий лицензионного договора, требующих согласования волеизъявлений контрагентов (лицензиара или лицензиата), которые подразделяются на предписываемые законом (в данном случае ст. 1235) и инициативные (признаваемые существенными по желанию сторон). К существенным условиям лицензионного договора, предписываемым Гражданским кодексом РФ, можно отнести условия о предмете договора, способах использования средства индивидуализации и цене возмездного лицензионного договора. Существенное условие о предмете лицензионного договора одновременно индивидуализирует предмет исполнения (зарегистрированный товарный знак с указанием номера и даты выдачи свидетельства) и определяет характер самого договора (предоставление исключительного или неисключительного права использования товарного знака). Существенное условие лицензионного договора о способах использования товарного знака определяет конкретные правомочия лицензиата по его использованию. Способы использования товарного знака закреплены в открытом перечне пункта 2 ст. 1484. При этом такие способы могут быть указаны в лицензионном договоре общим способом (т. е. совместно) или конкретно (т. е. по отдельности). Лицензионные договоры согласно пункту 5 ст. 1235 могут быть возмездными и безвозмездными. Условие о цене возмездного лицензионного договора (обусловленного договором вознаграждения) также является существенным, поскольку при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, т. е. несуществующим. В отдельных статьях Гражданского кодекса РФ указаны условия лицензионного договора, которые могут и не согласовываться сторонами, но тем не менее войдут в содержание их договорного обязательства как условия, предусмотренные диспозитивными нормами этих статей. Следует полагать, что такие условия нельзя классифицировать в качестве существенных условий лицензионного договора. К указанной категории относятся условия о территории действия, сроке, на который заключается лицензионный договор, предоставлении лицензиару отчета об использовании соответствующего объекта. Так, согласно пункту 3 ст. 1235 в лицензионном договоре должна быть указана территория, где допускается использование в данном случае товарного знака. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории России. В литературе иногда ошибочно относят к числу существенных условий лицензионного договора, по-видимому из-за использования законодателем термина "должна", условие о территории, на которой допускается использование товарного знака <7>. Если условие о территории предполагалось сделать существенным, то не было бы нормы о том, что в случае если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории Российской Федерации. Кроме того, в само определение лицензионного договора (п. 1 ст. 1489) включены следующие слова: "с указанием или без указания территории, на которой допускается использование". -------------------------------- <7> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. С. 667.

Согласно пункту 4 ст. 1235 срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Однако, если в лицензионном договоре срок его действия не определен, он считается заключенным на пять лет, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное. Здесь явно чувствуется влияние положений авторского права. Пункт 1 ст. 1237 предписывает, что лицензиат обязан представлять лицензиару отчет об исполнении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. В случае если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. Стороны лицензионного договора могут включить в договор любые иные условия, которые они считают необходимыми для достижения цели договора, в том числе о соблюдении режима конфиденциальности, об обязанности лицензиата не оспаривать действительность регистрации товарного знака лицензиара. Неисполнение той или иной стороной лицензионного договора его условий может повлечь возложение на виновную сторону гражданско-правовых санкций по правилам договорной ответственности. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность наступления внедоговорной (деликтной) ответственности вследствие использования лицензиатом товарного знака вне пределов предоставленного лицензиату объема прав. Так, согласно пункту 3 ст. 1237 использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права. Иными словами, упомянутые выше противоправные действия лицензиата квалифицируются как нарушение исключительного права на товарный знак, или контрафакция. В пункте 2 ст. 1489 закреплены важные нормы о гарантии качества лицензируемых товаров. Так, лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. При этом лицензиар вправе осуществлять контроль над соблюдением этого условия. Сходные требования существовали и в ранее действовавшем законодательстве (ст. 26 Закона о товарных знаках). Однако указанные выше нормы дополнены положением о солидарной ответственности лицензиата и лицензиара за качество изготавливаемых лицензиатом товаров: по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Сказанное выше означает, что потерпевший (таковым может быть признан потребитель) вправе предъявить требование как в отношении всех ответчиков совместно (лицензиату и лицензиару), так и к любому из них, причем как в полном объеме причиненного ему вреда, так и в любой его части; не получив полного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе требовать недополученное с другого, который остается перед ним ответственным до полного удовлетворения его требований (ст. 323 ГК РФ). Указанное выше нововведение в российское законодательство является абсолютным, т. е. оно неизвестно законодательствам зарубежных стран. В литературе отмечается: нельзя назвать ни одной юрисдикции в мире, где предусматривалась бы такая чрезмерная ответственность, особенно в рамках законодательства о товарных знаках <8>. -------------------------------- <8> Ариевич П. Е., Гуляева Н. С., Хоффман Д. Л. Четвертая часть ГК РФ: лицензирование товарных знаков // Патенты и лицензии. 2007. N 6. С. 11.

В связи с вышеизложенным представляется неубедительной и ошибочной аргументация некоторых авторов, причастных к составлению проекта части четвертой ГК РФ, в пользу введения солидарной ответственности лицензиара и лицензиата перед потребителями со ссылкой на то, что такие меры якобы являются обычной практикой в других странах, например в США <9>. -------------------------------- <9> Павлова Е. А., Шилохвост О. Ю. Четвертая часть ГК и Соглашение ТРИПС: причины и суть расхождений // Патенты и лицензии. 2007. N 11. С. 6.

Помимо чрезмерного характера солидарной ответственности лицензиара, которая явно не будет стимулировать его к предоставлению лицензий, норма о такой ответственности противоречит смыслу второго предложения пункта 2 ст. 1489, согласно которому лицензиар вправе осуществлять контроль над соблюдением этого условия (обеспечение лицензиатом качества производимых или реализуемых им товаров). А если это право (контроль над соблюдением качества товаров), а не обязанность лицензиара, то о какой солидарной ответственности лицензиара может идти речь? Вполне очевидно: положение о солидарной ответственности лицензиата и лицензиара за качество товаров явно ошибочно и должно быть исключено из части четвертой Кодекса. По той же причине условие о качестве производимых лицензиатом товаров нельзя признать существенным в лицензионном договоре. Это условие включается в лицензионный договор не автоматически, а по инициативе лицензиара. Он вправе это сделать, если заботится о репутации своего товарного знака, но не обязан, если уверен в способностях своего лицензиата. Кроме того, возможны случаи, когда при лицензировании товарного знака лицензиар не изготавливает товары с использованием товарного знака (пункт 1 ст. 1486 допускает возможность неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации). При этом он не сможет контролировать качество производимых лицензиатом товаров. В пункте 3 ст. 1489 предписано, что предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием. Указанная норма в принципе идентична норме, закрепленной в пункте 3 ст. 1488 в отношении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, поэтому она не нуждается в дополнительном комментарии.

III

В соответствии с пунктом 1 ст. 1490 в качестве договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, кроме договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и лицензионного договора указаны иные договоры. К иным в первую очередь следует отнести договор о залоге исключительного права на товарный знак. Согласно пункту 5 ст. 1233 в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодателя, если договором не предусмотрено иное. В соответствии с пунктом 3 ст. 1232 государственная регистрация залога исключительного права на средство индивидуализации осуществляется посредством государственной регистрации соответствующего договора. В части четвертой ГК РФ отсутствуют какие-либо иные положения о залоге исключительного права. В данной ситуации целесообразно, на наш взгляд, использовать в правоприменительной практике дополнительно положения параграфа 3 главы 23 ГК РФ о залоге, допускающие в качестве предмета залога имущественные права, и раздела IV ("Залог прав") Закона РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге". Поэтому представляются несостоятельными доводы некоторых авторов о якобы невозможности регистрации договоров залога исключительного права на товарный знак в Роспатенте вследствие отсутствия соответствующего подзаконного акта и соответствующих полномочий в Положении о Роспатенте, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 299 <10>. Такие полномочия (а точнее, обязанности Роспатента) определены на уровне закона (п. 1 ст. 1490 ГК РФ), которые им не исполняются уже более года. Беспрецедентно долгое отсутствие Административного регламента по регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак, за разработку и принятие которого ответственны Роспатент и Минобрнауки России, также не может служить оправданием бездействия Роспатента в сфере регистрации договоров залога исключительного права на товарный знак. В создавшихся условиях потерпевшие лица, которым отказывают в регистрации договоров залога, могут обращаться в суды с заявлениями о бездействии Роспатента. -------------------------------- <10> Кирий Л. Особенности правовой охраны товарных знаков в условиях действия части четвертой ГК РФ // Промышленная собственность. 2008. N 12. С. 11 - 12.

Свою лепту в неразбериху с порядком регистрации договоров о распоряжении исключительными правами внес и законодатель, допустивший коллизию компетенций двух государственных органов в указанной сфере (Правительства РФ и Роспатента). Так, в соответствии с пунктом 2 ст. 1490 порядок государственной регистрации договоров, указанных в пункте 1 этой статьи (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры), устанавливается федеральным органом54), договор простого товарищества (гл. 55). Кроме того, распоряжение исключительным правом на товарный знак может осуществляться в рамках договора продажи предприятия (ст. 559) и договора аренды предприятия (ст. 656). Например, в пункте 2 ст. 559 предусмотрено, что исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. При продаже предприятия исключительное право на товарный знак или право на его использование не переходят к покупателю автоматически по договору купли-продажи предприятия, если условия этого договора такой переход предусматривают. Так, для отчуждения исключительного права на товарный знак в рамках договора купли-продажи предприятия необходима регистрация в Роспатенте как минимум приложения к указанному договору или выписки из этого договора, касающейся отчуждения исключительного права и отвечающей всем установленным требованиям для договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Переход к покупателю права использования товарного знака (в форме соответствующего договора) также должен быть зарегистрирован в Роспатенте, поскольку, как указано в пункте 2 ст. 389 Кодекса, уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки. При этом отсутствие соответствующих полномочий в Положении о Роспатенте не может служить основанием для отказа в регистрации указанных выше документов. В соответствии с пунктом 1 ст. 656 по договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, в частности, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права. Равным образом при заключении договора аренды предприятия предоставляемое арендодателем право пользования исключительным правом на товарный знак должно быть оформлено лицензионным договором (приложением к основному договору, выпиской из него), подлежащим регистрации в Роспатенте. Также целесообразно в рамках настоящей статьи осветить вопрос о возможности передачи права на регистрацию товарного знака, т. е. уступки права на заявку на товарный знак. Такая возможность установлена пунктом 3 ст. 1497 при проведении экспертизы заявки в рамках процедуры изменения в заявке на товарный знак сведений о заявителе, которая может быть осуществлена до государственной регистрации товарного знака. В ранее действовавшем законодательстве уступка права на заявку на товарный знак была предусмотрена пунктом 3 ст. 10 Закона о товарных знаках.

------------------------------------------------------------------

Название документа