Патент на промышленный образец: сфера действия

ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ: СФЕРА ДЕЙСТВИЯ <*>

Э. П. ГАВРИЛОВ

Гаврилов Э. П., профессор кафедры гражданского права ГУ-ВШЭ, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института международной торговли и права, доктор юридических наук.

Говоря о сфере действия патента на промышленный образец, следует различать юридические пределы действия патента и, так сказать, его технические пределы. Юридические пределы действия исключительного права, вытекающего из патента на промышленный образец, определяются в п. п. 1, 2 и 4 ст. 1358, а исключения из них и его ограничения - в ст. ст. 1359 - 1362 ГК РФ. Техническая сфера действия исключительного права на запатентованный промышленный образец основывается на нормах п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

Техническая сфера действия исключительного права на промышленный образец

Второй абзац п. 3 ст. 1358 ГК РФ устанавливает, что "промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377)". Таким образом, техническая сфера действия исключительного права на запатентованный промышленный образец определяется на основе: во-первых, существенных признаков, нашедших отражение в изображении промышленного образца (то есть видимых при просмотре этих изображений), и во-вторых, перечня его существенных признаков. В отличие от этого техническая сфера действия запатентованного изобретения или полезной модели определяется только на основе формулы изобретения или полезной модели <*>. -------------------------------- <*> При толковании формулы изобретения или полезной модели применяется теория эквивалентов. Отсутствие норм о применении теории эквивалентов к сфере промышленных образцов можно объяснить только неразвитостью этой части патентного права. Следует полагать, что теория эквивалентов может в настоящее время применяться к промышленным образцам по аналогии (п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Некоторые исторические сведения

Промышленные образцы охранялись в СССР с 1924 по 1936 г. на основе Постановления ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. "О промышленных образцах (рисунках и моделях)". Сфера правовой охраны определялась внешним видом изделия. Правовая охрана промышленных образцов затем была восстановлена в СССР в 1965 г. в связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая предусматривала, что участвующие в ней государства обязаны охранять промышленные образцы. Охрана промышленных образцов в СССР в 1965 г. была введена очень кратким Постановлением Правительства от 9 июля 1965 г. N 535 "О промышленных образцах" <*>, а также несколькими межведомственными актами. На уровне Постановления Правительства промышленные образцы стали охраняться лишь с 1981 г., когда Совет Министров СССР 8 июня 1981 г. принял Постановление N 539, утвердившее Положение о промышленных образцах <**>. В соответствии с этими актами сфера действия правовой охраны промышленного образца определялась исключительно внешним видом изделия. Отдельные характерные черты внешнего вида хотя и указывались в описании промышленного образца, правового значения не имели. -------------------------------- <*> СП СССР. 1965. N 15. Ст. 119. <**> СП СССР. 1981. N 19. Ст. 114.

Принятый в 1991 г. Закон СССР "О промышленных образцах" так и не вступил в силу, а потому нет смысла его анализировать. В России охрана промышленных образцов вначале осуществлялась на основе Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1. Правовая охрана промышленных образцов при этом была максимально сближена с правовой охраной изобретений и полезных моделей. Достаточно сказать, что второй абзац п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ содержал норму, устанавливающую, что "изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки". При этом в соответствии с п. 2 ст. 18 Закона перечень существенных признаков должен был содержаться в заявке на промышленный образец. Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ, значительно изменивший Патентный закон РФ, внес существенные уточнения и в эту норму, иначе определив существенные признаки. В это понятие были включены не только признаки, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца, но и нашедшие отражение на изображениях изделия. Данная норма без изменений была перенесена во второй абзац п. 3 ст. 1358 четвертой части ГК РФ.

Правовые последствия определения технической сферы действия исключительного права на основе двух источников

Сама попытка определения технической сферы действия исключительного права на запатентованный промышленный образец на основе признаков, как нашедших отражение на изображениях изделия, так и приведенных в заявке, по-видимому, правомерна: использование разных источников должно помочь при определении сферы правовой охраны, привести к наиболее точным выводам. Если одни и те же существенные признаки выявлены при осмотре изображений изделия или его образцов и содержатся в заявке, причем сам внешний вид изделия состоит только из этих существенных признаков, то нет и не должно быть вообще никаких возражений против одновременного использования обоих этих источников. Именно в таких ситуациях вполне логична и норма, содержащаяся в подпункте 2 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, в соответствии с которой патент на промышленный образец может быть признан недействительным, если в перечне существенных признаков промышленного образца, содержащемся в решении о выдаче патента, будут обнаружены такие признаки, которых не было на изображениях изделия в поданной заявке. Однако при наличии любых противоречий между существенными признаками, содержащимися на изображениях изделия, и признаками, указанными в качестве существенных в заявке, возникают серьезные правовые проблемы, ответов на которые в действующем законодательстве нет. Какие противоречия могут возникнуть на практике? Во-первых, в перечне могут содержаться признаки, отсутствующие во внешнем виде изделия. Во-вторых, во внешнем виде могут содержаться существенные признаки, не указанные в перечне. В первом случае никаких практических и юридических трудностей не должно возникать: признак, указанный в перечне, но отсутствующий во внешнем виде изделия, не должен приниматься во внимание (в частности, в спорах о нарушении исключительного права), а патент может быть признан недействительным полностью или частично <*>. -------------------------------- <*> Ст. 1398 ГК. Интересно отметить, что при исключении этого признака из перечня сфера действия патента на промышленный образец расширяется.

Во втором случае можно принять два разных решения: либо вообще не учитывать признаки, содержащиеся во внешнем виде изделия, не указанные в перечне существенных признаков, либо учитывать содержащиеся во внешнем виде изделия существенные признаки, условно включать их в перечень существенных признаков и таким образом определять техническую сферу действия исключительного права на промышленный образец. Решение о том, что при определении технической сферы действия исключительного права на запатентованный промышленный образец должны учитываться только существенные признаки, указанные в перечне, а иные существенные признаки, содержащиеся во внешнем виде изделия, игнорироваться, означает, что единственное правовое значение имеет перечень существенных признаков, указанных в патенте. Напротив, решение о том, что при определении технической сферы действия исключительного права должны учитываться существенные признаки, содержащиеся во внешнем виде изделия, даже и не вошедшие в перечень существенных признаков, означает, что единственным основанием для определения сферы действия исключительного права является внешний вид изделия, содержащийся в патенте. Это два принципиально разных подхода к определению сферы действия исключительного права на промышленный образец.

Позиция законодателя

Я уже отмечал, что действующее законодательство не дает ответа на вопрос: что же имеет решающее значение при наличии расхождений между существенными признаками, выявленными при ознакомлении с внешним видом изделия, и существенными признаками, приведенными в перечне? Из норм п. 2 ст. 1352, второго абзаца п. 3 ст. 1358, п. 2 ст. 1377, п. 1 ст. 1394 ГК РФ можно сделать вывод лишь о том, что оба источника имеют правовое значение. Но такой вывод юриста не может удовлетворить: надо ответить на вопрос, какой источник имеет приоритет. При этом следует учитывать два принципиальных положения патентного права, которым подчиняются и промышленные образцы, поскольку их правовая охрана осуществляется в России в рамках патентного права. Во-первых, исключительное право предоставляется на промышленный образец целиком, то есть на совокупность его существенных признаков. Отсутствие даже одного существенного признака снимает вопрос о правонарушении. Иными словами, использование в изделии лишь части существенных признаков промышленного образца не является использованием промышленного образца. Во-вторых, чем больше у промышленного образца существенных признаков, тем уже сфера его исключительного права. Добавление любого нового существенного признака сужает сферу правовой охраны, а исключение, наоборот, ее расширяет. Учитывая оба этих принципа, попытаемся сначала ответить на некоторые вопросы, которые могут показаться частными, хотя на самом деле таковыми не являются. Как оценивать техническую сферу действия исключительного права на промышленный образец, если во внешнем виде изделия имеется какой-либо существенный признак, отсутствующий в перечне? Полагаю, что в этом случае этот существенный признак должен автоматически считаться включенным в перечень и тем самым сужать сферу действия исключительного права. Если в перечне какой-либо признак указан как существенный, а во внешнем виде изделия он едва заметен, практически не влияет на образ изделия, создаваемое общее впечатление, то можно ли этот признак считать существенным? Полагаю, что исходя из сути промышленного образца такой признак автоматически следует исключать из перечня. Иными словами, следовало бы считать, что в любом случае основным источником определения технической сферы действия исключительного права на промышленный образец является внешний вид изделия, то есть содержащиеся в нем существенные признаки. В этой связи интерес представляет анализ норм, содержащихся в ст. 1352 ГК РФ. Третий абзац п. 1 этой статьи указывает, что "к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов". По нашему мнению, в данном случае словосочетание "существенные признаки" применяется в объективном смысле. Оно означает все признаки, фактически имеющиеся во внешнем виде изделия, являющиеся "существенными", то есть в значительной степени определяющие внешний вид. И лишь в п. 2 ст. 1352 применительно к новизне промышленного образца содержится указание на совокупность "существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца".

Особая норма, содержащаяся в ГК

Таким образом, анализ приводит нас к выводу о том, что основное, решающее значение для установления сферы действия исключительного права на промышленный образец имеют существенные признаки изделия, нашедшие отражение на изображениях изделия. Однако норма третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК дает основание считать, что законодатель придает правовое значение только перечню существенных признаков, указанных в патенте. Эта норма относится к случаям столкновения патентных прав, также именуемым случаями двойного патентования: на один и тот же объект выданы два патента. Применительно к патентам на промышленные образцы эта норма указывает, что если при использовании промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, то этот другой промышленный образец также признается использованным. Таким образом, смысл этой нормы состоит в следующем: столкновение патентов (двойное патентование) имеет место при наличии двух патентов, все существенные признаки которых, приведенные в перечнях этих патентов, совпадают. Следовательно, она не предусматривает учета существенных признаков, содержащихся в изображениях изделия. Если считать, что эта норма имеет решающее значение, то тогда лишается смысла довольно большое число норм ГК, в которых упоминаются существенные признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия: п. 2 ст. 1352, второй абзац п. 3 ст. 1358 и др. В этой связи следует полагать, что норма третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ ошибочна. Ее следует толковать расширительно: словосочетание "все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца" следует читать как "все существенные признаки другого промышленного образца". Нормы третьего абзаца п. 3 ст. 1358 крайне неудачно изложены, на что мы уже обращали внимание <*>. Теперь же мы обнаружили, что эти нормы содержат существенные ошибки. Все это свидетельствует о необходимости их скорейшего изменения. -------------------------------- <*> Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и "столкновения" патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3. С. 22 - 23.

Арбитражная практика

Определенный интерес представляет арбитражный спор, суть которого изложена в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" <*>. В Обзоре этот спор рассмотрен под номером 11. -------------------------------- <*> Патенты и лицензии. 2008. N 2. С. 56.

Истец - юридическое лицо, владелец патента на промышленный образец (рекламоноситель) - предъявил иск по поводу нарушения его исключительного права на этот промышленный образец другим юридическим лицом. Ответчик против иска возражал, утверждая, что он не нарушает патент истца, поскольку используемое им изделие (рекламоноситель) не идентично рекламоносителю истца, отличается от промышленного образца истца. Назначенная судом экспертиза установила, что рекламоноситель ответчика содержит как все существенные признаки промышленного образца по патенту истца, так и некоторые дополнительные признаки. Суд признал наличие нарушения патента истца, указав, что Патентный закон РФ (дело рассматривалось на основе прежнего законодательства) для признания факта нарушения патента на промышленный образец не требует "полной идентичности художественно-конструкторского решения изделия, защищенного патентом, и изделия, изготовленного иным лицом". Поддерживая это решение, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сформулировал следующий тезис: "Наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца". Решение по делу, а также сам тезис, сформулированный Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, вызывают некоторые сомнения <*>. Во-первых, неясно, как экспертиза и нижестоящие судебные инстанции определяли совокупность существенных признаков промышленного образца по патенту истца. Если эта совокупность определялась только на основе перечня существенных признаков, содержащихся в патенте, то такой подход является неверным. -------------------------------- <*> Решение основывалось на нормах Патентного закона РФ, которые имели внутренние противоречия.

Во-вторых, было установлено, что запатентованное истцом изделие (рекламоноситель) по внешнему виду отличается от рекламоносителя ответчика, хотя и содержит существенные признаки изделия истца. По-видимому, эти отличия были существенными, то есть речь шла о наличии двух различных изделий. В связи с этим возникает вопрос о последствиях применения существенных признаков запатентованного промышленного образца к другому изделию, а не к тому, которое было указано при патентовании. Прежнее и действующее законодательство не дают оснований считать запатентованный промышленный образец использованным, если его существенные признаки применены в новом (ином) по общему внешнему виду изделии.

Неопределенность существенных признаков при их словесном изложении в перечне

Существенные признаки промышленного образца должны относиться к эстетическим и (или) эргономическим особенностям внешнего вида изделия (третий абзац п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Эстетика понимается как философская наука, изучающая сферу ценностного отношения, область художественной деятельности человека. Одна из основных ее сфер - проблема прекрасного. Что касается эргономики, то это - отрасль науки, изучающая взаимодействие человека и машины с целью совершенствования орудий, условий и процесса труда. Эстетические (художественные) и эргономические особенности - явления совершенно различные. Например, промышленный образец "кресло" обладает эстетическими особенностями, если креслом можно любоваться, если оно красиво, а также если на нем приятно сидеть. Кресло обладает эргономическими особенностями, если на нем удобно сидеть (спинка не режет спину, ноги достают до пола, а не болтаются и т. п.). Эргономические особенности промышленного образца могут быть адекватно выражены словесно, в то время как эстетические особенности практически никогда не могут быть выражены словами. Наличие эстетических и эргономических особенностей - непременный признак результатов художественного конструирования (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Другое название художественного конструирования - дизайн. Этот термин означает различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды <*>. При этом функциональные качества промышленных и кустарно-ремесленных изделий включают как чисто технические (утилитарные) качества, так и эргономические качества (удобство пользования и т. п.). -------------------------------- <*> Полагаю, что эргономика относится к числу точных (технических) наук, это не общественная наука. Поэтому эргономические признаки промышленного образца, строго говоря, не должны учитываться при определении сферы действия исключительного права.

Хотя действующее законодательство не предусматривает, что чисто технические особенности внешнего вида изделия могут быть указаны в перечне существенных признаков промышленного образца, более того, подпункт 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ, как можно полагать, прямо запрещает делать это, на практике в перечни существенных признаков промышленного образца часто включаются именно технические признаки (причем не содержащие эргономических характеристик). Например, патент на промышленный образец N 65432: "Аппарат для ручного розлива пенящихся (газированных) напитков, характеризующийся: наличием цилиндрического корпуса аппарата, переключателя потоков ручкой управления и узла для соединения аппарата с трубопроводом подачи напитка из емкости, отличающийся: расположением переключателя потоков с ручкой управления на боковой поверхности верхней части корпуса аппарата; выполнением переключателя потоков цилиндрической формы; наличием держателя бутылки с ручкой управления и расположением его со стороны нижнего торца корпуса аппарата...". Здесь я хочу прервать перечень существенных признаков промышленного образца (всего в перечне 11 признаков), поскольку все они, как это уже ясно из процитированной части, не являются ни эстетическими, ни эргономическими. Такие технические признаки легко и просто излагать в перечне. Но как только дело касается эргономических или эстетических признаков, их словесное описание становится затруднительным или даже невозможным. В патенте на промышленный образец N 65498 "Тумба приставная многофункциональная" перечень существенных признаков включает пять таких признаков, причем никаких эстетических признаков нет, четыре признака чисто технические, а вот один признак, по-видимому, несет в себе черты эргономические: "Столешница тумбы выполнена в виде прямоугольной формы со скругленными углами". Нет сомнений, что скругление углов производится для удобства пользования. Но известно, что скругление может быть разной формы, причем если угол заменяется частью окружности, то сама окружность может быть разного радиуса. Поэтому ни представить себе это скругление, ни оценить его с точки зрения эргономики на основе этого перечня невозможно. Приходится обращаться к изображению тумбы. Кстати, на изображении тумбы эти скругленные углы не просматриваются. Еще большие трудности возникают при словесном описании эстетических признаков. В патенте на промышленный образец N 66500 "Этикетка для водки" этикетка отличается, в частности, "проработкой стилизованного изображения в виде головы девушки с пышными развевающимися волосами", "проработкой фона верхней части (этикетки) в виде композиции из стилизованного графического изображения цветов и летающих над ними бабочек", а также "колористическим решением с использованием черного, золотого, серого, белого, охристого цветов". Оставим в стороне крайне странную манеру изложения, предположив, что именно так надо выражаться в сфере художественного конструирования. Попытаемся на основе данного описания представить себе эту этикетку. Уверяю вас, ничего не получится: однозначных, точных образов создать нельзя. Как изображена голова девушки: анфас, в профиль? Какого типа лицо этой девушки: славянское, восточное и т. п.? Каков у нее цвет волос: блондинка, брюнетка, рыжая? Какого вида изображенные цветы: розы, ромашки, гладиолусы? Сколько летает бабочек вокруг нее: две, три, десять? И т. д. и т. п. На основе перечня существенных признаков ответить на эти вопросы просто невозможно. И лишь обратившись к изображению этикетки, можно установить, что эта девушка, именуемая, очевидно (как и сама водка), "Незнакомка", представляет собой жгучую брюнетку типа "фам фаталь", изображенную анфас, которая гневно смотрит вам в самую душу, надула полные губки и как бы спрашивает: "Зачем ты пьешь "Genius Russian Premium Vodka?" <*>, либо спрашивает: "Зачем ты пьешь эту водку без меня?". -------------------------------- <*> "Настоящая русская водка высшего качества" (англ.).

Я готов подтвердить сказанное и другими примерами, но не буду, ибо уже ясно, что перечень существенных признаков промышленного образца не может дать четкого, однозначного представления об эстетических и эргономических признаках внешнего вида изделия.

Предложения об изменении действующего законодательства

В 2004 г. в РГИИС была защищена кандидатская диссертация С. О. Воронцова <*>. Автор отмечал, что ни в одном зарубежном законодательстве объем охраны внешнего вида изделия не определяется словесным описанием, а потому предлагал исключить перечень существенных признаков образца из числа источников, определяющих объем охраны промышленных образцов. При этом он указывал, что "адекватное и однозначное словесное описание художественных образов... представляет сложность" <**>. -------------------------------- <*> Воронцов С. О. Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. <**> Там же. С. 6 - 7.

Развернутые предложения по совершенствованию законодательства в данной области содержатся в научных трудах О. Л. Алексеевой. Вначале назову ее кандидатскую диссертацию <*>. Она отмечает, что сложившийся в России правовой механизм определения объема правовой охраны промышленных образцов с помощью перечня существенных признаков промышленного образца, составленного заявителем, неизвестен развитым зарубежным правовым системам. При этом неурегулированными остаются методические аспекты определения объема правовой охраны с помощью перечня, возникают трудности "вербального раскрытия эстетических и эргономических особенностей внешнего вида изделия в перечне". По ее мнению, определение объема правовой охраны промышленного образца на основе перечня заимствовано из законодательства об изобретениях, оно приводит к появлению более узкой охраны по сравнению с охраной, базирующейся на зрительном образе, на общем впечатлении, производимом изображением изделия. В связи с этим предлагается объем правовой охраны определять только с использованием изображения внешнего вида изделия <**>. -------------------------------- <*> Алексеева О. Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. <**> Алексеева О. Л. Указ. соч. С. 8 - 9.

Подробные, развернутые и дополненные предложения О. Л. Алексеевой, высказанные ею в диссертации, нашли отражение и в ее последующих публикациях <*>. Поскольку эти публикации легко доступны читателям настоящей статьи, нет необходимости их повторять и комментировать. Ее рекомендации представляются мне логичными и обоснованными. Можно выразить лишь сожаления по поводу того, что они не были учтены при принятии четвертой части ГК РФ. -------------------------------- <*> Алексеева О. Л. Объем правовой охраны промышленных образцов в России и ЕС: проблемы и пути решения. Часть 1 // Патенты и лицензии. 2005. N 12. С. 12; Часть II // Там же. 2006. N 1. С. 14.

Заключение

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" <*> вселяет надежду на то, что вопрос о технической сфере действия исключительного права на промышленный образец в ближайшем будущем будет решен по-новому, более логично и обдуманно. -------------------------------- <*> Патенты и лицензии. 2008. N 8. С. 55.

Сфера действия исключительного права на промышленный образец должна определяться общим зрительным впечатлением от внешнего вида изделия. При этом во внимание должны приниматься лишь эстетические (художественные) особенности (черты, признаки) внешнего вида изделия.

Название документа