Отдельные вопросы защиты таможенными органами прав на товарные знаки в арбитражных судах

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

В. В. ДМИТРИЕВ

Дмитриев Владимир Владимирович, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Специалист в области споров о нарушении прав на товарный знак, других вопросов коммерческого права. Родился 9 ноября 1978 г. В 2000 г. окончил с отличием юридический факультет СпбГУ. Автор публикаций "Субсидиарная ответственность государственных и муниципальных образований по обязательствам государственных и муниципальных учреждений в связи с введением в действие Бюджетного кодекса РФ", "Предоставление земельных участков и лесов в водоохранных зонах. Новая редакция Водного кодекса Российской Федерации", "Введение ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвоката".

Таможенные органы активно занимаются защитой прав на интеллектуальную собственность. Однако их трудоемкая и скрупулезная работа в рамках административного расследования нередко заканчивается отказом арбитражными судами в привлечении предполагаемых нарушителей к административной ответственности из-за неучета таможенными органами отдельных аспектов правового регулирования и арбитражной практики. В статье приведены некоторые наиболее частые причины отказов арбитражными судами в привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ по заявлениям таможенных органов. Часть примеров общеприменима к рассмотрению административных дел по другим составам и по заявлениям иных административных органов. 1. Для возбуждения производства по делу по ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) необходимо заявление правообладателя. Исходя из установленных п. 5 ст. 403 Таможенного кодекса РФ (далее - ТК РФ) функций таможенных органов их деятельность, связанная с защитой прав интеллектуальной собственности, урегулирована гл. 38 ТК РФ. К числу мер, направленных на защиту правообладателей товарных знаков, относится то, что таможня по заявлению правообладателя, имеющего достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав в связи с перемещением через таможенную границу товаров, являющихся, по его мнению, контрафактными, и обратившегося в таможенный орган, вправе приостановить выпуск таких товаров. При сопоставлении положений ст. 1484 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и названной нормы ТК РФ, предписывающей компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальной собственности при ввозе товаров на территорию Российской Федерации до их выпуска, следует, что основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ служит заявление правообладателя, как это предписано ст. ст. 394, 397 Кодекса. Статьей 28.1 КоАП РФ законодательно закреплены поводы возбуждения дела об административном правонарушении. Таким образом, при отсутствии заявления правообладателя или при наличии нарушений требований федеральных законов к прилагаемым к нему документам о представительстве в случае подписания заявления представителем у таможенного органа отсутствует требуемый законом повод для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ, и, соответственно, дело не может быть возбуждено (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 декабря 2006 г. N Ф03-А37/06-2/4759 - здесь и далее судебные акты приводятся из информационно-правовых систем, банка решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ: www. arbitr. ru). Следовательно, нужно заявление в ФТС России о внесении сведений в таможенный реестр или в территориальный таможенный орган. Данная позиция не является единообразной. Не исключается возможность возбуждения таможенными органами производства по делу об административном правонарушении при наличии любых поводов, указанных в ст. 28.1 КоАП РФ [1]. При этом не учтено, что общие нормы КоАП РФ должны применяться с учетом специальных норм закона об участии таможенных органов в защите интеллектуальной собственности, по которым инициирующим моментом деятельности таможни является заявление правообладателя. Общие поводы для возбуждения производства по делу об административном правонарушении могут применяться таможенными органами при осуществлении правоохранительной деятельности по нарушениям таможенных правил (гл. 16 ТК РФ). 1.1. Особенности защиты товарных знаков, внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу (ст. 10 АПК РФ). Таким образом, суд должен будет проверить самостоятельно, не ограничиваясь выпиской из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, полномочия представителя, подписавшего и подавшего заявление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, юридический статус правообладателя, принадлежность правообладателю товарного знака, объем его правовой охраны. Должностному лицу таможенного органа необходимо получить эти документы в ходе административного расследования, не ограничиваясь в протоколе ссылкой на таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Неполучение должностным лицом таможенного органа этих документов в ходе административного расследования повлечет удлинение судебного разбирательства и, как следствие, риск выхода за пределы срока давности привлечения к административной ответственности, учитывая общее намерение нарушителей затянуть процесс, а может повлечь и отказ в привлечении к административной ответственности. 1.2. Особенности защиты иностранных правообладателей. 1.2.1. Дополнительные требования к документам. В АПК РФ предусмотрены особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц (гл. 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ)), среди них - необходимость документа о юридическом статусе правообладателя (как правило, выписка из торгового реестра), перевод и нотариальное заверение российским нотариусом всех документов на иностранном языке, которые должны быть удостоверены и апостилированы иностранным нотариусом. При отсутствии таких документов в деле решение суда не считается законным и обоснованным (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 февраля 2008 г. по делу N А13-5141/2007, от 9 июня 2007 г. по делу N А56-11380/2006). Должностные лица таможенных органов нередко составляют протокол по делу об административном правонарушении и передают его в суд без требуемых по гл. 33 АПК РФ надлежащих документов (дела N А56-15901/2008, А56-39760/2008, А56-37762/2008, А56-39763/2008). Представляется, что уже на стадии внесения в таможенный реестр правообладателям и ФТС России целесообразно учитывать судебную перспективу и, соответственно, требования АПК РФ к документам иностранного происхождения. Однако ФТС России не всегда вносит сведения в реестр интеллектуальной собственности с соблюдением признаваемых АПК РФ требований к документам иностранного происхождения и с соблюдением норм ГК РФ о представительстве. Так, сведения о международных товарных знаках немецкого юридического лица "Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat" внесены на основании заявления его представителя, который в подтверждение полномочий представил копию доверенности на иностранном и русском языках, выданной правообладателем - немецким юридическим лицом российскому юридическому лицу, а также доверенность, выданную ему указанным российским юридическим лицом, совершенную в простой письменной форме, не удостоверенную нотариально вопреки ст. 187 ГК РФ. Также была представлена справка из Роспатента с указанием классов МКТУ, по которым зарегистрированы товарные знаки, и простой перевод выписки из сайта Роспатента о конкретных товарах в пределах классов МКТУ, по которым были зарегистрированы товарные знаки. Приняв решение о включении в реестр, ФТС России не приняла во внимание, что согласно п. 2 ст. 255 АПК РФ документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. В результате по делам N А56-15901/2008, N А56-39763/2008, рассмотренным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по ходатайству ответчика суд отказал в допуске к участию в судебном разбирательстве лица, указанного в таможенном реестре представителем правообладателя, признав ненадлежащим оформление его документов о представительстве. 1.2.2. Указание в заявлении в суд в качестве третьего лица непосредственно правообладателя. По делам по ст. 14.10 КоАП РФ в качестве третьих лиц подлежат привлечению правообладатели. Таможенному органу важно правильно указать третье лицо в подаваемом в суд заявлении. Так, в деле N А56-39763/2008 Пулковская таможня неправильно указала в заявлении в суд третьим лицом российское юридическое лицо, являющееся представителем немецкого юридического лица - правообладателя. Ответчик обратил внимание суда на то, что в качестве третьего лица подлежит привлечению сам правообладатель, а не его представитель. В связи с чем суд привлек к участию в деле немецкое юридическое лицо - правообладателя, отложив судебное заседание на дату за пределами срока давности привлечения к административной ответственности. Таким образом, ненадлежащее указание Пулковской таможней третьего лица в заявлении в суд привело к отказу в привлечении к административной ответственности (см. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 января 2009 г. по делу N А56-39763/2008, оставленное без изменения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом). 1.2.3. Подтверждение международных товарных знаков с позиции допустимости доказательств <1>. -------------------------------- <1> Международная регистрация товарных знаков производится в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), находящемся в Женеве. Такая регистрация осуществляется на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.) в некоторых или во всех странах, участвующих в этом Соглашении. В Соглашении участвуют около 80 стран, в том числе Россия. Международная регистрация приравнивается к национальной регистрации.

На практике таможенные органы, расследуя нарушения прав на международные товарные знаки, запрашивают у Роспатента информацию по знаку, а также ограничиваются документами, предоставленными представителями правообладателей (как правило, не заверенный нотариально перевод сведений о знаке, размещенных на сайте Роспатента: www. fips. ru/npdoc/INTERLAW/wipo/fees. htm#reestr). Роспатент присылает справку, где подтверждает факт действия в Российской Федерации международного товарного знака с указанием классов МКТУ, но без указания конкретных товаров, по которым он зарегистрирован. Однако представляется, что справки Роспатента, даже с указанием конкретных товаров, входящих в зарегистрированный товарный знак, равно как заверенного российским нотариусом перевода распечатки сведений о знаке с сайта Роспатента, недостаточно. Эта позиция строится на принципе допустимости доказательств: обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ). В соответствии со статьей 5-ter Мадридского соглашения о международной регистрации знаков Международное бюро ВОИС выдает любому лицу по его просьбе и при условии уплаты пошлины, установленной Регламентом по выполнению Соглашения, копию записи о знаке, произведенной в Реестре. Согласно информационному сообщению Международного бюро ВОИС от 8 февраля 2002 г. N 5/2002 единственной официальной публикацией являются только заверенные выписки из Реестра, осуществляемые Международным бюро на основании запросов. Поэтому представление иных документов может быть обоснованно воспринято судом как представление недопустимых доказательств. Как следствие, суд может отказать в принятии их в качестве доказательств и сделать вывод, что таможенный орган в нарушение п. 1 ст. 65 АПК РФ не представил в суд доказательства, из которых следовало бы, что указанное таможенным органом лицо является правообладателем, ему принадлежит товарный знак, охраняемый в указанном объеме. Косвенным подтверждением правильности такой позиции является Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 февраля 2008 г. по делу N А13-5141/2007, где кассационный суд, отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость истребовать выписки из Международного реестра марок на иностранном языке с удостоверительными надписями иностранных нотариусов и апостилями на иностранных языках. В связи с этим таможенному органу необходимо предложить правообладателю представить выписку из Международного реестра товарных знаков. 2. Компетенция таможенных органов по ст. 14.10 КоАП РФ заканчивается выпуском товара. По данному вопросу не сложилось единообразной арбитражной практики. Возможно, это связано с различной активностью сторон по конкретным делам (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 29 мая 2006 г. по делу N А66-16074/2005, ФАС Московского округа от 2 декабря 2008 г. по делу N КА-А40/9498-08-4, ФАС Поволжского округа от 15 августа 2008 г. по делу N А57-1754/08). Представляется, что буквальное толкование норм ТК РФ ограничивает компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальной собственности стадией до выпуска товара. В случаях если ответчик обращал внимание суда на этот момент, суды отказывали в признании компетенции таможенного органа. Предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля могут применяться только для выявления нарушения таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ; ст. 16.2 "Недостоверное декларирование" КоАП РФ), к которым ст. 14.10 не относится (гл. 14 "Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности" КоАП РФ). Таможня вправе проводить прямо предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля (гл. 35 ТК РФ). Все формы таможенного контроля, в том числе "Проверка документов и сведений" (ст. 367 ТК РФ), после выпуска товаров могут проводиться только для установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления, т. е. для целей выявления возможных нарушений таможенных правил, а не для установления нарушения прав на интеллектуальную собственность. Так, ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 27 декабря 2006 г. N Ф03-А37/06-2/4759 указал: таможня не учитывает, что формы таможенного контроля, в том числе "Проверка документов и сведений", регламентируют проверку достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном оформлении, путем сопоставления с информацией, полученной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм таможенного контроля, анализа сведений специальной таможенной статистики, обработки сведений с использованием программных средств, а также другими способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Иными словами, форма таможенного контроля "Проверка документов и сведений" и др. используется в таможенных целях на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности законодательства в сфере таможенных правоотношений, несоблюдение которого в случае установления факта совершения нарушения таможенных правил влечет административную ответственность по гл. 16 КоАП РФ. К данному спору не относятся приводимые таможней в защиту заявленных требований обстоятельства об установлении нарушений, выявленных в ходе проверки документов и сведений, поскольку отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, урегулированы ГК РФ с учетом положений гл. 38 ТК РФ, направленных на содействие правообладателю в защите его прав и законных интересов на стадии таможенного оформления до выпуска товаров, поскольку с подачей правообладателем заявления в порядке ст. 394 ТК РФ наступает возможность предотвратить перемещение через таможенную границу Российской Федерации предполагаемых контрафактных товаров. По данному делу заявления правообладателем товарных знаков до выпуска товаров в таможенный орган не подавались, а подаче впоследствии такого заявления предшествовала информация таможни в связи с проведением проверки документов и сведений как формы таможенного контроля. 3. Проблема доказывания предмета правонарушения после выпуска товара. Если признать правильной позицию о наличии компетенции таможенных органов по ст. 14.10 КоАП РФ после выпуска товара, все равно возникает проблема доказывания предмета правонарушения. После выпуска товара в распоряжении таможенных органов остается только грузовая таможенная декларация (далее - ГТД) с указанием на товарный знак. Однако не очевидно, размещен ли фактически товарный знак на товаре, его упаковке, этикетке. Возникает вопрос: достаточно ли при этом для привлечения к ответственности факта указания на товарный знак сугубо в документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, учитывая, что это также считается использованием товарного знака (п. 2 ст. 1484 ГК РФ)? Как правило, суды исходят из того, что таможенный орган должен доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2007 г. по делу N 09АП-12374/2007-АК). При этом указание сходного обозначения в ГТД, товаротранспортных документах (счета, счета-фактуры, накладные и др.) не свидетельствует о наличии на товаре, его этикетке, упаковке охраняемого обозначения, что необходимо. Несмотря на то что внимание нижестоящих таможен на данный аспект обратило Северо-Западное таможенное управление (письмо от 28 февраля 2008 г. "О направлении Обзора судебной практики"), приложив Постановление ФАС Северо-Западного округа от 4 июня 2008 г. по делу N А52-4540/2007, таможенные органы нередко возбуждают дела, составляют протоколы, подают заявления в суды при недоказанности этого факта и в результате их проигрывают. Так, Пулковская таможня, проиграв по указанной причине дважды (дела N А56-14526/2008, А56-250/2008), снова направила в суд три дела с той же доказательственной базой (дела N А56-39760/2008, А56-37762/2008, А56-39763/2008). В результате по всем трем делам судами двух инстанций в привлечении к ответственности было отказано. Если нарушитель выдвинул возражения относительно наличия на товаре, упаковке, этикетке охраняемого обозначения (как правило, со ссылкой на допущенную поставщиком техническую ошибку в товаротранспортных документах, на основе которых заполнялась ГТД), существует возможность осмотра складов декларанта, его покупателей либо поручения осмотра, опроса, изъятия вещественных доказательств в таможню по месту нахождения декларанта, покупателя. При этом таможенный орган несет риск неполучения вещественного доказательства или источников фиксации его внешнего вида. В то же время не всегда даже полученное от покупателей описание товара, подтверждение наличия на товаре, его упаковке, этикетке охраняемого обозначения, а также предоставление самого товара признаются судами достаточными доказательствами, безусловно свидетельствующими о наличии на реализованном товаре охраняемого обозначения. Суды отмечают, что эти доказательства являются лишь косвенными (Постановление ФАС Центрального округа от 15 августа 2008 г. по делу N А62-3391/2007, Коллегией ВАС РФ отказано в передаче для пересмотра в Президиум ВАС РФ). В связи с этим представляется правильной практика прекращения производства по делу до обращения в суд при необнаружении у декларанта самого товара и отрицании им фактического наличия товарного знака на самом товаре, упаковке, этикетке. 4. Момент, с которого правонарушение по ст. 14.10 КоАП РФ, выразившееся во ввозе товара, считается оконченным. По этому вопросу сформировалась единообразная практика вышестоящих судебных инстанций, однако иногда нарушаемая нижестоящими (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 декабря 2008 г. по делу N А56-11588/2008, от 15 октября 2008 г. по делу N А21-723/2008). Под ввозом понимается не только фактическое перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, но и избрание декларантом таможенного режима. До подачи ГТД правонарушение не считается оконченным, а за покушение на данное правонарушение ответственность КоАП РФ не предусмотрена (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2008 г. по делу N А56-47812/2007, от 5 августа 2008 г. по делу N А56-19302/2007, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2008 г. по делу N А56-11596/2008). 5. Проблема параллельного импорта с учетом принятия Президиумом ВАС РФ Постановления по делу N А40-9281/08-145-128. Сложившееся понятие параллельного импорта означает ввоз оригинальной продукции без согласия правообладателя на ввоз в Российскую Федерацию. Этот вопрос связан с наполнением национальным законодательством понятия "исчерпание прав". Принцип исчерпания прав в законодательстве об интеллектуальной собственности означает, что введенный единожды в гражданский оборот правообладателем или с его согласия товар признается легальным при его дальнейших перепродажах. Существует два принципа исчерпания прав - национальный и интернациональный (международный). Для интернационального принципа не имеет значения, в какой стране товар введен в оборот с согласия правообладателя. Товар считается законно находящимся в гражданском обороте при его реализации впоследствии в любой стране мира, для этого не потребуется дополнительного согласия правообладателя. Национальное исчерпание прав означает, что необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении товаром государственной границы. Нечто среднее существует в Европейском союзе (ЕС), где товар, изначально введенный в оборот в одной стране ЕС, может свободно перемещаться по всему ЕС, но для вывоза за его пределы и ввоза в страну, не входящую в ЕС, потребуется специальное согласие правообладателя. Транснациональные корпорации всегда стремились монополизировать рынок конкретной страны через создание авторизованных дилеров по реализации их продукции, влияя таким образом на ценообразование и ассортимент в зависимости от экономической конъюнктуры в конкретной стране. Эта проблема стала особенно острой в связи с серьезным падением продаж у официальных дилеров автомобилей и автозапчастей после падения американского доллара и активизации ввоза автомобилей и запчастей из США. Судами были удовлетворены первые заявления таможни о конфискации автомобилей. Задолго до этого Определением от 22 апреля 2004 г. N 171-О Конституционный Суд Российской Федерации признал конституционным национальный принцип исчерпания прав в российском законодательстве. До сих пор единообразная практика складывалась в пользу таможенных органов и правообладателей. "Островом свободы" был лишь Восточно-Сибирский федеральный округ, Федеральный арбитражный суд которого отказывал в привлечении к административной ответственности за ввоз оригинальной продукции (например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29 мая 2008 г. по делу N А19-14420/07-Ф02-1707/08). Заявления о пересмотре в порядке надзора подавались как правообладателями, так и параллельными импортерами, однако до дела N А40-9281/08-145-128 судьи ВАС РФ не находили оснований для передачи дел в Президиум. После вступления в силу части четвертой ГК РФ, несмотря на декларируемое ужесточение законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность, произошла либерализация этого законодательства. Это выразилось не только в уменьшении минимального размера компенсации за нарушение прав на товарный знак (со 100 тыс. до 10 тыс. руб.), но и в изменении самого понятия "контрафактность товара". В Законе о товарных знаках контрафактным считался любой товар с незаконным использованием товарного знака. Под незаконным использованием понималось любое использование без согласия правообладателя. Таким образом, оригинальный товар признавался контрафактным при его ввозе в Россию без согласия правообладателя. Признание товара контрафактным имело практические последствия: именно контрафактный товар подлежал уничтожению или передаче правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или для последующего уничтожения. В силу ст. 1515 ГК РФ контрафактный товар - это товар с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Таким образом, по ГК РФ контрафакт - это только подделка или товарный плагиат (нанесение на собственную продукцию чужого товарного знака). Соответственно, оригинал по ГК РФ не является контрафактом и, следовательно, не подлежит конфискации, уничтожению. Было высказано мнение, что в связи с положениями части четвертой ГК РФ публичную опасность представляет лишь ввоз подделок, ввоз же оригинальной продукции - это нарушение частных прав правообладателей, которые имеют возможность привлекать неуправомоченных импортеров к гражданско-правовой ответственности. Поэтому и ст. 14.10 КоАП РФ надо толковать мягче, тем более что обязательным предусмотренным в ней наказанием является конфискация товара с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Не очевидна роль, которую теперь будут играть таможенные органы: дистанцируются ли они от ввоза оригинальной продукции, ограничившись лишь борьбой с контрафактом, или будут информировать правообладателей, по крайней мере внесенных в таможенный реестр, которые смогут эту информацию положить в основу исков о взыскании компенсации или убытков. В противном случае правообладателям придется "идти от продавца", делая запросы в таможенные органы. Будут ли таможенные органы отвечать на запросы правообладателей или отвечать только по запросам судов, также пока непонятно (разъяснения ФТС России отсутствуют). С учетом Постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. N 14 "О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 марта 2007 г. N 17 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам" в течение шести месяцев со дня принятия конечного судебного акта признанные нарушителями импортеры могут подать заявления о пересмотре их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 6. Вина. 6.1. При отсутствии в ГТД, товаротранспортных документах, на основании которых заполнялась ГТД, упоминания о товарных знаках, и их обнаружении на товарах, упаковке, этикетке при досмотре лицо нельзя считать виновным в нарушении прав на товарный знак (см. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 мая 2008 г. по делу N А56-8419/2008, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 1 декабря 2008 г. по делу N А21-861/2008, ФАС Западно-Сибирского округа от 13 ноября 2008 г. по делу N Ф04-6971/2008(15866-А45-27)). Нельзя поставить в вину неосуществление предварительного декларирования в отличие от случаев привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил (гл. 16 ТК РФ) (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 декабря 2007 г. N А52-1178/2007). 6.2. Факт внесения товарного знака в таможенный реестр имеет значение для определения виновности в нарушении прав на товарный знак. Многие товарные знаки не внесены в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Кроме того, процедура внесения в реестр знаков занимает длительное время. Возникает вопрос: можно ли считать виновным в нарушении прав на товарный знак при ввозе (вывозе) товара лицо, которое указывает на ознакомление с таможенным реестром до подачи ГТД и отсутствие в нем указания на знак, при условии недоказанности предупреждения правообладателем о недопустимости использования знака, либо достаточно факта национальной или международной регистрации? Представляется, что при указанных обстоятельствах лицо нельзя признать виновным, учитывая наличие специальных норм в ТК РФ о деятельности таможенных органов по защите интеллектуальной собственности, общедоступность, полноту и бесплатность таможенного реестра в отличие от данных Роспатента. Как указал ФАС Уральского округа в Постановлении от 6 июня 2007 г. по делу N А60-35283/06, ответчик проявил должную внимательность и осмотрительность, принял все зависящие от него разумные меры по соблюдению чужих прав на интеллектуальную собственность при ввозе в Российскую Федерацию арестованного изделия, проверив таможенный реестр и убедившись в отсутствии в нем спорного знака. В связи с чем в действиях ответчика отсутствует вина как обязательный элемент для привлечения к административной ответственности. Отсутствие сведений в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности о товарных знаках третьего лица, которые были внесены в реестр значительно позже ввоза изделия ответчиком, свидетельствует о недостаточной заботе владельца товарных знаков о защите своей интеллектуальной собственности (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 ноября 2008 г. по делу N А56-5351/2008, решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 июня 2008 г. по делу N А56-14526/2008, от 28 апреля 2008 г. по делу N А56-250/2008). Однако существует и противоположное мнение, что факт невнесения в таможенный реестр не влияет на вину [1]. 7. Примирение правообладателя и нарушителя по делу об административном правонарушении. На практике правообладатель и нарушитель фактически примиряются после возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Подлежит ли при этом производство по делу прекращению административным органом, должно ли быть отказано судом в привлечении к административной ответственности, есть ли иные варианты? В немногочисленной по данному вопросу арбитражной практике имелись случаи последующего отказа правообладателя от привлечения к административной ответственности, что не повлияло на решения судов. Правообладатели сообщали суду, что на момент судебного разбирательства к нарушителю отсутствуют претензии, заключен или заключается договор на право пользования товарным знаком. Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 8 мая 2008 г. по делу N А07-4879/2008-А-НИИ, оставленным в силе апелляционной и кассационной инстанциями, импортер был привлечен к административной ответственности, несмотря на ходатайство правообладателя не привлекать к ответственности в связи с заключением лицензионного договора. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2008 г. по делу N 09АП-17736/2007-АК импортер был привлечен к административной ответственности, при этом суд указал на непредставление им лицензионных договоров или иных документов на право ввоза. В Постановлении ФАС Московского округа от 25 января 2008 г. по делу N А40-8603/07-153-54 суд указал, что только зарегистрированный лицензионный или иной договор на право пользования знаком на момент подачи ГТД означает законное использование товарного знака. Насколько правильна такая позиция? В числе оснований к прекращению производства по делу об административном правонарушении в КоАП РФ, в отличие от УК РФ, УПК РФ, не указано примирение сторон. В то же время объективной стороной правонарушения является использование товарного знака без согласия правообладателя, а материальный закон не ограничивает возможность последующего одобрения. Иное толкование вряд ли правильно, учитывая допущение ГК РФ возможности последующего одобрения сделок, совершенных без полномочий или с их превышением, распространения действия договора на отношения, предшествующие его заключению (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Так, в Постановлении от 11 февраля 2008 г. по делу N А35-1466/07-С9 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд со ссылкой на практику Международного коммерческого арбитражного суда выразил позицию о возможности распространения лицензионного договора к отношениям, возникшим до его заключения. Тем более ошибочно исходить из необходимости наличия зарегистрированного лицензионного или иного договора на право пользования товарным знаком на момент подачи ГТД: нельзя ограничивать волеизъявление правообладателя, которое может быть односторонней сделкой, обязательным заключением договора, тем более фактом его государственной регистрации, принимая во внимание также длительность этой процедуры. В посвященном данному вопросу п. 63 проекта Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ "Вопросы применения Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" также акцентируется внимание именно на наличие или отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара с товарным знаком, и форма его волеизъявления не ограничена каким-либо образом. Этот подход разумнее и с точки зрения общественных интересов: зачем уничтожать юридически контрафактный, но качественный товар, если правообладатель больше не возражает против его введения в гражданский оборот. Исключение можно установить только для товара, не соответствующего минимально установленным государством требованиям к качеству. Для целей возмещения государству расходов на административное расследование также целесообразно установить некую компенсацию, например в виде госпошлины, возлагаемой на нарушителя при прекращении производства по делу в связи с отказом правообладателя. Следует установить также, что в этом случае расходы на хранение вещи несет нарушитель. Таким образом, по действующему законодательству Российской Федерации при заключении между правообладателем и нарушителем договора на право пользования товарным знаком после возбуждения производства по делу об административном правонарушении, но при включении в этот договор положения о распространении его действия на отношения, предшествующие подаче ГТД, производство по делу подлежит прекращению за отсутствием события административного правонарушения (ч. 1 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 8. Таможенный орган должен обладать на момент составления протокола доказательством надлежащего извещения нарушителя о его предстоящем составлении. Если нарушитель на составление протокола не явился, а уведомление о его извещении поступило в таможенный орган после составленного без участия законного представителя нарушителя протокола, составление протокола является грубым нарушением процедуры производства по делу об административном правонарушении, что влечет безусловный отказ в привлечении к ответственности. Логика в том, что "нарушитель был извещен и не явился", здесь не работает: если у таможенного органа не было данных об извещении, он не мог составлять протокол, необходимо было отложить его составление, повторно уведомив об этом нарушителя (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2008 г. по делу N А40-42639/08-146-386). 9. Возложение на ответчика понесенных таможенным органом расходов на проведение экспертизы. На практике таможенные и иные административные органы в процессе административного расследования назначают экспертизу о сходстве до степени смешения товарного знака и нанесенного на товар, упаковку, этикетку обозначения. Они ставят перед экспертом вопросы, уже установленные другими доказательствами, и вопросы права (зарегистрированы ли как товарные знаки обозначения на товаре; предоставлена ли им охрана на территории Российской Федерации и в каком объеме; кто является их правообладателем; предоставлялось ли ответчику правообладателем право на ввоз товара, маркированного товарным знаком, и т. д.), просят определить, является ли товар оригинальным даже в том случае, если на его оригинальность указывает правообладатель. Вместе с тем экспертиза назначается при необходимости выяснения вопросов, требующих специальных познаний, а вопрос сходства до степени смешения является вопросом факта. Перед экспертом также не могут быть поставлены вопросы права. Учитывая также позицию Конституционного Суда Российской Федерации, приведенную в Постановлении от 18 июля 2008 г. N 10-П, представляется, что при изложенных обстоятельствах возложение на ответчика расходов, понесенных административным органом на проведение экспертизы, является неправомерным и в случае привлечения к административной ответственности.

Список литературы

1. Шавшина В. П., Головацкий Р. Е. Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности таможенными органами при перемещении контрафактных товаров через таможенную границу РФ // Арбитражные споры. 2007. N 1.

------------------------------------------------------------------

Название документа