Актуальные вопросы защиты таможенными органами прав на товарные знаки (по материалам арбитражной практики)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ)

В. В. ДМИТРИЕВ

Дмитриев В. В., адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Таможенные органы активно занимаются защитой прав на интеллектуальную собственность. Однако их трудоемкая и скрупулезная работа в рамках административного расследования нередко заканчивается отказом арбитражными судами в привлечении предполагаемых нарушителей к административной ответственности из-за неучета таможенными органами отдельных аспектов правового регулирования и арбитражной практики. Приведу некоторые наиболее частые причины отказов арбитражными судами в привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ по заявлениям таможенных органов. Часть примеров общеприменима к рассмотрению административных дел по другим составам и по заявлениям иных административных органов.

1. Для возбуждения производства по делу по статье 14.10 КоАП РФ необходимо заявление правообладателя

Исходя из установленных п. 5 ст. 403 ТК РФ функций таможенных органов, их деятельность, связанная с защитой прав интеллектуальной собственности, урегулирована гл. 38 ТК РФ. В числе мер, направленных на защиту правообладателей товарных знаков, таможня по заявлению правообладателя, имеющего достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав в связи с перемещением через таможенную границу товаров, являющихся, по его мнению, контрафактными, и обратившегося в таможенный орган, вправе приостановить выпуск таких товаров. При сопоставлении положений ст. 1484 ГК РФ и названной выше нормы ТК РФ, предписывающей компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальной собственности при ввозе товаров на территорию России до их выпуска, следует, что основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ служит заявление правообладателя, как это предписано ст. 394, 397 Кодекса. Статьей 28.1 КоАП РФ законодательно закреплены поводы возбуждения дела об административном правонарушении. Таким образом, при отсутствии заявления правообладателя или при наличии нарушений требований федеральных законов к прилагаемым к нему документам о представительстве, в случае подписания заявления представителем, у таможенного органа отсутствует требуемый законом повод для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ и соответственно дело не может быть возбуждено (Постановление ФАС ДВО от 27 декабря 2006 г. N Ф03-А37/06-2/4759 - здесь и далее судебные акты приводятся из информационно-правовых систем, банка решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ: www. arbitr. ru). Следовательно, нужно заявление в ФТС о внесении в таможенный реестр или в территориальный таможенный орган. Надо отметить, что данная позиция не является единообразной. В статье "Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности таможенными органами при перемещении контрафактных товаров через таможенную границу РФ" не исключается возможность возбуждения таможенными органами производства по делу об административном правонарушении при наличии любых поводов, указанных в ст. 28.1 КоАП РФ <1>. -------------------------------- <1> См.: Шавшина В. П., Головацкий Р. Е. Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности таможенными органами при перемещении контрафактных товаров через таможенную границу РФ // Арбитражные споры. 2007. N 1.

Однако представляется, при этом не учтено, что общие нормы КоАП РФ должны применяться с учетом специальных норм закона об участии таможенных органов в защите интеллектуальной собственности, по которым инициирующим моментом деятельности таможни является заявление правообладателя. Общие поводы для возбуждения производства по делу об административном правонарушении могут применяться таможенными органами при осуществлении правоохранительной деятельности по нарушениям таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ).

1.1. Особенности защиты товарных знаков, внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

Согласно принципу непосредственности судебного разбирательства арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу (ст. 10 АПК РФ). Таким образом, суд должен будет проверить самостоятельно, не ограничиваясь выпиской из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, полномочия представителя, подписавшего и подавшего заявление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, юридический статус правообладателя, принадлежность правообладателю товарного знака, объем его правовой охраны. В связи с чем должностному лицу таможенного органа необходимо получить эти документы в ходе административного расследования, не ограничиваясь в протоколе ссылкой на таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Неполучение должностным лицом таможенного органа этих документов в ходе административного расследования повлечет за собой удлинение судебного разбирательства и как следствие риск выхода за пределы срока давности привлечения к административной ответственности, учитывая общее намерение нарушителей для этой цели затянуть процесс, а может повлечь и отказ в привлечении к административной ответственности.

1.2. Особенности защиты иностранных правообладателей

1.2.1. Дополнительные требования к документам

В АПК РФ предусмотрены особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц (гл. 33 АПК РФ). Среди них - необходимость документа о юридическом статусе правообладателя (как правило, выписка из торгового реестра), перевод и нотариальное заверение российским нотариусом всех документов на иностранном языке, которые должны быть удостоверены и апостилированы иностранным нотариусом. При отсутствии таких документов в деле решение суда не считается законным и обоснованным (Постановления ФАС СЗО от 20 февраля 2008 г. по делу N А13-5141/2007, от 9 июня 2007 г. по делу N А56-11380/2006). Надо отметить, что должностные лица таможенных органов нередко составляют протокол по делу об административном правонарушении и передают его в суд без требуемых по гл. 33 АПК РФ надлежащих документов (дела N А56-15901/2008, А56-39760/2008, А56-37762/2008, А56-39763/2008). Представляется, что уже на стадии внесения в таможенный реестр правообладателям и ФТС целесообразно учитывать судебную перспективу и соответственно требования АПК РФ к документам иностранного происхождения. Однако ФТС не всегда вносит сведения в реестр интеллектуальной собственности с соблюдением признаваемых АПК РФ требований к документам иностранного происхождения и с соблюдением норм ГК РФ о представительстве. Так, сведения о международных товарных знаках немецкого юридического лица "Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat" внесены на основании заявления его представителя, который в подтверждение полномочий представил копию доверенности на иностранном и русском языках, выданной правообладателем - немецким юридическим лицом российскому юридическому лицу, а также доверенность, выданную ему указанным российским юридическим лицом, совершенную в простой письменной форме, не удостоверенную нотариально вопреки ст. 187 ГК РФ. Также была представлена справка из Роспатента с указанием классов МКТУ, по которым были зарегистрированы товарные знаки, и простой перевод выписки из сайта Роспатента о конкретных товарах в пределах классов МКТУ, по которым были зарегистрированы товарные знаки. Приняв решение о включении в реестр, ФТС не приняла во внимание, что согласно п. 2 ст. 255 АПК РФ документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. В результате по делам N А56-15901/2008, А56-39763/2008, рассмотренным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием автора статьи, выступавшего от имени ответчика, по ходатайству ответчика Суд отказал в допуске к участию в судебном разбирательстве лица, указанного в таможенном реестре представителем правообладателя, признав ненадлежащим оформление его документов о представительстве.

1.2.2. Указание в заявлении в суд в качестве третьего лица непосредственно правообладателя

По делам по ст. 14.1 КоАП РФ в качестве третьих лиц подлежат привлечению правообладатели. Таможенному органу важно правильно указать третье лицо в подаваемом в суд заявлении. Так, в деле N А56-39763/2008 Пулковская таможня неправильно указала в заявлении в суд третьим лицом российское юридическое лицо, являющееся представителем немецкого юридического лица - правообладателя. Ответчик обратил внимание суда на то, что в качестве третьего лица подлежит привлечению сам правообладатель, а не его представитель. В связи с чем суд привлек к участию в деле немецкое юридическое лицо - правообладателя, отложив судебное заседание на дату за пределами срока давности привлечения к административной ответственности. Таким образом, ненадлежащее указание Пулковской таможней третьего лица в заявлении в суд привело к отказу в привлечении к административной ответственности <2>. -------------------------------- <2> См.: решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 февраля 2009 г. по делу N 39763/2008.

1.2.3. Подтверждение международных товарных знаков с позиции допустимости доказательств <3>

-------------------------------- <3> Международная регистрация товарных знаков производится в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), находящемся в Женеве. Такая регистрация осуществляется на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.) в некоторых или во всех странах, участвующих в этом Соглашении. В Соглашении участвуют около 80 стран, в том числе и Россия. Международная регистрация приравнивается к национальной регистрации.

На практике таможенные органы, расследуя нарушения прав на международные товарные знаки, запрашивают у Роспатента информацию по знаку, а также ограничиваются документами, предоставленными представителями правообладателей (как правило, не заверенный нотариально перевод сведений о знаке, размещенных на сайте Роспатента). Роспатент присылает справку, где подтверждает факт действия в России международного товарного знака с указанием классов МКТУ, но без указания конкретных товаров, по которым он зарегистрирован. Однако представляется, что справки Роспатента, даже с указанием конкретных товаров, входящих в зарегистрированный товарный знак, равно как заверенного российским нотариусом перевода распечатки сведений о знаке с сайта Роспатента, недостаточно. Эта позиция строится на принципе допустимости доказательств: обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ). В соответствии со ст. 5ter Мадридского соглашения о международной регистрации знаков Международное бюро ВОИС выдает любому лицу по его просьбе и при условии уплаты пошлины, установленной Инструкцией по выполнению Соглашения, копию записи о знаке, произведенной в Реестре. Эта мысль подчеркнута в информационном сообщении Международного бюро ВОИС N 5/2002 от 8 февраля 2002 г., согласно которому единственной официальной публикацией являются только заверенные выписки из реестра, осуществляемые Международным бюро на основании запросов. Указанное правило со ссылкой на вышеизложенное информационное письмо размещено на сайте Роспатента <4>. -------------------------------- <4> URL: www. fips. ru/npdoc/INTERLAW/wipo/fees. htm#reestr

Поэтому представление иных документов может быть обоснованно воспринято судом как представление недопустимых доказательств. Как следствие, суд может отказать в принятии их в качестве доказательств и сделать вывод, что таможенный орган в нарушение п. 1 ст. 65 АПК РФ не представил в суд доказательства, из которых следовало бы, что указанное таможенным органом лицо является правообладателем, ему принадлежит товарный знак, охраняемый в указанном объеме. Косвенным подтверждением правильности такой позиции является Постановление ФАС СЗО от 20 февраля 2008 г. по делу N А13-5141/2007, где кассационный суд, отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость истребовать выписки из международного реестра марок на иностранном языке с удостоверительными надписями иностранных нотариусов и апостилями на иностранных языках. В связи с чем таможенному органу необходимо предложить правообладателю представить выписку из Международного реестра товарных знаков.

2. Компетенция таможенных органов по статье 14.10 КоАП РФ заканчивается выпуском товара

По данному вопросу не сложилось единообразной арбитражной практики. Возможно, это связано с различной активностью сторон по конкретным делам (Постановление ФАС СЗО от 29 мая 2006 г. по делу N А66-16074/2005). Однако представляется, что буквальное толкование норм ТК РФ ограничивает компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальной собственности стадией до выпуска товара. В тех случаях, когда ответчик обращал внимание суда на этот момент, суды отказывали в признании компетенции таможенного органа. Предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля могут проводиться только для выявления нарушения таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ; ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств"), к которым ст. 14.10 не относится (гл. 14 КоАП РФ "Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности"). Таможня вправе проводить прямо предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля (гл. 35 ТК РФ). Все формы таможенного контроля, в том числе проверка документов и сведений (ст. 367 ТК РФ), после выпуска товаров могут проводиться только для установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления, т. е. для целей выявления возможных нарушений таможенных правил, а не для установления нарушения прав на интеллектуальную собственность. Так, ФАС ДВО в Постановлении от 27 декабря 2006 г. N Ф03-А37/06-2/4759 указал, что таможня не учитывает, что формы таможенного контроля, в том числе "Проверка документов и сведений", регламентируют проверку достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном оформлении, путем сопоставления с информацией, полученной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм таможенного контроля, анализа сведений специальной таможенной статистики, обработки сведений с использованием программных средств, а также другими способами, не запрещенными законодательством России. То есть проверка документов и сведений и другие формы таможенного контроля проводятся в таможенных целях на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности законодательства в сфере таможенных правоотношений, несоблюдение которого, в случае установления факта совершения нарушения таможенных правил, влечет административную ответственность по гл. 16 КоАП РФ. К данному спору не относятся приводимые таможней в защиту заявленных требований обстоятельства об установлении нарушений, выявленных в ходе проверки документов и сведений, поскольку отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, урегулированы ГК РФ, с учетом положений отдельной гл. 38 ТК РФ, направленных на содействие правообладателю в защите его прав и законных интересов на стадии таможенного оформления до выпуска товаров, поскольку с подачей правообладателем заявления в порядке ст. 394 ТК РФ наступает возможность предотвратить перемещение через таможенную границу России предполагаемых контрафактных товаров. По данному делу заявления правообладателем товарных знаков до выпуска товаров в таможенный орган не подавались, а подаче впоследствии такого заявления предшествовала информация таможни в связи с проведением проверки документов и сведений как формы таможенного контроля.

3. Проблема доказывания предмета правонарушения после выпуска товара

Если признать правильной позицию о наличии компетенции таможенных органов по ст. 14.10 КоАП РФ после выпуска товара, все равно возникает проблема доказывания предмета правонарушения. После выпуска товара в распоряжении таможенных органов остается только грузовая таможенная декларация (далее - ГТД) с указанием на товарный знак. Однако не очевидно, размещен ли фактически товарный знак на товаре, его упаковке, этикетке. Возникает вопрос, достаточно ли при этом для привлечения к ответственности факта указания на товарный знак сугубо в документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, учитывая, что это также считается использованием товарного знака (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Как правило, суды исходят из того, что таможенный орган должен доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак <5>. -------------------------------- <5> См.: Подход о достаточности ссылки на товарный знак в ГТД: Постановление 9-го ААС от 26 октября 2007 г. по делу N 09АП-12374/2007-АК.

При этом указание сходного обозначения в ГТД, товаротранспортных документах (счета, счета-фактуры, накладные и др.) само по себе не свидетельствует о наличии на товаре, его этикетке, упаковке охраняемого обозначения, что необходимо. Несмотря на то что внимание нижестоящих таможен на данный аспект обратило Северо-Западное таможенное управление письмом от 28 февраля 2008 г. "О направлении обзора судебной практики", приложив Постановление ФАС СЗО от 4 июня 2008 г. по делу N А52-4540/2007, таможенные органы нередко возбуждают дела, составляют протоколы, подают заявления в суды при недоказанности этого факта и, в результате, их проигрывают. Так, Пулковская таможня, проиграв по указанной причине дважды (дела N А56-14526/2008, А56-250/2008), снова направила в суд три дела с той же доказательственной базой (дела N А56-39760/2008, А56-37762/2008, А56-39763/2008). В результате по всем трем делам в привлечении к ответственности было отказано. Если нарушитель выдвинул возражения относительно наличия на товаре, упаковке, этикетке охраняемого обозначения (при этом, как правило, ссылаются на допущенную поставщиком техническую ошибку в товаротранспортных документах, на основе которых заполнялась ГТД), существует возможность осмотра складов декларанта, его покупателей либо поручения осмотра, опроса, изъятия вещественных доказательств в таможню по месту нахождения декларанта, покупателя. При этом таможенный орган несет риск неполучения вещественного доказательства или источников фиксации его внешнего вида. В то же время не всегда даже полученное от покупателей описание товара, подтверждение наличия на товаре, его упаковке, этикетке охраняемого обозначения, предоставление самого товара признаются судами достаточными доказательствами, безусловно свидетельствующими о наличии на реализованном товаре охраняемого обозначения. Суды отмечают, что эти доказательства являются лишь косвенными (Постановление ФАС ЦО от 15 августа 2008 г. по делу N А62-3391/2007, коллегией ВАС РФ отказано в передаче его для пересмотра в Президиум ВАС РФ; Постановление 13-го ААС по делу N А56-44249/2007). В связи с чем представляется правильной практика прекращения производства по делу до обращения в суд при необнаружении у декларанта самого товара и отрицания им фактического наличия товарного знака на самом товаре, упаковке, этикетке.

4. Момент, с которого правонарушение по статье 14.10 КоАП РФ, выразившееся во ввозе товара, считается оконченным

По этому вопросу сформировалась единообразная практика вышестоящих судебных инстанций, однако иногда нарушаемая нижестоящими <6>. -------------------------------- <6> См.: Постановление ФАС СЗО от 18 декабря 2008 г. по делу N А56-11588/2008.

Под ввозом понимается не только фактическое перемещение товара через таможенную границу России, но и избрание декларантом таможенного режима. До подачи ГТД правонарушение не считается оконченным, а за покушение на данное правонарушение ответственность КоАП РФ не предусмотрена.

5. Проблема "параллельного импорта" с учетом принятия Президиумом ВАС РФ Постановления по делу N А40-9281/08-145-128

Сложившееся понятие параллельного импорта означает ввоз оригинальной продукции без согласия правообладателя на ввоз в Россию. Этот вопрос непосредственно связан с наполнением национальным законодательством понятия исчерпания прав. Принцип исчерпания прав в законодательстве об интеллектуальной собственности означает, что введенный единожды в гражданский оборот правообладателем или с его согласия товар признается легальным при его дальнейших перепродажах. Существует два понимания принципа исчерпания прав - национальный и интернациональный (международный). Для интернационального принципа не имеет значения, в какой стране товар введен в оборот с согласия правообладателя. Товар считается законно находящимся в гражданском обороте при его реализации впоследствии в любой стране мира, для этого не потребуется дополнительного согласия правообладателя. Национальное исчерпание прав означает, что необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении товаром государственной границы. Нечто среднее существует в Европейском союзе (ЕС), где товар, изначально введенный в оборот в одной стране ЕС, может свободно перемещаться по всему ЕС, но для вывоза за его пределы и ввоза в страну, не входящую в ЕС, потребуется специальное согласие правообладателя. Транснациональные корпорации всегда стремились монополизировать рынок конкретной страны через создание авторизованных дилеров по реализации их продукции, влияя таким образом на ценообразование и ассортимент в зависимости от экономической конъюнктуры в конкретной стране. Эта проблема стала особенно острой в связи с серьезным падением продаж у официальных дилеров автомобилей и автозапчастей после падения американского доллара и активизации ввоза автомобилей и запчастей из США. Судами были удовлетворены первые заявления таможни о конфискации автомобилей. Задолго до этого Определением от 22 апреля 2004 г. N 171-О Конституционный Суд РФ признал конституционным национальный принцип исчерпания прав в российском законодательстве. До сих пор единообразная практика складывалась в пользу таможенных органов и правообладателей. "Островом свободы" был лишь Восточно-Сибирский федеральный округ, Федеральный арбитражный суд которого отказывал в привлечении к административной ответственности за ввоз оригинальной продукции (например, Постановление ФАС ВСО от 29 мая 2008 г. по делу N А19-14420/07-Ф02-1707/08). Заявления о пересмотре в порядке надзора подавались как правообладателями, так и параллельными импортерами, однако до дела N А40-9281/08-145-128 судьи ВАС РФ не находили оснований для передачи дел в Президиум. После вступления в силу части четвертой ГК РФ, несмотря на декларируемое ужесточение законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность, во многом произошла либерализация этого законодательства. Это выразилось не только в уменьшении минимального размера компенсации за нарушение прав на товарный знак (со 100 тыс. до 10 тыс. руб.), но и в изменении самого понятия контрафактности товара. В Законе РФ "О товарных знаках..." контрафактным считался любой товар с незаконным использованием товарного знака. Под незаконным использованием понималось любое использование без согласия правообладателя. Таким образом, оригинальный товар признавался контрафактным при его ввозе в Россию без согласия правообладателя. Признание товара контрафактным имело практические последствия: именно контрафактный товар подлежал уничтожению или передаче правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или для последующего уничтожения. В силу ст. 1515 ГК РФ контрафактный товар - товар с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Таким образом, по ГК РФ контрафакт - это только подделка или товарный плагиат (нанесение на собственную продукцию чужого товарного знака). Соответственно оригинал по ГК РФ не является контрафактом и, следовательно, не подлежит конфискации, уничтожению. В этом смысле появилось больше предпосылок для изменения практики. Образовалось общественное движение "Монополизму - нет", которое было поддержано общественностью как потому, что монополия правообладателя невыгодна большинству населения, так и потому, что большая часть российского населения, особенно на Дальнем Востоке, зарабатывает импортом автомобилей и запчастей из Японии. Коллегия ВАС РФ впервые передала в Президиум одно из первых дел - о конфискации автомобиля Porsche Cayenne. Президиум ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. поддержал позицию коллегии судей <7>. -------------------------------- <7> Любопытно, что суды первой инстанции начали "снизу" менять устоявшуюся практику после передачи дела в Президиум, не дожидаясь рассмотрения Президиумом определения (например, решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 октября 2008 г. по делу N А56-30504/2008, от 16 декабря 2008 г. по делу N А56-15901/2008).

Высказана аргументация, что в связи с положениями части четвертой ГК РФ публичную опасность представляет лишь ввоз подделок, ввоз же оригинальной продукции - нарушение частных прав правообладателей, которые имеют возможность привлекать неуправомоченных импортеров к гражданско-правовой ответственности. Поэтому и ст. 14.10 КоАП РФ также надо толковать мягче, тем более что обязательным предусмотренным в ней наказанием является конфискация товара с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Неочевидна роль, которую теперь будут играть таможенные органы: дистанцируются ли они от ввоза оригинальной продукции, ограничившись лишь борьбой с контрафактом, или будут информировать правообладателей, по крайней мере внесенных в таможенный реестр, которые смогут эту информацию положить в основу исков о взыскании компенсации или убытков. В противном случае правообладателям придется "идти от продавца", делая запросы самим в таможенные органы. Будут ли таможенные органы на них отвечать или только по запросам судов, также пока непонятно. С учетом Постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. N 14 "О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 марта 2007 года N 17 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам" в течение шести месяцев со дня принятия конечного судебного акта признанные нарушителями импортеры могут подать заявления о пересмотре их дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

6. Вина

6.1. При отсутствии в ГТД, товаротранспортных документах, на основании которых заполнялась ГТД, упоминания о товарных знаках и их обнаружении на товарах, упаковке, этикетке при досмотре лицо нельзя считать виновным в нарушении прав на товарный знак <8>. -------------------------------- <8> См.: решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 мая 2008 г. по делу N А56-8419/2008.

Нельзя поставить в вину неосуществление предварительного декларирования в отличие от случаев привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ) <9>. -------------------------------- <9> См.: Постановление ФАС СЗО от 3 декабря 2007 г. по делу N А52-1178/2007.

6.2. Факт внесения товарного знака в таможенный реестр имеет значение для определения виновности в нарушении прав на товарный знак. Многие товарные знаки не внесены в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Кроме того, процедура внесения туда знаков занимает длительное время. Возникает вопрос, можно ли считать виновным в нарушении прав на товарный знак при ввозе (вывозе) товара лицо, которое указывает на ознакомление с таможенным реестром до подачи ГТД и отсутствие в нем указания на знак, при условии недоказанности предупреждения правообладателем о недопустимости использования знака, либо достаточно факта национальной или международной регистрации. Представляется, что при вышеуказанных обстоятельствах лицо нельзя признать виновным, учитывая наличие специальных норм в ТК РФ о деятельности таможенных органов по защите интеллектуальной собственности, общедоступность, полноту и бесплатность таможенного реестра в отличие от данных Роспатента. Как указал ФАС УО в Постановлении от 6 июня 2007 г. по делу N А60-35283/06, ответчик проявил должную внимательность и осмотрительность, принял все зависящие от него разумные меры по соблюдению чужих прав на интеллектуальную собственность при ввозе в Россию арестованного изделия, проверив таможенный реестр и убедившись в отсутствии в нем спорного знака. В связи с чем в действиях ответчика отсутствует вина как обязательный элемент для привлечения к административной ответственности. Отсутствие сведений в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности о товарных знаках третьего лица, которые были внесены в реестр значительно позже ввоза изделия ответчиком, свидетельствует о недостаточной заботе владельца товарных знаков о защите своей интеллектуальной собственности (Постановление ФАС СЗО от 5 ноября 2008 г. по делу N А56-5351/2008; решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 июня 2008 г. по делу N А56-14526/2008, от 28 апреля 2008 г. по делу N А56-250/2008). Есть противоположное мнение, что факт невнесения в таможенный реестр не влияет на вину (Шавшина В. П., Головацкий Р. Е. Указ. соч.).

7. Примирение правообладателя и нарушителя по делу об административном правонарушении

На практике иногда правообладатель и нарушитель примиряются после возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Подлежит ли при этом производство по делу прекращению, должно ли быть отказано в привлечении к административной ответственности или возможны иные варианты? В немногочисленной по данному вопросу арбитражной практике имелись случаи последующего отказа правообладателя от привлечения к административной ответственности, что не повлияло на решения судов. Правообладатели сообщали суду, что на данный момент к нарушителю отсутствуют претензии, заключен или заключается договор на право пользования товарным знаком. Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 8 мая 2008 г. по делу N А-704879/2008-А-НИИ, оставленным в силе апелляционной и кассационной инстанциями, импортер был привлечен к административной ответственности, несмотря на ходатайство правообладателя к ответственности не привлекать в связи с заключением лицензионного договора. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2008 г. по делу N 09АП-17736/2007-АК импортер был привлечен к административной ответственности, при этом Суд указал на непредставление им лицензионных договоров или иных документов на право ввоза. В Постановлении ФАС МО от 25 января 2008 г. по делу N А40-8603/07-153-54 Суд указал, что только зарегистрированный лицензионный или иной договор на право пользования знаком на момент подачи ГТД означает законное использование товарного знака. Насколько правильна такая позиция? В числе оснований к прекращению производства по делу об административном правонарушении в КоАП РФ, в отличие от УК РФ, УПК РФ, не указано примирение сторон. Но в то же время объективной стороной правонарушения является использование товарного знака без согласия правообладателя, а материальный закон не ограничивает возможность последующего одобрения. Иное толкование вряд ли правильно, учитывая допущение ГК РФ возможности последующего одобрения сделок, совершенных без полномочий или с их превышением; распространения действия договора на отношения, предшествующие его заключению (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Тем более ошибочно исходить из необходимости наличия зарегистрированного лицензионного или иного договора на право пользования товарным знаком на момент подачи ГТД: нельзя ограничивать волеизъявление правообладателя, которое может быть односторонней сделкой, обязательным заключением договора и тем более фактом его государственной регистрации, принимая во внимание также длительность этой процедуры. В равной степени в посвященном данному вопросу п. 63 проекта Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ "Вопросы применения Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" также акцентируется внимание именно на наличие или отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара с товарным знаком, и форма его волеизъявления не ограничена каким-либо образом. Этот подход разумнее и с точки зрения общественных интересов: зачем уничтожать юридически контрафактный, но качественный товар, если правообладатель больше не возражает против его введения в гражданский оборот. Исключение можно установить только для товара, не соответствующего минимально установленным государством требованиям к качеству. Для целей возмещения государству расходов на административное расследование также целесообразно установить некую компенсацию, например в виде госпошлины, возлагаемой на нарушителя при прекращении производства по делу в связи с отказом правообладателя.

8. Таможенный орган должен обладать на момент вынесения протокола доказательством надлежащего извещения нарушителя о его предстоящем составлении

Если нарушитель на составление протокола не явился, уведомление о его извещении поступит в таможенный орган после составления протокола - это грубое нарушение процедуры производства по делу об административном правонарушении, влекущее за собой безусловный отказ в привлечении к ответственности. Логика "нарушитель был извещен и не явился" здесь не работает: раз у таможенного органа не было данных об извещении, он не мог составлять протокол, необходимо было отложить его составление, повторно уведомив об этом нарушителя (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2008 г. по делу N А40-42639/08-146-386).

9. Возложение на ответчика понесенных таможенным органом расходов на проведение экспертизы

На практике таможенные и иные административные органы всегда в процессе административного расследования назначают экспертизу о сходстве до степени смешения товарного знака и нанесенного на товар, упаковку, этикетку обозначения; ставят перед экспертом вопросы, уже установленные другими доказательствами, и вопросы права (зарегистрированы ли как товарные знаки обозначения на товаре; предоставлена ли им охрана на территории России и в каком объеме; кто является их правообладателем; предоставлялось ли ответчику правообладателем право на ввоз товара, маркированного товарным знаком и т. д.); просят определить, является ли товар оригинальным даже в том случае, когда на его оригинальность указывает правообладатель. Вместе с тем, как известно, экспертиза подлежит назначению при необходимости выяснения вопросов, требующих специальных познаний, а вопрос сходства до степени смешения является вопросом факта, перед экспертом не могут быть поставлены вопросы права. Учитывая также позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в Постановлении от 18 июля 2008 г. N 10-П, по аналогичной проблематике, представляется, что при вышеизложенных обстоятельствах возложение на ответчика расходов, понесенных таможенным органом на проведение экспертизы, является неправомерным и в случае привлечения к административной ответственности.

------------------------------------------------------------------

Название документа