Совет для экспертизы

(Сергеев А.)

("ЭЖ-Юрист", 2008, N 38)

Текст документа

СОВЕТ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

А. СЕРГЕЕВ

Андрей Сергеев, главный эксперт центра судебных экспертиз и патентных исследований, патентный поверенный.

Анализ судебной практики по делам о нарушении патентов на изобретение и полезную модель показывает, что решения по ним без назначения и проведения патентно-технических экспертиз, как правило, отменялись вышестоящими судами. Исключение составляют дела, в которых одна из сторон создавала препятствия для проведения указанной экспертизы, а решение при этом было вынесено в пользу другой стороны.

Экспертиза

Выводы экспертного заключения оказывают значительное, если не основное, влияние на характер судебного решения. Вместе с тем нарушение процессуального законодательства при несоблюдении экспертами требований, предъявляемых законодательством к порядку проведения экспертизы или содержанию экспертного заключения, может являться основанием для отмены решения вышестоящим судом.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения или полезной модели считается, в частности:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель;

- совершение действий, предусмотренных подп. 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом (если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное);

- совершение действий, предусмотренных подп. 2 указанного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

При назначении патентно-технической экспертизы в определении суда, как правило, ставится вопрос: использован ли в продукте или способе каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему?

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ запатентованное изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе применен каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 настоящей статьи.

При этом эквивалентными признаются различные признаки, выполняющие одинаковую функцию с одинаковым результатом.

Для установления эквивалентности признака объекта исследования признаку запатентованного изобретения эксперт должен выявить данные признаки и сравнить выполняемые функции и достигаемые результаты.

Объем

Существует понятие объема изобретения (полезной модели) и объема охраны. Объем изобретения определяется совокупностью всех возможных вариантов его исполнения, позволяющих достичь определенного технического результата, на который ориентировано изобретение. Объем охраны определяется исходя из патентной формулы изобретения (полезной модели). Если эти объемы совпадают, проблем, связанных с эквивалентными признаками, не возникает.

Однако эти объемы часто различаются как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения объема охраны по сравнению с объемом изобретения (полезной модели).

Уменьшение объема охраны обусловлено включением в патентную формулу либо несущественных признаков, либо частных существенных признаков вместо общих, либо недостаточностью вариантов или альтернативных признаков.

Сущность изобретения (полезной модели) выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением (полезной моделью) технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность достижения технического результата, т. е. находятся с ним в причинно-следственной связи.

Включение несущественного признака в патентную формулу приводит к уменьшению объема правовой охраны, так как из объема охраны исключены все варианты изобретения (полезной модели), позволяющие при отсутствии этого несущественного признака достичь того же технического результата.

Также к уменьшению объема правовой охраны приводит включение в патентную формулу частного существенного признака вместо общего, так как в объем охраны не входят варианты изобретения (полезной модели), в которых использованы другие (эквивалентные) частные существенные признаки, приводящие к тому же техническому результату.

Иногда невозможно заменить все частные существенные признаки одним общим. Тогда патентное законодательство разрешает использовать альтернативные признаки и варианты изобретения (полезной модели).

Уменьшение объема правовой охраны может являться следствием ошибок при составлении патентной формулы, а может создаваться умышленно для того, чтобы иные известные частные решения той же задачи не были препятствиями для регистрации патента.

Недостатки патентной формулы компенсируются законодателем путем расширения правовой охраны за счет теории эквивалентов для установления факта использования патента. При этом законодатель именно компенсирует, а не устраняет недостатки патентной формулы. Суть данной компенсации заключается в том, что законодатель, запрещая использовать продукт или способ с эквивалентными признаками при условии их известности, в то же время не запрещает использовать продукт или способ, в котором содержатся все признаки патентной формулы и эквивалентные признаки, если хотя бы один эквивалентный признак не был известен до даты начала использования.

В случае уменьшения объема правовой охраны для защиты именно такого частного решения задачи при известности других частных решений этой же задачи к вопросу об эквивалентности признаков необходимо подходить с учетом данных обстоятельств, чтобы необоснованно не увеличивать объем правовой охраны запатентованного изобретения (полезной модели).

Если в результате проведения экспертизы сделан вывод о том, что в продукте или способе использован как минимум один эквивалентный признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, а также использованы все остальные признаки независимого пункта этой формулы, то суд не сможет принять обоснованное решение по данному делу, поскольку остается неисследованным вопрос об известности эквивалентного признака в данной области техники. В этом случае возникает необходимость в дополнительной экспертизе.

Выяснить, был ли известен эквивалентный признак в данной области до начала использования ответчиком запатентованного изобретения или полезной модели без результатов поиска этого эквивалентного признака, невозможно. Однако эксперт не может вести такой поиск, так как он не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. Все материалы ему предоставляет суд.

Таким образом, для проведения экспертизы на предмет известности эквивалентного признака в данной области техники эксперту должны быть представлены сведения об известности эквивалентного признака.

Вопросы, на которые необходимо в этом случае ответить, могут быть сформулированы следующим образом:

- в каких материалах, представленных эксперту, содержится эквивалентный признак;

- относятся ли эти материалы к общедоступным сведениям; если относятся, то с какой даты;

- относятся ли представленные в них сведения к той же области техники, что и запатентованное изобретение; если относятся, в каких материалах они содержатся?

Чтобы избежать длительного процесса, данные вопросы целесообразно поставить перед экспертом при назначении экспертизы.

Особо следует отметить дела, предметом иска которых является запрет ответчику использовать продукт или способ, изготавливаемый или реализуемый по определенной технической, технологической и иной документации, в которых объектом исследований является указанная документация, относящаяся к продукту или способу.

Особенность исследования документации в том, что эксперт изучает не конкретный продукт или способ, а правила, при соблюдении которых можно получить различные продукты (реализовать различные способы). Полученные по этим правилам продукты и реализованные по ним способы будут отличаться друг от друга за счет допусков на изготовление или диапазона параметров. Например, по представленной документации можно изготовить продукт с определенным содержанием вещества, которое находится в пределах диапазона патентной формулы, но также можно изготовить продукт, где содержание вещества выходит за рамки данного диапазона.

Следовательно, использование всех признаков патентной формулы при изготовлении продукта или реализации способа необязательно. Истцу следует иметь в виду, что закон защищает его права не только в случае их нарушения, но также в случае, когда существует лишь угроза их нарушения (путем пресечения действий, создающих такую угрозу, в соответствии со ст. 12 ГК РФ).

Если по данной документации можно изготовить продукт или реализовать способ, в которых имеются все признаки патентной формулы, то истец вправе требовать запрещения использования этой документации.

В этом случае предметом иска будет требование об обязании ответчика прекратить использование данной документации. Тогда при назначении экспертизы следует несколько скорректировать вопрос с учетом указанных обстоятельств.

Учитывая сказанное выше, вопрос может быть сформулирован, например, в следующем виде: возможно ли по данной технической или технологической документации реализовать способ или изготовить продукт, в которых использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему?

Выводы и рекомендации

В данной статье рассмотрены общие рекомендации, касающиеся проблем патентно-технической экспертизы. В каждом конкретном случае, в зависимости от задач, которые стоят перед стороной процесса, особенности ее проведения могут меняться.

Во избежание ошибок при постановке задачи для эксперта рекомендуется привлекать специалистов в области патентоведения и в области техники, к которой относится запатентованное изобретение (полезная модель). Однако АПК РФ, в отличие от ГПК РФ и УПК РФ, не предусматривает участие специалиста в этом процессуальном действии, поэтому по арбитражному делу желательно получить консультацию специалистов до судебного заседания, на котором будут обсуждаться вопросы для судебного эксперта.

------------------------------------------------------------------

Название документа