Товарный знак как средство недобросовестной конкуренции. Комментарий к Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 2008 г. N 3565/08

(Сергеев А. П.) ("Вестник ВАС РФ", 2008, N 10) Текст документа

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК СРЕДСТВО НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ ОТ 1 ИЮЛЯ 2008 Г. N 3565/08

А. П. СЕРГЕЕВ

Сергеев Александр Петрович, заведующий кафедрой гражданского права СПбГУ экономики и финансов, доктор юридических наук, профессор.

При разрешении анализируемого дела ВАС РФ применил нормы законодательства о товарных знаках, о фирменных наименованиях и о защите конкуренции, сформулировав во многом новую правовую позицию, которая препятствует рейдерству в сфере интеллектуальной собственности <1>. -------------------------------- <1> Комментируемое Постановление Президиума ВАС РФ публикуется на с. 131.

О том, что товарные знаки, фирменные наименования и иные средства индивидуализации являются эффективным средством продвижения товаров, работ и услуг и создают для их обладателей при умелом использовании несомненные преимущества в конкурентной борьбе, в настоящее время известно всем. В частности, ни для кого не является секретом, что обладатели известных брендов даже в условиях, когда их товары сами по себе не имеют весомых преимуществ перед аналогичными товарами других производителей, извлекают немалую прибыль лишь за счет того, что их товар является "фирменным". В принципе в этом нет ничего предосудительного, поскольку в большинстве случаев правообладатели "поддерживают марку фирмы" не только мощной рекламой, но и выпуском товаров известного качества. Преимущества, которые получают производитель и продавец товара вследствие использования известного бренда, давно осознаны недобросовестными участниками гражданского оборота. Выпуск контрафактной продукции, использование сходных средств индивидуализации, копирование внешнего вида товара, применение похожей упаковки - таков далеко не полный перечень тех нарушений, с которыми приходится сталкиваться правообладателям. Наряду с указанными нарушениями прав на средства индивидуализации иногда предпринимаются попытки их прямого захвата. Как правило, это случается тогда, когда вследствие просчетов, допущенных самими правообладателями, средства индивидуализации лишаются правовой защиты (например, из-за непродления действия их регистрации или прекращения охраны по причине неиспользования). Подобные ситуации отслеживаются заинтересованными лицами, которые моментально предпринимают меры для завладения соответствующими средствами индивидуализации. До недавнего времени такое рейдерство в сфере интеллектуальной собственности не получало должной правовой оценки российских судебных инстанций, которые предпочитали занимать при разрешении подобных споров сугубо формальные позиции. 1 июля 2008 г. Президиумом ВАС РФ принято Постановление N 3565/08 (далее - Постановление), которое, хотелось бы надеяться, изменит ситуацию в лучшую сторону, в частности будет способствовать тому, чтобы нижестоящие суды при применении норм законодательства об интеллектуальной собственности исходили бы не только из буквы закона, но и вникали в его смысл.

Обстоятельства дела

Компания "Акаи Электрик Ко, Лтд" (Япония) (далее - японская компания) и компания "Феноменон Эйджентс Лтд" как доверенное лицо японской компании обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "AKAI", зарегистрированному в 2002 г. на имя компании Akai Universal Indastries Ltd (Гонконг) (далее - гонконгская компания) для товаров 7-го класса МКТУ. Арбитражный суд г. Москвы в удовлетворении требования отказал. Данное решение оставлено в силе постановлениями апелляционной и кассационной инстанций. Суды мотивировали свой отказ тем, что истцы не доказали известность фирменного наименования японской компании на территории Российской Федерации и не усмотрели в регистрации спорного товарного знака каких-либо иных нарушений действующего законодательства. Президиум ВАС РФ, рассмотрев в порядке надзора жалобу истцов, отменил принятые по делу судебные акты, признал решение ФГУ "Палата по патентным спорам" недействительным и обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака "AKAI" как нарушающую ст. 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Комментарий

1. На первый взгляд комментируемое Постановление не представляет большого теоретического интереса, поскольку основной вопрос в данном деле свелся к разной оценке нижестоящими судами и Президиумом ВАС РФ того, является ли фирменное наименование японской компании известным на территории Российской Федерации. Суды трех инстанций сочли, что оно не может считаться известным в смысле абз. 1 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, <2> а Президиум ВАС РФ на основе тех же фактических обстоятельств пришел к противоположному выводу. Приведенные в Постановлении аргументы в пользу известности фирменного наименования японской компании, на мой взгляд, подтверждают правильность вывода по этому вопросу Президиума ВАС РФ <3>. -------------------------------- <2> На дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (22.02.2002) данная статья действовала в своей первоначальной редакции. <3> Напротив, доводы, содержащиеся по этому поводу в отмененных судебных актах, представляются, мягко говоря, неубедительными. Особое удивление вызывают некоторые суждения кассационной инстанции (Постановление от 23 ноября 2007 г. N КА-А40-61852/06-110-454), в частности утверждения о том, что японская компания не представила доказательств того, что "бытовая техника произведена именно компанией "Акай Электрик Ко, Лтд"; что она "не является правообладателем спорного товарного знака, поскольку уступила его компании "Тайо Холдингс Лимитед" (хотя в действительности уступка произошла в отношении товаров иного класса); что товарный знак "AKAI" воспроизводит не часть названия японской компании, а часть известного потребителю фирменного наименования гонконгской компании (хотя последняя была создана всего лишь за месяц до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака) и т. п.

Кроме того, надобность доказывать известность охраняемых на территории России фирменных наименований как препятствия к регистрации тождественных с ними товарных знаков в отношении однородных товаров уже давно отпала, так как еще в декабре 2002 г. в Закон о товарных знаках были внесены соответствующие изменения. В части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) условие об известности фирменного наименования также не фигурирует, а соответствующая норма по сравнению с аналогичной нормой Закона о товарных знаках сформулирована более правильно, поскольку указывает на недопустимость не только тождества охраняемого фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров, но и сходства между ними до степени смешения (см. п. 8 ст. 1483 ГК РФ). 2. Однако принятое Президиумом ВАС РФ Постановление затрагивает ряд вопросов, которые представляются достаточно важными и актуальность которых не утрачена в связи с произошедшими в законодательстве изменениями. Прежде всего заслуживает внимания обращение Президиума ВАС РФ к нормам, направленным на борьбу с недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом. Особенно отрадно, что это произошло в условиях, когда в российском законодательстве, действовавшем на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака "AKAI" (22.02.2002), которым был вынужден руководствоваться Президиум ВАС РФ, отсутствовала норма, прямо допускающая признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, "если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции" (подп. 3 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках, в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г., подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Если отвлечься на минуту и предположить, что регистрацией товарного знака "AKAI" на имя гонконгской компании не было нарушено исключительное право японской фирмы на фирменное наименование (об этом см. ниже), то, на мой взгляд, даже в этих условиях имелись достаточные основания для признания действий гонконгской компании, связанных с регистрацией спорного товарного знака, незаконными. В самом деле, из обстоятельств дела следует, что японская компания владела в Российской Федерации товарным знаком "AKAI" с 1972 по 2001 г. и лишилась его лишь в мае 2002 г. по решению Высшей палаты Роспатента вследствие досрочного прекращения его действия по причине неиспользования. Как следует из опубликованных судебных актов, данное решение достаточно долго оспаривалось в судебном порядке, но в конечном счете было оставлено в силе Постановлением ФАС Московского округа от 11 июля 2005 г. N КА-А40/6034-05. При этом, как можно понять из данного Постановления, заявитель - ООО "Электронная Москва" - добивался досрочного прекращения регистрации товарного знака "AKAI" лишь по 9-му классу МКТУ (магнитофоны, видеомагнитофоны, усилители звуковой частоты, громкоговорители, приемники с частотной модуляцией, телевизоры, телекамеры, радиочастотные преобразователи, магнитные ленты, головные телефоны, наушники, микрофоны, кассеты и соединители), но по решению Высшей патентной палаты регистрация N 44844 товарного знака "AKAI" была досрочно прекращена полностью по всем классам, включая и 7-й класс МКТУ, регистрация по которому являлась предметом спора в рассматриваемом деле. Ввиду отсутствия необходимой информации я не берусь оценивать, насколько законным и обоснованным было досрочное прекращение действия регистрации товарного знака "AKAI" из-за его неиспользования японской компанией на территории Российской Федерации. Позволю высказать лишь два соображения. Во-первых, известное сомнение вызывает прекращение регистрации знака по всем классам, поскольку заявителем, видимо, были представлены доказательства неиспользования знака лишь по 9-му классу МКТУ. Во-вторых, как можно понять из опубликованных судебных актов, японская компания как в спорный период, так и в последующем осуществляла поставки товаров по крайней мере по 7-му классу МКТУ на территорию Российской Федерации. Однако при рассмотрении спора о досрочном прекращении регистрации товарного знака судебные инстанции сочли это обстоятельство недоказанным по сугубо формальным соображениям, в частности, потому, что российские компании, указанные в договорах поставки, на момент их заключения не были зарегистрированы в качестве юридических лиц (???). В данном же споре судебные инстанции даже не пытались выяснить этот вопрос, хотя он имел значение для оценки известности фирменного наименования японской компании на территории Российской Федерации. Например, суд первой инстанции отклонил ходатайство истцов о запросе сведений из ФТС о поставках товаров японской компании на российский рынок. Между тем, если бы факт поставок товаров японской фирмы на российский рынок был доказан, это обстоятельство означало бы, что оснований для досрочного прекращения регистрации товарного знака "AKAI" не имелось. Использованием товарного знака по смыслу как прежнего, так и ныне действующего законодательства является - среди прочего и прежде всего - фактическое применение его на товаре. При этом вовсе не обязательно, чтобы товарный знак использовался самим правообладателем. Вводить маркированный знаком товар в оборот может не только сам правообладатель, но и лицензиаты, а также поставщики товара, которые делают это на основании договоров с правообладателем. Главное требование закона заключается в том, чтобы товар, маркированный товарным знаком, присутствовал в достаточном количестве на рынке Российской Федерации. Данная позиция подтверждена Постановлением Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 г. N 1164/04 по делу о досрочном прекращении регистрации комбинированного товарного знака "JB", принадлежащего компании "Ян Бехер - Карловска Бехеровка". Установив, что, несмотря на отсутствие лицензионных договоров, правообладатель регулярно поставлял в Россию товар, маркированный спорным товарным знаком, Президиум ВАС РФ не нашел оснований для отмены регистрации товарного знака из-за его неиспользования. На первый взгляд обращение к вопросу о досрочном прекращении регистрации товарного знака "AKAI", которым ранее обладала в Российской Федерации японская компания, может показаться неуместным, поскольку данный вопрос не был и не мог быть предметом разбирательства в настоящем деле. Однако то обстоятельство, что в течение достаточно длительного времени спорный товарный знак принадлежал в Российской Федерации именно японской компании, в совокупности с тем, что японская компания владеет этим знаком во многих странах мира, а ее товары, относящиеся к 7-му классу МКТУ и маркированные знаком "AKAI", фактически поставлялись на российский рынок, не могло не быть учтено при оценке действий по регистрации товарного знака "AKAI" гонконгской компанией, созданной лишь в 2002 г. Для Высшей патентной палаты и для нижестоящих судов должно было быть очевидным, что заявитель в лице никому не известной гонконгской компании желает завладеть известным товарным знаком, к которому она не имела никакого отношения. Хотя в той редакции Закона о товарных знаках, которая действовала на момент подачи заявки, не было специальной нормы о признании предоставления правовой охраны недействительной вследствие признания действий заявителя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, у судов имелась возможность сделать это на основании ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Факты, приведенные в Постановлении Президиума ВАС РФ, в частности указание на то, как была построена реклама гонконгской компании, свидетельствуют о том, что она стремилась создать у потребителей ложное впечатление того, что является представителем японской компании, т. е. сознательно вводила потребителей в заблуждение. В принципе отказать в регистрации товарного знака "AKAI" на имя гонконгской компании должна была еще Высшая патентная палата, которая имела все основания сделать это в силу п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках, в соответствии с которым "не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя" (ныне такое основание предусмотрено подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Хотя нижестоящие суды, рассматривавшие спор, не усмотрели в действиях гонконгской компании нарушения данной нормы, на мой взгляд, факт введения потребителей в заблуждение регистрацией товарного знака "AKAI" был налицо. Президиум ВАС РФ, как следует из комментируемого Постановления, данное обстоятельство фактически признал, однако почему-то ограничился ссылкой на нарушение регистрацией спорного знака лишь ст. 7 Закона о товарных знаках, хотя столь же уместной была бы ссылка и на нарушение п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках. 3. С рассмотренной проблемой тесно связан более общий вопрос о допустимости повторной регистрации товарных знаков, которые по тем или иным причинам лишились правовой охраны, на имя третьих лиц, не имеющих к этим знакам никакого отношения. Впрочем, данный вопрос столь же актуален по отношению к приобретению третьими лицами прав на иные средства индивидуализации, в частности фирменные наименования и коммерческие обозначения, которые выбыли из сферы правовой охраны. Нередко в литературе встречаются утверждения, а практика Роспатента их лишь подтверждает, что права на средства индивидуализации, лишившиеся правовой охраны, может приобрести любой желающий. Насколько такой подход оправдан и соответствует ли он, в частности, целям и смыслу законодательства о средствах индивидуализации? На мой взгляд, ответ на этот вопрос вряд ли может быть однозначным и зависит от конкретных обстоятельств. Если дело касается малоизвестных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений, то приобретение прав на них третьими лицами вполне возможно, поскольку не таит в себе большой опасности введения потребителей и иных участников оборота в заблуждение. Напротив, тогда, когда соответствующее средство индивидуализации пользовалось известностью, но в силу тех или иных причин перестало охраняться, права на его использование вряд ли целесообразно сразу же предоставлять тем лицам, которые ранее не имели к ним никакого отношения. Ведь налицо явная опасность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, а нередко и попытка соответствующего лица получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе. Не случайно в законодательстве ряда стран имеется запрет на регистрацию третьими лицами в течение так называемого периода ожидания тех известных товарных знаков, охрана которых была прекращена. Подобная норма была бы уместной и в российском праве, поскольку это способствовало бы защите интересов потребителей и служило бы определенным барьером для рейдерства в сфере интеллектуальной собственности. К сожалению, данный застарелый пробел российского законодательства не устранен частью четвертой ГК РФ. Впрочем, абсолютным пробелом, по крайней мере применительно в сфере товарных знаков, данное обстоятельство вряд ли может считаться, поскольку, как уже отмечалось, в законодательстве имеется основание, препятствующее регистрации в качестве товарных знаков тех обозначений, которые вводят потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). 4. Постановлением Президиума ВАС РФ признано, что регистрацией товарного знака "AKAI" на имя гонконгской компании нарушено исключительное право японской фирмы на фирменное наименование, которое включает в свой состав слово "AKAI". Как уже отмечалось, этот вывод Президиума ВАС РФ является совершенно обоснованным с позиций Закона о товарных знаках, который был применен в данном деле. Среди прочего важно заметить, что Президиум ВАС РФ счел само собой разумеющимся то обстоятельство, что на территории Российской Федерации пользуются правовой охраной фирменные наименования иностранных юридических лиц. Однако если бы к рассмотренному спору были применены нормы части четвертой ГК РФ, решение данного вопроса не было бы столь очевидным. Дело в том, что в соответствии с п. 1 ст. 1475 ГК РФ в настоящее время "на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц". Из приведенной нормы однозначно следует - хотели того составители проекта ГК РФ или нет, что правовой охраны на территории Российской Федерации лишились фирменные наименования иностранных юридических лиц, которые, естественно, в Единый государственный реестр юридических лиц не включены. На мой взгляд, данное положение находится в прямом противоречии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно указанной статье фирменное наименование охраняется во всех странах Парижского союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Иными словами, право на фирменное наименование носит экстерриториальный характер и не может зависеть от того, включено ли оно в какой-либо национальный реестр или нет. Хотя в Конституции РФ (ст. 15) и в ГК РФ (ст. 7) указан прямой и четкий путь разрешения данного противоречия в пользу положений международного договора, нет уверенности в том, что суды при разрешении подобных споров будут следовать именно этим путем. В этих условиях было бы нелишним в одном из постановлений Пленума или Президиума ВАС РФ высказать принципиальную позицию по данному вопросу.

------------------------------------------------------------------

Название документа