Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы

ОЦЕНКА УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ОПЫТ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. В. КОСТИН

А. В. Костин - научный сотрудник научно-исследовательского отдела аудита, оценки и экспертизы интеллектуальной собственности РНИИИС, главный специалист-оценщик, аспирант РГИИС.

В результате введения в гражданский оборот контрафактной (фальсифицированной) продукции (услуг) нарушаются права и интересы правообладателей товарных знаков (знаков обслуживания), наносится ущерб государству и потребителям, который в общем виде может быть классифицирован как: - ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной продукции; - ущерб владельцам прав на товарные знаки (правообладателям); - ущерб экономике государства в виде непоступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; - ущерб престижу страны; - подрыв инвестиционного климата. Ущерб правообладателей товарных знаков можно также разделить на материальный и на моральный. Согласно п. 1 ст. 46 Закона о товарных знаках незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака регулируется прежде всего ст. ст. 12, 15 ГК и ст. 46 Закона о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются: - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб); - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Определение ущерба правообладателей товарного знака необходимо во многих других случаях, поскольку подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования товарного знака нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело: о мошенничестве (ст. 159 УК), присвоении или растрате (ст. 160 УК), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК), недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст. 178 УК), контрабанде (ст. 188 УК), уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица (организации) (ст. ст. 198, 199 УК), сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст. 327.1 УК). Согласно письму Генеральной прокуратуры РФ от 30.03.2001 N 36-15-01 "О практике применения законодательства по защите интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере" при определении крупного ущерба необходимо учитывать, что понятие ущерба в уголовном праве шире понятия убытков в гражданском праве. В понятие крупного ущерба от данного вида преступлений может включаться наряду с материальным и моральным ущербом также ущерб от нарушения конституционного права на охрану законом интеллектуальной собственности (ст. 44 Конституции РФ), ущерб деловой репутации, причиненный легальному производителю. Анализ судебных решений показывает, что в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков или компенсации просто отказывается. В положительных судебных решениях в 95 случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, причем ее размер в большинстве случаев не превышал 1 млн. руб.

Причины и последствия убытков правообладателей

Рассматривая убытки правообладателей товарных знаков с экономической точки зрения, необходимо учитывать причины и последствия нарушений прав на товарные знаки. Наиболее общими обстоятельствами, способствующими совершению преступлений, предусмотренных ст. 180 УК, являются <1>: -------------------------------- <1> См.: Лапин Е. С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 43.

- высокая доходность деятельности по выпуску, импорту и реализации контрафактной продукции; - высокий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции; - низкая покупательная способность потребителей; - правовой нигилизм большинства отечественных предпринимателей; - незаинтересованность отдельных правообладателей товарных знаков в борьбе с производством и сбытом контрафактной продукции из-за негативного воздействия обнародованной информации о нарушении на результаты финансово-хозяйственной деятельности правообладателя; - недостаток средств у многих правообладателей для противодействия незаконному использованию товарных знаков; - наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактных товаров. Что касается последствий нарушений прав на товарные знаки, то основными (для правообладателей) являются: - снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенным с использованием зарегистрированных товарных знаков; - снижение доли рынка правообладателя и лицензиата товарного знака; - недополучение правообладателем лицензионных платежей; - увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу продукции и услуг, реализуемых с использованием товарного знака.

Основные проблемы оценки убытков

К основным проблемам, которые сдерживают процесс разработки и внедрения национальных, отраслевых и корпоративных методик по оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей товарных знаков для целей судопроизводства и управления, можно отнести: - особенности рынка исключительных прав на товарные знаки; - вероятностный характер суммы <1>, которую правообладатель товарного знака мог бы получить при отсутствии правонарушения, например заключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор; -------------------------------- <1> Необходимо отметить, что для суда заключение экспертизы с вероятными выводами не является источником доказательств (см. Постановление Пленума ВС РФ от 16.03.1971 N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам").

- отсутствие организационно-правовых методик по сбору доказательств о нарушениях прав на товарные знаки и, как следствие, сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания вины (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика); - низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств; - отсутствие во многих регионах экспертных центров, которые могут проводить исследования по материалам проверок; - низкая эффективность деятельности государства по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; - невысокий уровень правосознания и инициативности правообладателей; - различие понятий ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве; - часто встречающееся на практике заблуждение правоохранительных органов относительно того, что обязанность <1> доказывания ущерба лежит на правообладателе как на потерпевшем; -------------------------------- <1> По уголовно-процессуальному законодательству обязанность доказывания ущерба лежит не на потерпевшем (правообладателе), а на следователе (дознавателе), и потому доказывание этого обстоятельства (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК) основывается, как правило, на результатах судебной экспертизы.

- отсутствие единых требований к проведению судебных экспертиз <1>, связанных с нарушением прав на товарные знаки. -------------------------------- <1> Порядок производства судебных экспертиз регламентирован ст. ст. 195 - 207 УПК.

Выходом из тупика, на наш взгляд, является последовательная разработка нормативных правовых и организационно-правовых документов на трех уровнях (национальном, отраслевом, корпоративном): - создание единых требований по проведению экспертиз (национальный уровень) по оценке убытков (крупного ущерба), в том числе стандартизация терминов и методов, однозначное определение объекта оценки (исследования), вида оцениваемой стоимости и пр.; - создание организационно-правовых (экономико-правовых) методик (отраслевой уровень) по оценке убытков и сбору доказательств на базе специальных отраслевых исследований. Результаты исследований будут способствовать в том числе развитию франчайзинга в исследуемой отрасли; - создание экономико-правовых методик по оценке убытков правообладателей товарных знаков (корпоративный уровень) на основе типичных нарушений. Такие методики будут способствовать снижению рисков правообладателей и эффективному управлению товарными знаками как нематериальными активами. Актуальность создания трехуровневой системы нормативного и методического обеспечения обусловлена: - многообразием форм легального и нелегального использования товарных знаков (по отраслям, географии, видам продукции и услуг); - многообразием различных по экономической природе и проявлению последствий нарушений прав на товарные знаки и форм убытков; - сложностями выявления, документального обоснования и расчета размера убытков в денежном выражении.

Алгоритм оценки убытков

В основе предлагаемого алгоритма и концепции методики по оценке убытков правообладателей товарных знаков лежат: во-первых, положения нормативных правовых актов <1> РФ, раскрывающие такие понятия, как "вред", "убытки", "ущерб", и порядок их исчисления; во-вторых, законодательство об оценочной деятельности в Российской Федерации и методология оценки стоимости; в-третьих, практика лицензионной торговли, когда размер убытков может определяться как условия принудительного лицензирования. -------------------------------- <1> Постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8 обращено внимание на то, "что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные потерпевшим расходы, но и расходы, которые он должен был произвести для восстановления нарушенного права. В размер убытков помимо реального ущерба включается и упущенная выгода". Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета затрат на устранение недостатков товаров (работ, услуг), договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательства, и т. п.

В связи с тем что в силу закона (ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации") отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения, участие профессиональных оценщиков в судебном процессе в качестве экспертов по обоснованию размера убытков (или компенсации) чаще всего является самым эффективным и экономически оправданным способом сбора доказательств, а в отдельных случаях - единственно возможным. Так как Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" предъявляются специальные требования к описанию объекта оценки, к договору на оценку и самому отчету, необходимо отметить, что в ст. 5 Закона отсутствует такой объект оценки, как убытки. С этой целью предлагается: ввести точное и однозначное определение убытков как объекта оценки; ввести и использовать при оценке стоимости убытков (для целей судопроизводства) "специальную стоимость объекта оценки", которая в общем виде приведена в подп. "и" п. 4 Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 N 519: специальная стоимость объекта оценки - стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих Стандартах. Согласно п. 2 ст. 15 ГК под убытками понимаются расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (т. е. работы, услуги и материалы). Само требование по возмещению ущерба подпадает также под понятие "права требования" правообладателя или "обязательства" нарушителя (ст. 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации") по возмещению убытков (ущерба). Убытки (сумма расходов) как объект оценки подпадают также под понятие "иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте". Так как работы и услуги могут участвовать в гражданском обороте, то и сумма расходов, составляющая убытки и необходимая для восстановления нарушенного права в соответствии со ст. 15 ГК, ст. 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", также подлежит оценке. С целью устранения имеющихся неопределенностей при определении убытков правообладателей товарных знаков для судебных целей необходимо сформулировать термин (или в нормативном правовом акте, или в постановлении о назначении экспертизы) "специальная стоимость" убытков как объекта оценки, которая в общем виде зафиксирована в подп. "и" п. 4 Стандартов оценки: специальная стоимость объекта оценки - стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих Стандартах оценки. В настоящее время в большинстве нормативных актов РФ либо не оговариваются эти условия, либо указывается, что определению подлежит именно рыночная стоимость объекта оценки, что в отдельных случаях снижает вес и доказательность оценочного заключения. Необходимо отметить, что убытки в досудебной стадии не являются объектом гражданского оборота, поэтому применение к ним такой характеристики, как "рыночная стоимость", представляется недостаточно справедливым. Вместе с тем очевидно, что расходы, связанные с необходимостью проведения работ и услуг в целях ликвидации нанесенного ущерба (восстановления нарушенных прав), в полной мере обладают способностью к участию в рыночном обороте. С учетом сближения национальных стандартов оценки с Международными стандартами оценки (МСО) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) целесообразно рассмотреть возможность использования в нормативных правовых актах и методических рекомендациях (для целей определения убытков) термин "справедливая стоимость" <1>. -------------------------------- <1> Справедливая стоимость - бухгалтерское понятие, которое определяется в МСФО и других аналогичных стандартах как денежная сумма, за которую можно было бы обменять актив или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными заинтересованными сторонами.

В табл. 1 приведены предложения и сформулированы основные термины и условия оценки убытков правообладателей товарных знаков как объекта оценки согласно федеральному законодательству об оценочной деятельности.

Таблица 1

Основные термины и условия оценки

Объект оценки Работы (услуги) в рыночных ценах (реальный ущерб согласно (в соответст - п. 1 ст. 15 ГК) по восстановлению нарушенных прав вии со ст. 5 правообладателя товарного знака (указываются данные и Федерального номер свидетельства о регистрации, в том числе классы закона "Об МКТУ, по которым зарегистрирован товарный знак) со стороны оценочной нарушителя (указываются точные сведения о нарушителе) деятельности неправомерным использованием товарного знака по фактам в Российской (указать имеющиеся документарные факты (например, по Федерации") фактам УД N XXX, по фактам выявления помещения в г. _______ (ул. ___, дом ___), в котором производилось производство и (или) расфасовка (указать характеристики продукта на - рушителя), маркированного товарным знаком правообладателя, и факту реализации продукта нарушителя через торговую сеть "___________")) введения нарушителем в гражданский оборот (указываются способы введения продукции и (или) услуг нарушителя в гражданский оборот (производство, расфасовка, хранение, транспортировка, реализация и др.)) продуктов (или услуг) (указывается точные наименования и марки продуктов, а также их количественные и качественные характеристики), маркированных товарным знаком правообладателя, а также обязательства нарушителя по возмещению упущенной выгоды, возникшей вследствие нарушения прав на товарный знак правообладателя

Цель оценки Определение стоимости убытков (или размера компенсации) от неправомерного использования товарного знака правообладателя в рыночных ценах по состоянию на дату (дата определяется или судом (постановление о назначении экспертизы), или правообладателем (в договоре между правообладателем и оценщиком)) проведения оценки

Задача оценки Определение денежного эквивалента различных форм убытков правообладателя товарного знака на основе собранных (предоставленных следственными органами) доказательств, которые могут быть использованы: - в процессе подготовки и обоснования исковых требований по взысканию причиненных убытков (ущерба и упущенной выгоды); - для выплаты определяемой судом денежной компенсации; - в процессе проведения судебной экспертизы

Вид Специальная стоимость объекта оценки (важно отметить, что стоимости убытки в досудебной стадии не являются объектом гражданского оборота, поэтому применение к нему такой характеристики, как рыночная стоимость, представляется недостаточно справедливым). Например: под специальной стоимостью убытков правообладателя товарного знака понимаются расходы на работы, услуги и материалы в рыночных ценах, необходимые для восстановления нарушен - ного права, а также упущенная выгода, возникшая вследствие нарушения прав на товарный знак правообладателя

Основные этапы процесса оценки убытков

По результатам анализа ситуаций незаконного использования товарных знаков автором предложен обобщенный алгоритм (см. рис. 1) принятия решений в процессе сбора доказательств, обоснования размера убытков или компенсации:

Типовой процесс сбора первичной информации о нарушении и нарушителях

V

Величина возможных Больше или равно 5 млн. руб. убытков

Меньше 5 млн. руб. V V

Процедура расчета Процедура расчета и обоснования и обоснования компенсации убытков

< V

Данных для расчета Недостаточно Проведение собственными > дополнительных специалистами: экспертиз

Достаточно V V

Расчет обоснования убытков собствен - ными силами Получение документов правообладателя по результатам спе - циальных экспертиз

V <

Подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и расчетов

Рис. 1. Обобщенный алгоритм оценки убытков или компенсации

1) поскольку для каждого типового случая были формализованы перечни для сбора необходимых для анализа убытков данных, то первый этап заключается в сборе первичной информации о нарушении и нарушителях; 2) экспресс-анализ величины возможных убытков - (3) или (4); 3) если величина возможных убытков меньше 5 млн. руб., то переходим к процедуре расчета и обоснования компенсации (5); 4) если величина возможных убытков больше или равна 5 млн. руб., то переходим к процедуре расчета и обоснования убытков (6); 5) проводится анализ достаточности данных для расчета убытков или компенсации собственными силами правообладателя - (6) или (7); 6) если данных достаточно, то расчет обоснования убытков осуществляется собственными силами правообладателя (9); 7) если данных недостаточно, то принимается решение о проведении дополнительных экспертиз: например, на сходство до степени смешения; товароведческой; о происхождении товара; об оценке убытков с помощью независимого оценщика; маркетинговые исследования (8); 8) получение документов по результатам специальных видов экспертиз; 9) подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и расчетов. При этом в соответствии с видом рассчитываемых убытков могут быть использованы следующие источники информации и методы расчета размера убытков или компенсации.

Таблица 2

Основные методы расчета убытков (компенсации)

Убытки Метод расчета убытков Возможная информация для (компенсация) доказательства размера убытков или компенсации

Убытки: Определение и обоснование Информация, фиксирующая период реальный расходов по восстановлению нарушения; ущерб нарушенного права (расходы информация о количестве на проведение различных изготовленных этикеток в видов экспертиз; на судеб - типографии (тары); ные и административные копии рекламных объявлений издержки) нарушителя с использованием товарных знаков правообладателя и информация о количестве рекламных объявлений (СМИ, наружная и пр.); данные об объемах оптовых закупок нарушителем продуктов правообладателя; данные о продажах контрафакт - упущенная Определение и обоснование ного товара (товарные и выгода дохода нарушителя или фискальные чеки о закупке определение и обоснование контрафактного товара, договора неполученных доходов и пр.); правообладателя среднегодовые затраты правообладателя на рекламу и маркетинг продукции; Компен - Определение и обоснование среднемесячные оптовые и сация <1> расходов по восстановлению розничные цены правообладателя (в размере от нарушенного права и опре - на продукцию; 1 тыс. до деление обоснование до - среднегодовая или среднемесяч - 50 тыс. мини - хода нарушителя или ная доля рекламы (в %) в объеме мальных определение и обоснование продаж правообладателя размеров неполученных доходов розничного товара оплаты труда) правообладателя

Указанные подходы целесообразно также использовать в процессе разработки специальных подзаконных актов и (или) методических рекомендаций Минюста России, определяющих в том числе единые требования к проведению судебных экспертиз и оценок убытков, связанных с нарушением прав на товарные знаки. Необходимо отметить, что в случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения конкретного спора <1> согласно ст. 12 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" отчет независимого оценщика является одним из доказательств по делу (ст. 75 АПК). -------------------------------- <1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 N 92 "О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком".

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а также снизить риски по управлению правами на товарные знаки как нематериальными активами.

Название документа