Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС)

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ТОВАРНЫЙ ЗНАК В МЕЖДУНАРОДНОМ ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ (СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - ТРИПС)

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 5 мая 2012 года

В. В. ПИРОГОВА

Пирогова Вера Владимировна, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ, кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ.

К 90-м годам XX столетия в сфере регулирования товарных знаков был принят целый ряд международных договоров. Прежде всего укажем на старейший из них - Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 года. До принятия Соглашения ТРИПС действовали Мадридский договор о международной регистрации товарных знаков от 1891 года, Ниццкий договор о международной классификации товарных знаков от 1957 года, Найробский договор об олимпийской символике от 1981 года, Протокол к Мадридскому соглашению от 1989 года, Договор о законах по товарным знакам от 1994 года (TLT), ряд иных договоров. Выделить из оборота, индивидуализировать товар конкретного производителя - вот главная правовая функция товарного знака. Центральное место при оценке охраноспособности знака всеми юрисдикциями отводится, как правило, различительной способности предлагаемого в качестве товарного знака обозначения, будь то словесное, графическое, объемное или иное другое. Заявителям, как правило, предоставляется возможность зарегистрировать идентичный или сходный товарный знак, если их коммерческая деятельность не пересекается по своему характеру; точнее, изготавливаемые ими товары относятся к разным товарным группам. Например, вполне допустимо одновременное присутствие под одним и тем же зарегистрированным знаком "Глобус" товаров, относящихся к продуктам питания и спортивному инвентарю. Предполагается, что потребители в силу различных свойств этих товаров и целей их использования не будут введены в заблуждение даже при идентификации одним и тем же товарным знаком. Регистрационная система, предусматривающая предоставление исключительных прав на товарный знак после рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака национальным патентным ведомством, нашла широкое применение в странах Европы да и в большинстве стран мирового сообщества. В отличие от США, где правовая модель охраны товарного знака имеет ряд особенностей <1>, европейские страны шли по пути, с одной стороны, формирования национальной системы регистраций, с другой стороны, приверженности унификации европейского права. Начиная с 60-х годов прошлого века международное сотрудничество и консолидация в контексте гармонизации права на товарный знак постепенно сходят на нет. Свидетельством тому выступают ревизионные конференции в Ницце и Лиссабоне, не принесшие существенных достижений в гармонизации норм материального права на товарный знак. -------------------------------- <1> См.: Deborah E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. Thomson. 2005. P. 17 - 158.

Примечательно, что на тот период мировое экономическое сообщество уже реально столкнулось с проблемой доступа к новым технологиям западных и развивающихся стран. Не последнюю роль в международной экономической конкуренции играли и товарные знаки. Членство в Парижской конвенции развивающихся стран давало им возможность заявлять об этих проблемах. Можно повториться, что непреодолимые сложности оставались вокруг статьи 2 Парижской конвенции, посвященной национальному режиму <2>. -------------------------------- <2> Beier F. K. One Hundred Years of International Cooperation - The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future // 15 IIC. 1984. 1.

Последовавшее ослабление процессов унификации привело к групповому обособлению стран по критерию общности экономики и соседству территорий. Конечно, в этом отношении группа индустриально развитых европейских государств явила собой ярчайший на протяжении последних столетий пример интеграции экономики и унификации права. Практические шаги в области охраны средств индивидуализации, и в первую очередь товарных знаков, начинают предприниматься в 1961 году. Тогда была учреждена рабочая группа во главе с президентом патентного ведомства Дании и подписан Проект предварительного соглашения о товарном знаке Европейских сообществ. Рабочая комиссия состояла из высокопрофессиональных юристов, представителей промышленных кругов, общественности. В 1976 году в печати появляется меморандум, посвященный созданию в странах Европейских сообществ новой системы законодательного регулирования в сфере товарных знаков. Меморандум находит широкий отклик, начинается деятельное обсуждение перспектив формирования нового единого для Европейского союза института промышленной собственности, который должен функционировать на территории стран ЕЭС <3>. В юридической литературе на тот период появляются многочисленные публикации касательно перспектив развития этого института. Ряд авторов ратуют за главенствующую роль Европейского суда в деле формирования ведущих целей и принципов нового института <4>. -------------------------------- <3> <4> См.: A. von Muehlendahl. Unitary Character and Problems of Co-Existence in the Future European Trademark System // IIC, 1976. 173.

В 1978 году работа экспертов прокладывает дальнейший путь для разработки проекта Регламента о товарном знаке. Двумя годами позднее осуществляется публикация меморандума Еврокомиссии, в котором излагаются причины необходимости создания единого товарного знака, его преимущества и компетенция в этой части Римского договора, а именно статьи 235 как легальной основы для создания нового правового института. С этими же целями вносится предложение о разработке первой Директивы ЕЭС, посвященной гармонизации законодательства о товарных знаках стран Европейских сообществ <5>. -------------------------------- <5> См.: Tritton G. Intellectual Property in Europe. 3rd Ed. Sweet & Maxwell. 2008. 1275 p.

С принятием указанной Директивы N 89/104 в Европе начинается активный процесс модернизации права на товарный знак. Помимо десяти государств - участников Европейского союза с законодательными инициативами активно выступают такие страны, как Норвегия, Австрия, которые впоследствии становятся членами Евросоюза. Грядущая реформа законодательства о товарных знаках в европейских странах должна была привести нормы закона в соответствие с требованиями Директивы N 89/104 о товарном знаке. Серьезным нововведением для ряда стран стало ужесточение правил о регистрации товарных знаков и их обязательном использовании в обороте. В частности, во Франции, где до 60-х годов допускалось широкое депонирование обозначений в качестве товарных знаков без предъявления требования использования по всем товарным группам, реформа оказалась существенной. Следует подчеркнуть, что норма об обязательном использовании зарегистрированных товарных знаков была заложена в качестве основы современного модернизированного европейского законодательства о товарных знаках. Логика была такова, что ставились цели предотвратить переполнение перечня обозначений, которые будучи зарегистрированы как знаки, не используются правообладателями. В качестве нежелательных последствий назывались излишняя конкуренция за привлекательные бренды и риски смешения товаров и их производителей <6>. -------------------------------- <6> См.: Schricker G. Loss of Trademark Rights by Nonuse A Study of German and Comparative Law // 2 IIC, 1971. 173.

Другим важным шагом в модернизации законодательства о товарных знаках стал переход к полновесной, сравнимой с товарным знаком охране знака обслуживания (service mark). Известно, что охрана таких знаков была введена в США с принятием в 1946 году Закона Лэнхема. В Европе институт знака обслуживания появился в 60-е годы. К его появлению привел динамично развивающийся сектор услуг, в особенности банковский сектор и страхование. В качестве третьего направления реформирования законодательства можно назвать расширение предоставляемой охраны товарным знакам, получившим в обороте известность и, как следствие, высокую репутацию у потребителей. Институт подобных товарных знаков был известен еще со времени принятия Парижской конвенции, статья 6.bis которой гарантирует охрану таким знакам без их обязательной регистрации и в бессрочном порядке. Ряд судебных решений, вынесенных в странах Европы по спорам об известных знаках, заложил основы для формирования европейской судебной практики в период до принятия Соглашения ТРИПС <7>. В условиях реформирования европейского законодательства необходимо было избрать официальные языки и определить место нахождения Европейского ведомства по товарным знакам. В итоге принято решение о выборе для такого ведомства города Аликанте, расположенного в Испании, а официальными языками были признаны помимо английского, немецкого и французского испанский и итальянский. Уместно заметить, что одной из немаловажных причин разработки нового правового режима товарных знаков стало усугубление ситуации вокруг разрешения споров по параллельному импорту маркированных товаров, ввозимых на территорию Европейского экономического пространства. -------------------------------- <7> BGH. Rolex // GRUR. 1985. N 4. S. 397. Benelux Court. Claeryn v. Klarein // ICC. 1976. N 4. P. 420.

Национальные законодательства о товарных знаках многих европейских стран на период 70-х годов предусматривали международное исчерпание прав на товарный знак. Иными словами, введенные в оборот в какой-либо стране, они впоследствии могли беспрепятственно перемещаться на территории других государств. Исключительные права на товарный знак признавались исчерпанными, то есть прекращали свое действие. Европейским судом формируется практика разрешения подобных споров с так называемой моделью регионального исчерпания исключительных прав <8>, согласно которой, если товар вводится впервые в оборот на территории одного из государств Европейского союза, дальнейшее его перемещение может осуществляться свободно. Если введение в оборот произошло в ином государстве, правообладатель товарного знака вправе запретить ввоз маркированных товаров в страны Евросоюза. Практически можно делать выводы об отмене территориального характера прав в практике стран - членов ЕС. -------------------------------- <8> Silhouette International v. Hartlauer. Opinion of Advocate General Jacobs // E. I.P. R. 1998. N 6. P. 476.

Данное решение явилось основополагающим в практике ограничения параллельного импорта в торговле со странами, не являющимися членами Европейского сообщества. Суть спора состояла в том, что истец - австрийская фирма "Sihloette" является производителем модных оправ для очков высшего класса. Фирма организовала сбыт устаревших моделей оправ в Болгарии, проинструктировав покупателя-дистрибьютора, что данная партия предназначена для продажи только в Болгарии и странах бывшего Советского Союза. Ответчик - фирма "Hartlauer" приобрела некоторое количество этих оправ и реимпортировала их в Австрию. Ответчик утверждал, что в договоре не содержится условие о запрете на обратный ввоз в Австрию. Тем не менее истец потребовал запретить параллельный импорт товаров в Австрию. Несмотря на признание полной идентичности качества импортируемых товаров с оригинальными и наличие договорных отношений между истцом и ответчиком, Суд ЕС вынес решение о запрете параллельного импорта. Основным правовым актом, которым руководствовался истец, была Директива о товарных знаках. Из ст. 7(1) Директивы N 89/104 следует, что права на товарный знак не предоставляют его владельцам права запрещать использование знаков в отношении товаров, введенных в оборот самим владельцем или с его согласия в странах Сообщества. Ответчик - фирма "Hartlauer" - утверждал, что нарушений прав при реимпорте маркированных товаров в Евросоюз не было. Поставки осуществлялись законными путями, и товары ведут свое происхождение от владельца знака, т. е. являются оригинальными. Первая и вторая судебные инстанции австрийского суда решили дело в пользу ответчика. Австрийскому суду пришлось обратиться за разъяснениями в Суд ЕС для толкования вышеуказанной ст. 7(1) Директивы. Неясно было, означают ли ее положения, что правообладатель товарного знака вправе запрещать использование знака третьему лицу, поставляющему маркированные этим знаком товары в страну, не принадлежащую Сообществу. Обратим внимание, что вплоть до дела "Silhouette" австрийский суд опирался в отношении товарных знаков на международный принцип исчерпания прав. Поскольку правила ст. 7(1) Директивы не содержат конкретного предписания о применении международного или внутриевропейского исчерпания, австрийским судом был задан вопрос, каким конкретным принципом следует руководствоваться. Суд ЕС на заданный вопрос дал ответ в пользу выбора внутриевропейского исчерпания прав, решение было вынесено в пользу истца, и разрешение на импорт в Австрию маркированных товаров было отменено. Как отмечалось тогда в юридической литературе, положения законодательства о товарных знаках при вынесении решения по делу "Silhouette" играли не главную роль. Решение основывалось скорее на положениях ст. ст. 30 и 36 Римского договора <9>. -------------------------------- <9> Ohly A. Trade marks and parallel importation - recent development in European Law // IIC. 1999. Vol. 30. P. 512.

Если обращаться к американской правовой традиции в сфере товарных знаков, то наряду с товарными знаками и знаками обслуживания в США известны такие средства индивидуализации, как сертификационные знаки и коллективные знаки. Сертификационные знаки имеют целью удостоверить наличие определенных качественных характеристик объекта, а коллективные знаки помимо прочего указывают на членство его правообладателей в соответствующей организации <10>. Что касается обычных традиционных товарных знаков, то правовые традиции США складывались таким образом, что в течение не одного десятилетия правообразующим фактом для охраны знака выступало его использование в обороте. При этом регистрация в патентном ведомстве не требовалась. Хотя заметим, что регистрация всегда предоставляет правообладателю ряд преимуществ, в частности, в судебных спорах о нарушении прав на товарный знак. До вступления в силу Закона Лэнхема охрана товарного знака в США во многом строилась на заимствованиях положений английского Закона о товарных знаках 1905 года <11>. Начиная с послевоенного периода в США можно наблюдать динамично развивающийся институт товарного знака, который регулируется наряду с Законом Лэнхема нормами антимонопольного законодательства, рядом иных федеральных законов. Среди них - Закон о ревизии права на товарный знак от 1988 года (Trademark Law Revision Act), Закон о пресечении ослабления функции идентификации товарного знака от 1995 года (Trademark Dilution Act), Закон о защите потребителей от киберсквоттинга от 1999 года (Anticybersquatting Consumer Protection Act), Закон о борьбе с контрафактом в сфере товарных знаков от 1984 года (Trademark Counterfeiting Act) <12>. -------------------------------- <10> Indigenos Heritage and Intellectual Property. Genetic resources, traditional knowledge and folklore. 2-nd Ed. Ed. by S. von Lewinski. Wolters & Kluwer. 2008. P. 127 - 130. <11> McCarthy. Trademarks and Unfair Competition, 2 - Ed. 2003. P. 753. <12> См.: http://www. inta. org.

Каковы же условия предоставления правовой охраны товарному знаку, если его правообладатель решает воспользоваться режимом охраны, который гарантирует исключительные права на знак в силу его использования? Во-первых, сам термин "использование" (англ. use) в контексте института товарного знака получает особое толкование. Лицо обязано использовать охраноспособное обозначение в коммерческих целях открыто (public use), что не требует подтверждения фактов продаж товаров. Достаточно, если будут осуществлены действия, доказывающие намерения этого лица ввести товары в оборот, часто называемые как определенные действия, доказывающие соответствующий уровень предпродажной активности. Особо подчеркнем, что продажи товаров в семейном кругу или в пределах компании не относят к вышеназванным действиям по введению товаров в оборот. Общее правило таково, что для установления даты первого использования знака, которая будет считаться датой приоритета, необходим факт его использования во внутренней торговле как минимальный стандарт. Интересно заметить, что для регистрации знака в патентном ведомстве США потребуется подтверждение коммерческой деятельности не только внутри штата, но и вне его границ. Смягчающим фактором, впрочем, является требование не самих продаж, а ведение рекламной деятельности в указанных целях, включая предложение к продаже товаров и услуг в сети Интернет. Установленная дата приоритета, подтверждающая первое использование знака, даже если регистрация не осуществляется, препятствует регистрации знаков с более поздним приоритетом. Нами уже подчеркивалось, что США представляет нетипичный для других правопорядков пример, когда право на товарный знак ставится в зависимость от использования и когда только подтвержденный факт последнего позволяет осуществить государственную регистрацию знака в патентном ведомстве. В ряде случаев американская практика сталкивалась с такими коллизиями, когда факт использования знака являлся недостаточным для его регистрации и от правообладателя требовалось дополнительное подтверждение его коммерческого открытого использования. В этих целях нередко приходилось осуществлять дополнительные инвестиции в развитие товарного знака, в частности в его рекламу. В 1989 году в США была проведена реформа законодательства о товарных знаках <13>. Новые правила дозволяли надлежащим лицам зарегистрировать свой товарный знак, презюмируя добросовестность, которую они обязаны доказать в дальнейшем. Подчеркнем, что требование "презумпции добросовестности" служит как обеспечительное для законной торговли и не предоставляет никаких преимуществ правообладателю в контексте осуществления прав на охраняемый товарный знак. Напротив, его последующие действия должны вести к эффективным продажам маркированной продукции. Неиспользование товарного знака непрерывно в течение трех лет может вести к прекращению его правовой охраны. -------------------------------- <13> В 1999 году вступает в силу Закон об имплементации договора о товарных знаках Trademark Law Treaty Implementation Act. Deborah E. Bouchoux. Указ. соч. P. 25.

В международном праве тогда складывалась ситуация, когда США являлись единственной западной страной, где можно было истребовать охрану знаку только в силу его использования (ст. 44 Закона Лэнхема). В Соглашении ТРИПС (п. 3 ст. 15) фактическому использованию знака отводится значительное место. Тем не менее ТРИПС признает, что подобное использование знака не является условием для подачи заявки на регистрацию. По сути, данная норма ставит правовое препятствие для ранее существовавшей американской практики регистрации знаков. В пункте 3 ст. 15 Соглашения содержится норма о невозможности отклонения заявки только на том основании, что фактически знак не использовался в течение трех лет с даты подачи заявки на регистрацию. К концу 80-х годов в американском праве стали наблюдаться тенденции по сближению правовых режимов охраны товарных знаков в сравнении с европейской моделью. Ярким свидетельством тому является обращение к регистрационной системе как наиболее сильной форме охраны, хотя и при сохранении возможности охраны знаков в силу факта использования. Последний режим используется, как правило, местными компаниями, ведущими коммерческую деятельность в пределах одного или нескольких штатов. Современное американское право признает главным образом четыре функции товарного знака. Во-первых, функцию защиты репутации производителя. Во-вторых, защиту от незаконного копирования. В-третьих, знак выступает в торговле индикатором, позволяющим покупателю сделать свой выбор. В-четвертых, товарный знак гарантирует определенное и неизменяемое качество продукции. Как видим, налицо некоторая конвергенция правовых функций товарного знака: из средства идентификации товара - в средство защиты репутации производителя. Ранее на первое место выдвигалась функция указания места происхождения товара, которая обеспечивает потребителю прежде всего достоверную информацию о том, кто является изготовителем товара. И эта концепция долгие годы превалировала в странах США и Европы. В настоящее время повсеместно распространяется иная концепция, согласно которой в центре внимания оказывается защита репутации производителя товара <14>. -------------------------------- <14> Выступление на Международном конгрессе АТРИП 2010 года английских и американских юристов. См.: www. atrip. org. Доктринальное оформление было отражено в институте права собственности. См.: Кулагин М. И.. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М., 1987.

Другими словами, правовой режим товарного знака во многом нацелен на защиту интересов компаний, которые уже завоевали в обороте конкурентные преимущества, стремятся сохранить и возможно расширить их, в том числе посредством института товарного знака. Точно, на наш взгляд, отражает суть и цели охраны товарного знака в США понятие "trade dress" и доктрина функциональности (functionality doctrine), доктрина неправомерного присвоения (misappropriation doctrine) <15>. Первое понятие "trade dress" имеет корни в патентном праве, особенно в институте промышленного дизайна. Изначально этот институт ставил цель защиты от незаконного копирования, как правило, рисунков, плоскостных моделей. В настоящее время преобладают иные цели и критерии охраны. На первое место выходят защита упаковки и формы изделия (трехмерные образцы). Важно учитывать, что форма продукта сама по себе не может обладать различительной силой, как это должно проявляться при упаковке изделия. Иными словами, упаковка может обладать различительной способностью, что требуется и от товарного знака. Появилась новая форма охраноспособных товарных знаков - трехмерных; развитие получают кумулятивная охрана объектов интеллектуальной собственности несколькими различными видами прав, цветовые <16> знаки. -------------------------------- <15> International News Service v. Associated Press, 248 U. S. 215. <16> Christian Louboutin S. A.v. Yyes Saint Laurent Am., Inc., 778F. Supp. 2d 445 (S. D.N. Y. 2011).

По общему правилу символ или знак, используемый как фирменное наименование, не может быть зарегистрирован как товарный знак. Однако, если фирменное наименование служит для идентификации товаров и услуг, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Например, если фирменное наименование "Hallmark" размещают на бланках или визитках, такое использование не ведет к охраноспособности наименования в качестве товарного знака. Если же это обозначение разместят на поздравительных открытках, предназначенных для продаж, наименование возможно зарегистрировать как товарный знак. В целях регистрации патентным ведомством проводится поиск на сходство с иными обозначениями. Большинство компаний, инкорпорирующихся под определенным именем, все же, как правило, не располагают основаниями для последующего приобретения на него исключительных прав как на товарный знак. Вновь обратимся к Парижской конвенции. К сфере регулирования товарных знаков относят статью 2 о национальном режиме; статью 4 о конвенционном приоритете; статью 5C об обязательном использовании; статью 6 quinquies о принципе таком, как он есть (telle quelle); статью 6 sexies об обязательной охране знаков обслуживания; статью 6 septies об охране знаков через представительство; статью 6 bis об охране общеизвестных товарных знаков; статью 6 ter о запрете регистрации в интересах публичного порядка; статью 7 о независимости факта регистрации от продаж маркированных товаров; статью 7 bis о коллективных знаках; статью 10 bis о защите против недобросовестной конкуренции. Указанные нормы составляют так называемый минимальный стандарт охраны знаков. Парижская конвенция неоднократно подвергалась ревизии и начиная с 80-х годов попытки приведения Конвенции в соответствие с требованиями некоторых стран, особенно в части пресечения контрафакции, не были увенчаны успехом. Как не раз подчеркивалось, на пути гармонизации вставали серьезные противоречия между интересами западных и развивающихся стран. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 1891 года было разработано в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции. Участниками Соглашения стали 38 государств, включая большинство западноевропейских стран, стран Восточной Европы и Южной Америки. Мадридское соглашение исходит из сохранения интересов страны происхождения знака, что не всегда совместимо с формальными требованиями по регистрации знака, которые выдвигаются страной регистрации. Основной идеей, заложенной в основу Мадридского соглашения, является упрощение подачи заявки и международной регистрации знака. Так, при наличии национальной регистрации знака заявитель вправе осуществить международную регистрацию в Международном бюро ВОИС. Подается одна заявка, уплачиваются единые пошлины за регистрацию знака. Преимущества Соглашения распространяются также на процедуру продления сроков действия регистрации и внесения в нее изменений. Следует обратить внимание и на тот факт, что Мадридское соглашение представляло особый интерес для стран, которые регистрировали знаки без проведения экспертизы, в частности для Франции. Такие страны, как США, Великобритания не участвуют в Мадридском соглашении. В 1987 году параллельно с разработкой Соглашения ТРИПС осуществлялась работа по новому международному договору в сфере товарных знаков, получившему название "Закон о товарных знаках (TLT)". Инициатором его разработки выступила ВОИС. К целям договора следует отнести унификацию критериев охраноспособности товарных знаков, абсолютных и относительных критериев при отказе знака в регистрации, охрану регистрируемых и нерегистрируемых знаков. В марте 1994 года ВОИС был опубликован проект этого договора <17>. В проекте содержались и нормы административного характера, в том числе касательно знаков обслуживания. Однако уже после нескольких обсуждений проекта стало ясно, что при отсутствии единых позиций специалистов экспертной группы предстоит переработка документа. В результате принимается решение о значительном ограничении целей договора. Были расставлены приоритеты в пользу унификации отдельных административных норм, в частности, регулирующих подачу международной заявки, возможность разделения заявки; унификации требований к заявителю при внесении им изменений в заявку и некоторых других норм. В итоге упрощенный проект договора, не затрагивающий изменение материальных норм права, был подписан в 1994 году в рамках Женевской дипломатической конференции. В те же годы ВОИС на фоне общего недовольства со стороны западных промышленных кругов растущими объемами контрафакта разрабатываются типовые положения о борьбе с контрафактной продукцией. -------------------------------- <17> Dok. TLT/DC/3. Dalomeris. Trademark World. 1994. 35.

При создании единого европейского экономического пространства со стороны стран - членов ЕЭС последовал заказ на разработку иного документа, который бы смог учесть тенденции европейского права по выработке единого товарного знака Сообщества. Результатом этого заказа явился Мадридский протокол от 1989 года. В нем отражены возможности стран-участниц наряду с национальной регистрацией знака осуществлять его международную регистрацию. В этой связи хотелось бы отметить некоторые преимущества и недостатки Мадридского протокола. Введение английского языка в качестве рабочего языка Протокола в отличие от Мадридского соглашения, которым признавался только французский язык, стало привлекательным для участников нового документа. Протоколом установлена возможность международной регистрации знака на основании подачи заявки в национальное ведомство, без базовой национальной регистрации, что дает ряд преимуществ международной регистрации, в частности сохранение приоритета национальной регистрации. Последнее совпадает с подходами, принятыми в сфере регулирования товарного знака Евросоюза. США воздержались от подписания документа, мотивируя свой отказ тем, что при голосовании Европейский союз обладал дополнительным голосом, присоединившись к Протоколу лишь в 2003 году. Первая и, на наш взгляд, главная сложность, возникающая в рамках международной охраны товарных знаков, проистекала из различных критериев охраноспособности знаков и различий в системах регистрации. К слову сказать, в Германии до 1894 года не допускались к регистрации в качестве товарных знаков словесные обозначения и комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных и словесных элементов <18>. Следовательно, прибегая к международной регистрации, заявитель должен был учитывать ограничения, накладываемые национальными законодательствами в отношении охраноспособности знаков. Напомним, что правилами конвенции установлено следующее: "Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков в каждой стране Союза определяются ее национальным законодательством". Уже в первой редакции Парижской конвенции (ст. 6.quinquies) для преодоления этих сложностей была введена конструкция telle quelle. -------------------------------- <18> См.: Klett A. R. Intellectual Property in Germany. C. H. Beck. 2008. 628 p.

Согласно этой новелле, знак должен во всех странах охраняться "таким, как он есть" (telle quelle) и быть допущенным к регистрации в других странах-членах. Необходимо было учесть смягчающие нормы современного права на товарный знак. Преимущество принципа "таким, как он есть" заключается в том, что модель охраноспособности, заложенная при регистрации знака в стране происхождения, сохраняется неизменной в течение всего срока действия исключительных прав на него. Это означает, что в отношении подачи заявки и регистрации знака заявитель по общему правилу обращается к статьям 2 и 3 Конвенции о национальном режиме. Вместе с тем обращение к национальному режиму может входить в противоречие как с интересами правообладателей, которые заинтересованы в том, чтобы знак в отношении одних и тех же товаров в разных странах использовался в одном и том же виде, так и с интересами потребителей, которые должны быть уверены в неизменных взаимосвязях между товарным знаком и отличительными свойствами товара. Поскольку национальные законодательства имеют различия в части возможности включения в структуру знака букв, цифр, имен собственных или географических наименований, то указанные различия препятствуют единообразной регистрации знака в ряде стран-членов. Именно с целями минимизации подобного влияния и был применен принцип, в соответствии с которым товарные знаки, надлежащим образом зарегистрированные в стране происхождения, могут быть заявлены на регистрацию и охраняться в других государствах "такими, как они есть" (telle quelle), но с оговорками, указанными в ст. 6.quinquies. В результате мы имеем дело в строгом смысле с отказом от национального режима и обращением к специальным положениям вышеуказанной статьи 6.quinquies. Относительно знаков обслуживания, которые нашли регулирование в Лиссабонской конференции 1958 года, необходимо отметить следующее. Попутно заметим, что страны-члены самостоятельно определяют возможности применения конструкции "таким, как он есть" в отношении знаков обслуживания <19>. -------------------------------- <19> Боденхаузен. Указ. соч. С. 126.

Интересно, что еще во время проведения Вашингтонской конференции 1911 года было уточнено, что это положение касается только символов, образующих знак, и члены Союза вовсе не обязаны изменять или расширять понятие товарного знака, закрепленного в их национальных законодательствах. Ниже, анализируя Соглашение ТРИПС, мы проследим некоторые тенденции, наблюдающиеся в международной практике, которые свидетельствуют, с одной стороны, о широком толковании понятия охраноспособного товарного знака. С другой стороны, о влиянии на правовой режим товарного знака открытого перечня оснований для отказа в регистрации. Остановимся на некоторых оговорках к рассматриваемой статье. Во-первых, относительно требований представления свидетельства о регистрации в стране происхождения и легализации такого свидетельства. Действительно, произведенная регистрация признается обоснованной только в случае, если заявитель связан с этой страной определенным образом, а не избрал ее по причинам доступности и наличия ряда преимуществ. В контексте статьи 3 Конвенции страной происхождения считают страну, где заявитель имеет эффективное и серьезное промышленное или торговое предприятие. Только если заявитель не имеет такого предприятия, страной происхождения признается страна местожительства заявителя. И только в случае, если он не имеет ни предприятия по смыслу ст. 3, ни местожительства в какой-либо стране Союза, страной происхождения выступает страна его гражданства. Критерии относительно гражданства содержатся в пункте 1 статьи 2. С учетом установленной иерархии этих критериев должен применяться и сам принцип "такой, как он есть". Таким образом, Парижской конвенцией установлен "смягчающий принцип" telle quelle, цель которого - обеспечить единообразную регистрацию знака в странах Союза в интересах правообладателей и общественности. Обратим внимание на некоторые сложности в достижении указанных целей. Первая из них касается различных критериев охраноспособности. И хотя перечень оснований отказа в регистрации знаков носит закрытый характер, само присутствие в этом перечне понятия "знаки, не обладающие отличительными признаками" позволяет по-разному оценивать охраноспособность знака странами-членами. Например, если национальное законодательство не допускает возможность использования в знаке символа в виде цифры, первоначальная регистрация в этой стране как стране происхождения будет отклонена. Вместе с тем, если заявитель использует или планирует использовать свой знак в странах Союза, где подобного ограничения не существует, он, вероятно, будет изыскивать пути по осуществлению первоначальной регистрации именно в этих странах. Обратившись еще раз к юридической конструкции статей 2, 3 и 6.quinquies Конвенции, можно выдвинуть следующее предположение. Сам принцип "таким, как он есть", провозглашенный ст. 6.quinquies, во многом ставит под сомнение применение национального режима, сформулированного в статьях 2 и 3. Следовательно, и правила пункта 2 ст. 6.quinquies, посвященные определению страны происхождения, скорее будут подчинены целям принципа "telle quelle". Тем более что практика толкования "действительного и серьезного предприятия" не нашла обширного доктринального развития. В первой редакции Конвенции присутствовало понятие "основное" предприятие, которое уже в первой половине XX столетия было изменено на "действительное и серьезное предприятие". Развитие международной торговли с ее глобализацией может предоставлять в рамках корпоративных правоотношений возможность значительно расширить понятие "действительное и серьезное предприятие". Наконец, Конвенцией (пунктом 1 ст. 6) признается, что условия подачи заявки и регистрации знаков определяются национальным законодательством, включая возможность охраны знака в силу его использования в обороте, без регистрации. В этой же статье провозглашен принцип независимости заявок и регистрации одного и того же знака в разных странах Союза. Как подчеркивает Боденхаузен, "постоянно увеличивалась путаница по вопросу соотношения, с одной стороны, принципа независимости заявок и регистрации одного и того же знака в странах Союза - независимости, которую отвергало национальное законодательство многих стран, с другой стороны, исключительного положения, по которому в силу регистрации, существующей в стране происхождения, владелец мог требовать в других странах Союза принятия заявки и защиты знака как такового" <20>. Компромисс был достигнут на Лиссабонской конференции 1958 года посредством разделения статьи 6 на две статьи: статью 6, посвященную независимости заявок и регистраций, и статью 6.quinquies, регламентирующую охрану знака "таким, как он есть". По нашему мнению, подобная конструкция сводит на нет принцип независимости заявок, придавая ему декларативный характер, внося изъятия в национальный режим, закрепленный в статье 2. -------------------------------- <20> Боденхаузен. Указ. соч. С. 104.

Итак, имея в виду вышеприведенные сложности и неразрешенные противоречия вокруг применения национального режима <21>, обратимся к анализу положений ТРИПС, посвященных институту товарного знака и некоторым иным средствам индивидуализации товаров. -------------------------------- <21> Beier F. K. One hundred years of international cooperation - the role of the Paris Convention in the past, present and future // IIC Vol. 15. 1984. N 1. P. 18 - 21.

Как уже отмечалось выше, взаимосвязь Соглашения ТРИПС с Парижской конвенцией регулируется ст. 2 ТРИПС. Согласно правилам данной статьи в отношении частей II, III и IV Соглашения страны-члены обязаны соблюдать положения ст. ст. 1 - 12 и ст. 19 Парижской конвенции. Следовательно, затрагиваются нормы, регулирующие осуществление прав (часть II); обеспечение защиты прав (часть III) и условия приобретения и поддержания прав (часть IV). Если проследить взаимосвязь между Соглашением ТРИПС и Мадридским соглашением, то следует подчеркнуть, что ТРИПС не регулирует способы международной регистрации знаков. Поэтому можно сделать вывод о разной направленности этих соглашений. Подтверждение можно найти в статье 5 Соглашения: правила статьи 3 о национальном режиме и статьи 4 о принципе наибольшего благоприятствования не распространяются на процедуры, предусмотренные в рамках многосторонних соглашений, заключенных под эгидой ВОИС. Сфере охраноспособных знаков и содержанию прав на знак посвящены статьи 15 - 21 Соглашения. Различные подходы к правовой охране знаков и различные процедуры регистрации в странах ВТО значительно осложняли решение задач по гармонизации права в области товарных знаков. Несмотря на сложности по разработке единой дефиниции товарного знака, единообразных условий для его регистрации, в Соглашении ТРИПС сделаны определенные положительные сдвиги в указанном направлении. Правилами абз. 1 ст. 15 Соглашения ТРИПС подтверждена легализация принципа "telle quelle". Устанавливается, что все знаки и их комбинации, которые идентифицируют товары одного производителя, сохраняют свою охраноспособность (второе предложение абз. 2 ст. 15). Словесные обозначения, состоящие из имен, букв, цифр, сочетаний цветов, изобразительных элементов, отражают сущность первичной регистрации. Различительная сила знаков, требуемая при регистрации последних, может быть приобретена в результате их использования в обороте, что следует из абз. 1 ст. 15. Вместе с тем Соглашением разрешается самостоятельно решать вопросы охраноспособности знаков, не воспринимающихся визуально, к которым относят звуковые и обонятельные знаки. Нельзя пройти мимо того факта, что Соглашение не упоминает трехмерные товарные знаки. При разработке ТРИПС предложения об охране формы товаров и их упаковках выдвигались со стороны делегаций США и стран Европейского союза. Напротив, представители Японии и ряда развивающихся стран данный вопрос оставляли без внимания. Обратим внимание, что перечень охраноспособных обозначений, который содержится в статье 15, не является закрытым и поэтому не может исключить его расширение национальным законодателем. В пункте 2 ст. 15 Соглашения ТРИПС присутствует оговорка о том, что национальный законодатель вправе уточнять критерии охраноспособности товарных знаков. При этом требуется соблюсти правила Парижской конвенции. Уместно в этой связи изложить позицию по этому вопросу стран Европейского союза при подготовке Соглашения. Основная норма, регламентирующая отказ в охране товарного знака, была изложена таким образом, что в охране должно быть отказано, в особенности для знаков, которые не обладают отличительными признаками; вступают в противоречие с требованиями публичного порядка и принципами; обладают такими свойствами, что вводят потребителей в заблуждение, в частности, относительно свойств товара или географического происхождения товаров или услуг; вступают в противоречие с более ранними правами третьих лиц на данные знаки. Особо подчеркнем, что в этой конструкции применяется понятие "в особенности" (англ. in particular), тогда как в тексте ст. 6.quinquies Парижской конвенции содержится закрытый перечень оснований для отклонения знаков в регистрации. Полагаем, отказ от закрытого перечня вносит дополнительные трудности для правоприменителя, снижая уровень достигнутой Соглашением гармонизации в сфере товарных знаков, отказываясь от единых критериев охраноспособности знака. Приведем положения ст. 6.quinquies B, C Конвенции. По общему правилу отклонение регистрации или признание ее недействительной возможны, если регистрация нарушает права третьих лиц в стране, где испрашивается охрана знака; знаки носят описательный характер либо состоят из общепринятых символов (ст. 6.quinquies Конвенции). Помимо этого знакам не может быть предоставлена регистрация, если они входят в противоречие с публичными нормами и моралью, а также вводят общественность в заблуждение. Как следует из ст. 6.quinquies C Конвенции, не подлежат отклонению в других странах Союза знаки, если единственным основанием для отказа в регистрации являются некоторые незначительные отличия от знака, зарегистрированного в стране происхождения. Такие изменения не должны касаться отличительного характера знака и затрагивать идентичность формы. Подводя промежуточный итог, отметим, что в каждом конкретном случае регистрации знака компетентные органы стран-участниц обязаны тщательно рассматривать все фактические обстоятельства дела, в том числе продолжительность и интенсивность использования знака в хозяйственном обороте. Пункт 4 ст. 15 Соглашения корреспондирует со ст. 7 Парижской конвенции. Свойства и качество товара или услуги, в отношении которых предусматривается регистрация знака, никоим образом не могут служить препятствием для его регистрации. Пункт 5 ст. 15 Соглашения включает норму о публикации знака либо до его регистрации, либо сразу же после нее. Выполнение указанного требования во многом зависит от характера и последовательности проведения экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков. Помимо публикации страны-участницы обязаны обеспечить правовые возможности для подачи возражений против регистрации знака и признания ее недействительной. Наряду с вышеуказанным требованием Соглашение оставляет право за каждой страной-членом делать свободный выбор относительно способа регистрации и процедуры признания ее недействительной. Содержание прав на знак раскрывается в п. 1 ст. 16 Соглашения, который включает основополагающий принцип в отношении содержания и сферы действия права, а именно правообладатель товарного знака наделен исключительными правами. Суть данных правомочий состоит в запрете третьим лицам использовать охраняемый знак. Такой запрет распространяется на использование в обороте обозначений, идентичных или сходных с зарегистрированным знаком в отношении подобных (однородных) товаров или услуг, если указанное использование ведет к смешению знаков. Понятие "смешение", используемое в тексте, происходит от другого понятия - "сходство до степени смешения" или "ассоциативность знаков" ("likelihood of confusion"). Вместе с тем только наличия ассоциативности бывает недостаточно, чтобы констатировать факт смешения <22>. Смешение имеет место, если использование сходных знаков вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг. -------------------------------- <22> Доктрина смешения строится на функциональном подходе к знакам: до тех пор, пока сохраняется правовая функция знака указывать происхождение товаров, у потребителей не возникает смешения с аналогичными товарами других производителей. См.: Пирогова В. В. Функциональный подход к товарным знакам. Проблемы интеллектуальной собственности / Под ред. А. М. Вилинова. М.: РГИИС, 2000. С. 114 - 119.

В ст. 16 указывается, что допускается вероятность смешения тождественного знака, который используется в обороте в отношении идентичных товаров и услуг. На наш взгляд, важно, чтобы права, вытекающие из факта регистрации знака, не наносили ущерба знакам с более ранним приоритетом. Далее в п. 1 ст. 16 раскрывается положение об охране знаков, которая возникает не в силу регистрации, а в силу использования. В Соглашении отмечается, что права на знак не должны ущемляться в отношении стран, которые ставят возможность предоставления правовой охраны в зависимость от факта использования знака. Очевидно, последняя норма также имеет существенное значение и для сферы общеизвестных знаков, поскольку на такие знаки охрана возникает именно в силу их интенсивного использования в торговом обороте. Для предоставления расширенной охраны общеизвестным знакам необходимо учитывать известность знака среди общественности, в том числе в результате проведения рекламных кампаний <23>. В п. 3 ст. 16 приводятся нормы в пользу расширения охраны, которая распространяется на сферу неоднородных товаров и услуг. Таким образом, признается, что при использовании обозначений, идентичных или сходных с общеизвестными знаками в отношении неоднородных товаров и услуг, возможна вероятность нанесения ущерба репутации общеизвестного знака. При разработке Соглашения специалистами предлагались различные решения относительно сферы распространения охраны. Так, американская делегация предложила область охраны, выходящую за пределы однородных товаров и услуг, регулировать нормами конкурентного права. Аналогичные формулировки выдвигала японская делегация. Европейские эксперты настаивали на предложении, в соответствии с которым нормы конкурентного права должны служить лишь субсидиарными по отношению к нормам законодательства о товарных знаках. -------------------------------- <23> Пирогова В. В. Европейский опыт охраны общеизвестных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. N 3.

В ст. 17 Соглашения перечислены исключения из объема правовой охраны. Указанная статья содержит положения о том, что страны-члены могут предусмотреть отдельные ограничения в объеме прав на ТЗ. В частности, к ним могут относиться обозначения описательного характера при условии их добросовестного использования в качестве товарных знаков. Правила статьи 17 направлены на возможность внесения изъятий только при соблюдении законных интересов правообладателей и третьих лиц. Ее конструкция во многом напоминает конструкцию статьи 30 об изъятиях в патентном праве. Со ст. 7 ТРИПС корреспондируют ст. ст. 6 и 9 Директивы ЕС N 89/104. При разработке статьи 17 ее действующая редакция была предложена европейскими странами <24>. В первую очередь для Евросоюза необходимо было урегулировать вопрос соотношения знака с фирменным наименованием, которое могло совпадать с товарным знаком. Во-вторых, при указании на ст. 9 Директивы в контексте принудительного лицензирования, хотя, по сути, в ней нет прямых указаний на допустимость этого изъятия. Отсутствуют основания применять статью 17 и в контексте возможности использовать международное исчерпание прав на товарный знак по смыслу статьи 6 ТРИПС. Нормы, содержащиеся в ст. 18 Соглашения, относятся к срокам охраны ТЗ. В отличие от авторско-правовой формы охраны произведения и патентной формы охраны изобретения, имеющих определенные сроки, по истечении которых объекты становятся достоянием общественности, с товарными знаками складывается иная ситуация. Правовая охрана фактически не ограничена временными рамками, поскольку может продлеваться неограниченное число раз. Тем не менее статьей 18 заложен минимальный стандарт, а именно первоначальный срок охраны, равный семи годам. -------------------------------- <24> Со стороны США подобное предложение отсутствовало. См.: Kur A. TRIPs und Markenrecht // GRUR Int. 1994. S. 994.

Для статьи 21, касающейся лицензионного договора и договора отчуждения, отправной точкой служит полный запрет на выдачу принудительных лицензий на товарный знак. Если обратиться к другим институтам прав интеллектуальной собственности, то можно обнаружить, что подобного запрета не существует ни в сфере изобретений, ни в сфере полезных моделей и промышленных образцов. Принудительное лицензирование на товарный знак привело бы к введению потребителей в заблуждение, что явилось грубым нарушением основополагающей функции знака - указания на происхождение товаров. Что касается определения условий выдачи лицензий, то национальные законодатели вправе самостоятельно разрабатывать правовую базу. В международном праве известны случаи, когда, например, в бразильском законодательстве 70-х годов XX века регистрация лицензионных договоров служила дополнительным условием, направленным на жесткое ограничение верхней шкалы лицензионных платежей. Помимо прочего регистрация обеспечивала действительность договоров только при условии некоторых ограничений правомочий лицензиата по использованию знака на территории страны-лицензиата. В Аргентине для лицензиата законодателем выдвигались некоторые ограничения, направленные на запрет экспорта лицензионной продукции. Тем не менее вышеприведенные особенности не вступают в противоречие с положениями статьи 21 Соглашения. Очевидно, правовое регулирование лицензионных договоров должно находиться в русле требований ст. 3 Соглашения, а именно соблюдения принципа национального режима, соблюдение правила ст. 20 о режиме использования знака. Лицензионные договоры должны соответствовать и положениям ст. 40 Соглашения, предусматривающим контроль за антиконкурентной практикой при исполнении лицензионных договоров. Страна-член вправе принять надлежащие меры по предотвращению подобной практики. Известно, что знак с согласия правообладателя может использоваться не только на основании лицензионного договора, но и путем его передачи в рамках договора уступки (отчуждения). В статье 21 Соглашения отмечается, что правообладатель может уступать знак как вместе с передачей предприятия, так и без подобной передачи. Например, в Германии в течение длительного времени действовала норма, запрещающая передачу знака без передачи предприятия. Такое же положение существовало и в Греции, законодательство которой требовало наличия прямой связи между предприятием и товарным знаком. Однако ситуация в Европе изменилась со вступлением в силу Европейской директивы от 1988 г. 89/104/ЕЭС о гармонизации законодательства по товарным знакам и Регламента ЕС N 40/94. Итак, нормы статьи 21 ТРИПС содержат, во-первых, правила, касающиеся соблюдения формы лицензионного договора и его регистрации. В частности, национальное законодательство может требовать обязательной письменной формы и ее регистрации в национальном патентном ведомстве. Национальным законодательством могут быть предусмотрены отдельные требования к лицензионным договорам, лежащие в русле статей 8.2 и 40 Соглашения ТРИПС. Их несоблюдение сторонами договора может повлечь ничтожность договора. Сложности квалификации действительности договора на практике обусловлены тем, что могут быть подчинены различным режимам; рассматриваться либо в рамках соответствующего публичного органа, занимающегося вопросами промышленной собственности, либо в рамках конкурентного права (например, федеральной антимонопольной службой и, соответственно, в ряде случаев антимонопольными службами), либо в судебном порядке. Весьма уместно заметить, что последствия неисполнения условия о регистрации договора и несоблюдение норм материального права сами по себе не могут служить расширением правовых оснований при доказательстве неиспользования товарного знака по смыслу статьи 19.1. Даже при отсутствии письменного соглашения между сторонами использование товарного знака лицензиатом будет толковаться как использование по смыслу статьи 19.2 при условии контроля со стороны правообладателя. Ряд требований по определению фактов антиконкурентной практики могут привести к неоднозначным последствиям в контексте статьи 40.2. Так, если первое такое условие, содержащееся в п. 2 статьи 40, находит различное толкование применительно к патентам, нежели к товарным знакам, то иначе обстоит дело с условиями договора о возможном усовершенствовании предмета договора со стороны лицензиата. Все усовершенствования, а речь может идти о создаваемых во время действия договора технологических новшествах, должны автоматически передаваться лицензиару. Вместе с тем обратим внимание, что при возврате технической документации лицензиару условия договора находят обычное толкование (условие о цене, об объеме и содержании исключительных прав), если только не была предоставлена исключительная лицензия. Условия о действительности регистрации товарного знака и возможности признания недействительным лицензионного договора в отличие от патентного права представляются достаточно простыми, но при этом должны быть внесены в текст лицензионного договора. Условия патентного принудительного лицензирования, нередко квалифицируемые национальным законодателем в контексте товарных знаков как нелегитимные, встречаются в лицензионных договорах о предоставлении патентных прав на изобретение. Это условие корреспондирует с обязанностью лицензиата приобретать на возмездной основе иные лицензии того же лицензиара, если таковые относятся к освоению предоставленной технологии. Если провести параллель с товарным знаком, можно выстроить следующую модель правоотношений: в случае использования лицензиаром в отношении одного и того же товара или услуги более чем одного товарного знака при условии сходства знаков можно говорить о так называемых "сериях товарных знаков". Предоставление на них лицензии хотя и обязательно со стороны лицензиара, но в ряде случаев отсутствует. Практика опирается на возможность беспрепятственного использования товарных знаков, которые отличаются от базового товарного знака лишь незначительными элементами, согласно правилам п. 2 ст. 5 C Парижской конвенции. Напомним, что согласно данной статье допускается использование товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, и не влечет за собой ни недействительности регистрации, ни ограничения объема предоставленной охраны. Иными словами, отличия в форме не должны изменять характерные элементы знака. Решение о выполнении этого требования выносят компетентные органы страны, которые и ссылаются на данные положения Конвенции <25>. -------------------------------- <25> Боденхаузен. Указ. соч. С. 94.

Остановимся на некоторых примерах, иллюстрирующих отдельные условия лицензионного договора, которые могут быть квалифицированы как ведущие к антиконкурентной лицензионной практике. В качестве такового следует указать условие, разрешающее лицензиару вмешиваться в производство лицензионной продукции, осуществляемое лицензиатом. Участие лицензиара может предполагать изменение, ограничение объемов выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ценовую политику лицензиата, распространение продукции, включая экспортные поставки, а также вмешательство в политику сбыта и приема на работу сотрудников компании-лицензиата. Во-вторых, условие об обязательствах лицензиата приобретать ингредиенты, материалы, оборудование, сырье, которые необходимы для производства лицензионной продукции или оказания услуг, у лицензиара или в иных местах, указанных лицензиаром. В-третьих, условия, которые ограничивают, изменяют и в целом определяют лицензионную политику компании-лицензиата, в особенности ее технологического развития и выбора направлений научно-исследовательских и конструкторских работ. В-четвертых, условия, ограничивающие или направляющие в определенное русло стратегию маркетинга и рекламы лицензиата. В-пятых, условия о возложении на лицензиата обязанности о поддержании прав на лицензируемый товарный знак в стране лицензиата. Таким образом, в национальном законодательстве должны быть сформулированы правила, позволяющие отнести конкретную лицензионную практику к недобросовестной (антиконкурентной). В этом случае необходимо детально закрепить все возможные действия контрагентов лицензионного договора, которые могут вести к такого рода практике. На деле страны - члены ВТО обычно ограничиваются составлением примерного обобщающего подобного перечня, который закрепляется в законодательстве. Фактически каждый лицензионный договор должен быть подвергнут анализу с точки зрения недопустимости навязывания условий, ограничивающих ведение предпринимательской деятельности со стороны контрагента. Помимо предотвращения антиконкурентной практики национальный законодатель может предусмотреть два других существенных условия ведения добросовестной лицензионной практики. Первое из них - о контроле за качеством лицензионной продукции или услуг со стороны лицензиара. Второе касается контроля за соблюдением репутации товарного знака, которое осуществляется при внесении соответствующих условий в лицензионный договор. Судебная практика США выработала некоторые критерии, которыми должен руководствоваться лицензиар <26>. Предполагается, что контроль эффективен не всегда: если контрагенты в течение длительного времени ведут деятельность на условиях взаимной кооперации и им известно об используемых стандартах качества, логично было бы вообще отказаться от проведения инспектирования производственных площадей лицензиата. С другой стороны, контроль качества служит определенной обеспечительной мерой, которая позволяет производить лицензионные товары того же качества, что и лицензиар. Так, в ходе Уругвайского раунда переговоров по ВТО рядом делегаций было обращено внимание на то, что отсутствие императивных норм в законодательстве о контроле качества ведет к возможности отклонения от показателей качества продукции лицензиара и часто приводит к отказу в экспорте лицензионной продукции. Последнее обстоятельство крайне нежелательно для стран, закупающих западные технологии и стремящихся освоить западные рынки. Более низкое качество продукции лицензиата, как правило, встает барьером для экспортных поставок. В качестве примера укажем бразильское законодательство. В нормативном акте от 1975 года N 15/75, посвященном регулированию лицензионных соглашений в области промышленной собственности Бразилии, содержится правило о том, что лицензионная продукция должна обладать теми же показателями качества, что и соответствующая оригинальная продукция лицензиара, за исключением тех случаев, которые входят в сферу компетенции специальных государственных органов <27>. -------------------------------- <26> Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Importers, Inc., 289 F. 3d 589 (9th Cir., 2002). <27> Brazilian Normative Act N 15/75. 11/09/1975 // Industrial Property Review. 1975. N 9.

Концептуальное понимание необходимости контроля строится все на том же функциональном подходе к товарным знакам. Потребители воспринимают товарный знак как указание на то, что товары, им отличаемые, имеют или будут иметь определенное качество. В этой связи подчеркнем, что термин "качество" в данном контексте не будет означать ни предоставление гарантий, ни продукцию высшего класса. Качество понимается как гарантия постоянства, неизменности и предсказуемости в отношении товаров, на которых размещен конкретный товарный знак, где бы они ни приобретались покупателем. Итак, потребитель рассматривает товарный знак как указание на определенное качество товара или услуги. Международной практикой не выработано единственно верного способа осуществления контроля, поскольку он во многом будет зависеть от характера и видов лицензионной продукции. В качестве общих рекомендаций обычно приводятся следующие: необходима тщательная разработка стандартов продукции, документальная фиксация различного рода чертежей, инструкций, формуляров, сборочных данных, в соответствии которыми производится продукция, составляющих единый технологический процесс. Уместно зафиксировать возможность приобретения сырья, ингредиентов, комплектующих у определенных поставщиков. Нормы контроля целесообразно применять не только к самому товару, но также к упаковочному материалу, дизайну упаковки. Разумеется, при заключении договора должно быть гарантировано, что лицензиат способен достичь указанных лицензиаром стандартов. В условии о контроле должно быть предусмотрено положение о том, что лицензиат обязан периодически предоставлять образцы продукции и гарантировать доступ к своим производственным площадям, технологическим линиям. Это условие действенно лишь в случае договоренности сторон о том, что в случае рекламаций под вопрос будет поставлено дальнейшее производство лицензионной продукции. Иными словами, контроль может быть надлежащим только при соблюдении режима санкций при выявлении некачественной продукции или услуг. Кроме прочего, инспекции подвергаются складские помещения, ряд иных объектов недвижимости лицензиата, система дистрибуции товаров. Особо остановимся на видах контроля за лицензионными услугами, когда при отсутствии материального носителя товарного знака приходится прибегать к индивидуальной разработке форм и способов контроля за предпринимательской деятельностью лицензиата. В числе первых укажем на контроль за использованием товарного знака. Чем большее число сторон наделено правом использования одного и того же знака, тем выше вероятность ослабления его различительной способности (доктрина ослабления, англ. dilution doctrine). Лицензиару целесообразно предусмотрительно регулировать использование знака, с тем чтобы избежать превращение знака в родовое обозначение. Если тот способ, которым данный знак должен конкретно использоваться, лицензиатом не установлен, с достаточной степенью определенности можно предположить, что лицензиат будет вносить свои творческие элементы при использовании знака, что не всегда согласуется с интересами лицензиара. Предписания по режиму использования, во-первых, содержат требования общего характера. К ним относят требование об использовании символа R, TM, иных символов, указывающих на произведенную регистрацию знака. Обычно не используют товарный знак во множественном числе, в притяжательной форме, с дефисом, в глагольной форме. Предписания специального характера содержат требования об указаниях логотипа, размещения на упаковке. И в этом случае лицензиар должен иметь возможность периодически получать от лицензиата образцы, доказывающие соблюдение предписанного им режима использования товарного знака. Из статьи 21 по общему правилу следует запрет на выдачу принудительных лицензий. Принимая во внимание, что главная функция товарного знак - идентифицировать товары, признание принудительного лицензирования привело бы к отрицанию этой функции. В этом случае потребители не смогли бы сориентироваться в происхождении определенного товара, налицо было бы введение общественности в заблуждение. На этих основаниях и строился главный аргумент участников переговоров по ТРИПС. Немалый вклад в переговорный процесс был внесен Международной ассоциацией по промышленной собственности, АИППИ <28>. В Резолюции АИППИ отмечалось, что товарный знак должен использоваться правообладателем, который и вправе выбрать лицензиата. Кроме прочего, акценты делались на том, что покупатели в условиях принудительного лицензирования товарных знаков будут дезориентированы. -------------------------------- <28> AIPPI, Question 68, Economic Significance, Functions and Purpose of the Trademark, Resolution, Executive Committee of Toronto, September 23 - 29. 1979 (www. aippi. org).

Большинством стран-членов идея принудительного лицензирования товарных знаков изначально была отвергнута, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих норм в национальных законодательствах о товарных знаках. Пожалуй, лишь ряд латиноамериканских стран, в частности Бразилия, признают возможность применения этого института, в особенности когда правообладатель отказывается от предложения лицензиата о продлении лицензионного договора <29>. -------------------------------- <29> Документ ВТО MTN. GNG/NG11/W/24/Rev.1.15.09.1988.

Если обратиться к модели принудительного отчуждения прав на товарный знак, то здесь складывается иная картина. Доктрина и практика зарубежных стран признают возможность принудительного отчуждения прав на товарный знак, если лицензиар ведет или собирается вести нечестную лицензионную торговлю и при этом квалификацией неправомерных антиконкурентных действий занимается антимонопольная служба. Так, Верховным судом США еще в 50-х годах в решении по делу Ruberoid <30> было отмечено, что целью Федеральной торговой комиссии в этом споре было воспрепятствовать ведению незаконной практики в будущем, а не привлечь к ответственности за уже содеянное правонарушение. В этой связи заметим, что суды не должны чинить препятствий коммерческой практике, которая не квалифицируется как незаконная. В свою очередь, способы ведения незаконной конкурентной практики формулируются Федеральной торговой комиссией по заданию Конгресса США с предоставлением последней весьма широких полномочий. -------------------------------- <30> Federal Trade Commission v. Ruberoid Co, 343 U. S. 470, 473, 1952.

На первый взгляд, положения статьи 21 ТРИПС все же обращены на институт принудительного лицензирования, но никак не на принудительное отчуждение прав на знак. Вместе с тем практика такова, что статья 21 позволяет законодателю два способа ограничения или вовсе лишения прав на товарный знак. В первом предполагается лишение прав на товарный знак, а во втором - принудительное предоставление прав на знак третьим лицам. Опять же в первом случае мы имеем дело с более радикальным решением, которое влечет, как правило, своеобразное "резервирование" данного знака. Национальным патентным органом на определенный период времени накладывается запрет на предоставление охраны этому товарному знаку. Во втором случае принудительное лицензирование обычно проводится по следующему сценарию: избираемый контрагент как потенциальный лицензиат должен представить уполномоченным органам доказательства, что у него имеются производственные и иные ресурсы, которые обеспечат качество лицензируемых товаров и услуг, их соответствие стандартам первоначального правообладателя. Разумеется, принудительное лицензирование не лишает первоначального правообладателя возможности принимать меры по защите исключительных прав на знак, поскольку номинально он не лишается этих прав. Что не совсем укладывается в структуру статьи 21 ТРИПС, так это вопросы лишения прав на товарный знак. Оправданным представляется применять конструкцию лишения прав, поскольку она заложена разработчиками Соглашения в пункте 1 ст. 1 ТРИПС: национальному законодателю разрешено использовать подходы более сильной защиты прав, которые находятся в русле требований Соглашения. Присутствие в конструкции статьи 21 термина "лишение прав" дает основания для подобного толкования. Поскольку лишение прав на знак в контексте ст. 21 исходит из наличия недобросовестной лицензионной практики, то логичнее было бы включить подобные санкции в структуру статьи 40, полностью посвященной пресечению антиконкурентной лицензионной практики. Вполне очевидно, что предусмотренная ТРИПС выдача принудительной лицензии на изобретение несовместима с лишением прав на товарный знак, который размещается на запатентованной продукции, в которую внедрено данное изобретение. Предположим конкретную ситуацию, когда начинает производиться запатентованная продукция, в отношении которой целенаправленно разрабатывается товарный знак, позволяющий впоследствии правообладателю продвигать свои товары на рынках. При выдаче принудительной лицензии на изобретение значительные трудности возникают вокруг использования зарегистрированного правообладателем знака, поскольку принудительное лицензирование знака, согласно ст. 21, недопустимо. Вместе с тем представляется недопустимым использовать отчуждение прав на знак, понимая, что принудительная лицензия выдается на ограниченный срок, не превышающий действие патента. Столь непростую ситуацию пытаются урегулировать, привлекая предоставляемую Соглашением возможность обращаться к институту ограничений исключительных прав (fair use exception). Но его применение не вполне оправданно, поскольку может входить в противоречие с требованиями статьи 17 ТРИПС о соблюдении законных интересов правообладателя товарного знака, в качестве которого в нашем случае выступает держатель патента. Обращение к Парижской конвенции, которая предусматривает среди прочих оснований выдачу принудительной лицензии на изобретение на условиях неисключительной лицензии и с возможностью выдачи сублицензий только вместе с предприятием, не дает нам очевидных разъяснений <31>. -------------------------------- <31> Своеобразным решением проблемы столкновения патентных прав и прав на товарный знак в условиях принудительной лицензии можно считать подход, примененный Верховным судом США при рассмотрении спора Crescent Amusement в 1944 году, когда была применена доктрина "испорченности доказательств" (fruits doctrine). Дело рассматривалось в рамках антимонопольного законодательства с применением конструкции об обязательном привлечении предмета спора прав на зарегистрированный товарный знак. United States v. Crescent Amusement Co., 323 U. S. 173. 1944.

Принудительная лицензия на товарный знак, которым будут маркироваться запатентованные товары, сама по себе не решала бы вопросы приобретения или лишения конкурентных преимуществ, которыми располагает первоначальный правообладатель патента и товарного знака. Право на товарный знак здесь выступает скорее как субсидиарное, являясь дополнительным инструментом лицензионной стратегии. Но и здесь имеются некоторые исключения. Так, в сфере фармацевтической промышленности, когда на все запатентованные ингредиенты медицинского препарата правообладатель стремится получить исключительные права посредством института товарного знака, складывается особая ситуация. Предоставление патентных прав на эти ингредиенты посредством принудительного лицензирования автоматически влечет за собой потребность урегулировать права на товарные знаки, которые состоят преимущественным образом из словесных обозначений запатентованных ингредиентов. Национальным патентным службам приходится обращаться за помощью в соответствующие компетентные органы, представляющие собой подразделения министерств и ведомств, отвечающих за здравоохранение и оборот медицинских препаратов. Если в отношении запатентованного ингредиента, согласно статье 20, предоставлено право его исключительного использования, то приходится аннулировать это право, преобразуя исключительные права на товарный знак, отличающийся различительной способностью, в обозначение, которое перестало отвечать этому правообразующему критерию. Как следствие, выделять его в имущественном обороте как вошедшее во всеобщее употребление обозначение, которое может свободно, беспрепятственно использоваться для индивидуализации запатентованных лекарств, но уже перешедших в разряд дженериков. Иными словами, принудительное лицензирование запатентованных лекарственных препаратов приводит не только к предоставлению патентных прав третьим лицам, но и к лишению исключительных прав на товарный знак посредством отказа от регистрации. Интересно заметить, что отказ от регистрации осуществляется не напрямую через патентное ведомство, а через вышеупомянутые компетентные органы министерств и ведомств по охране здоровья населения. Последние извещают патентные ведомства, что использование соответствующих товарных знаков в режиме исключительных прав невозможно, поскольку обозначения переходят во всеобщее употребление как дженерики. Текст статьи 20 содержит в этих целях конструкцию "специфические товары и услуги" ("specific goods or services in question of that undertaking"). В итоге имеем своего рода законный мотивированный отказ правообладателя знака от предоставленных ему прав. Другой путь к достижению аналогичной цели представляется еще более проблематичным. Он состоит из мер судебных запретов, которые соответствующие государственные органы должны осуществить в отношении товарных знаков по основаниям нарушения публичных интересов.

Выводы

Развитие института товарного знака в современном частном праве напрямую связано с функцией знака указывать происхождение товара и укреплять конкурентные преимущества правообладателя. Все более заметны тенденции расширения правовой охраны знаков, приобретших известность в обороте, что нередко ведет к смещению баланса интересов участников оборота, снижает вероятность узнаваемости знака, поскольку знаком маркируются разнообразные товары и услуги одного правообладателя. Оценка нематериальных активов с учетом известных товарных знаков приводит к непомерному удорожанию бизнеса правообладателей известных знаков, обеспечивая им дополнительные конкурентные преимущества в обороте. Наблюдаются тенденции роста выдачи принудительных лицензий на товарные знаки, обеспечиваемые правилами Соглашения ТРИПС. При формальном запрете принудительного лицензирования придание статуса антиконкурентной лицензионной практики позволяет фактически осуществлять изъятие отдельных товарных знаков из оборота, в особенности в фармакологическом секторе. Вместе с тем необходимость в закреплении законодателем понятия "принудительная лицензия" отвергается по причинам ее доктринальной несостоятельности. Удлинение сроков охраны знака за счет неограниченного продления регистрации приводит к тому, что резервирование некоторых привлекательных графических элементов в структуре знака позволяет его правообладателю становиться своеобразным монополистом. Наряду с этим явны тенденции усиления требований к доказательствам по использованию товарного знака. Особенно они заметны в отношении недавно зарегистрированных знаков. Фактическое неравенство положения в обороте правообладателя известного знака и правообладателя, только начинающего свою предпринимательскую деятельность, приводит к тому, что известные знаки препятствуют развитию аналогичных знаков, близких к ним по структуре и содержанию. Эта тенденция в доктрине нашла оформление как "расширенная охрана знаков в отношении неоднородных товаров и услуг". Понятие "использование" знака в различных юрисдикциях получает различное толкование. При достижении гармонизации в контексте международной регистрации товарных знаков следует говорить о различных подходах к установлению критериев охраноспособности знака и моделей исчерпания исключительных прав на знак. Особенно эти тенденции заметны при изменении общей правовой концепции охраны с введением в силу положений Соглашения ТРИПС. Неопределенность в контексте границ исключительных прав на товарный знак и соотношения с правом на географическое указание позволяет делать выводы о правовой неопределенности в сфере регулирования этих объектов и в контексте международного частного права. Создание в рамках ВОИС Центра по арбитражу только частично разрешает имеющиеся противоречия в альтернативных способах рассмотрения споров в этой области. Правила ВОИС 1999 года в основном направлены на гармонизацию процедуры разбирательства исходя из преимущественных возможностей истца в выборе состава арбитров и применимого права. Регулирование правового режима домена касательно пересечения с правами на товарный знак в большинстве правопорядков исходит из понятия "добросовестный владелец домена". При этом в доктрине и практике разработаны критерии недобросовестной регистрации доменного имени. Правовой статус доменного имени не закреплен в законодательстве об интеллектуальной собственности. Институт исключительных прав на доменное имя не распространяется.

Название документа