Лицензионный договор как инструмент инвестиционной политики

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 мая 2011 года

В. В. ПИРОГОВА

Пирогова Вера Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, патентный поверенный Российской Федерации.

В условиях глобализации экономики растет привлекательность лицензионной торговли объектами интеллектуальной собственности как для внешних инвесторов, так и для государства-реципиента. В статье анализируются некоторые правовые аспекты лицензионного договора, риски сторон при его заключении, а также специфика конкурентных правоотношений в контексте лицензионной практики. Особое внимание обращается на антиконкурентные нормы в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Указывается на целесообразность разработки дополнительных критериев термина "антиконкурентная лицензионная практика" российским законодателем с использованием опыта ведущих стран - технологических лидеров. Подчеркивается, что в России необходимо совершенствовать правовые механизмы по созданию благоприятных условий для инвестирования и ускорения темпов инновационного развития посредством ведения международного технологического обмена.

Ключевые слова: Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Всемирная торговая организация, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, инвестиции, лицензионная торговля интеллектуальной продукцией, лицензионный договор, ноу-хау, патент, инновация, антиконкурентная лицензионная практика, технологическое лидерство, недобросовестная конкуренция, монополизация рынка.

Вложение капитала в сфере высоких технологий обеспечивает высокую доходность, поэтому лицензионная торговля объектами интеллектуальной собственности привлекательна для инвесторов. Вместе с тем правообладателю зачастую выгоднее предоставить лицензиату разрешение на использование инноваций, чем самому расширять производственные мощности, организовывать новые производства и осваивать рынки сбыта. Очевидно, что для реализации приобретенного права на использование результата интеллектуальной деятельности внешний инвестор отдаст предпочтение регионам с благоприятным инвестиционным климатом. Для привлечения инвестиционных потоков в российскую экономику важно создать эффективную инновационную среду и способствовать развитию институтов, имеющих непосредственное отношение к сфере интеллектуальной собственности. Интересы различных участников инвестиционных проектов пересекаются в том, будет ли отдача от лицензионной торговли превышать выгоды, которые можно извлечь при ведении самостоятельного бизнеса с использованием собственного научно-технологического задела, или же следует отдать предпочтение сторонним разработкам (с точки зрения лицензиата) или стороннему освоению производства лицензионной продукции (с точки зрения лицензиара) в условиях лицензионного договора на использование изобретений, ноу-хау, промышленного дизайна, авторских прав и товарных знаков. Помимо экономической, актуальны еще политико-правовая и социальная составляющие инвестиционного проекта. При прочих равных инвестор отдает предпочтение тем регионам, следовательно, тем контрагентам, которые будут осваивать лицензию при наличии благоприятного инвестиционного климата <1>. Последний предполагает разработанность правовой базы реципиента, в особенности налогового права, а также наличие системы адекватного отражения и учета нематериальных активов; состояние и степень морального износа основных фондов; уровень образования и мотивацию к обучению научно-технического и рабочего персонала; элементы трудового права в части заключения и исполнения трудового контракта; оснащенность производственных площадей оборудованием по утилизации отходов, системами вентиляции, водоочистки, соответствующих современным требованиям к охране окружающей среды. Инвестором оцениваются система хранения и транспортировки готовой продукции, рынки сбыта, уровень подготовки персонала. В контексте капиталовложений существенную роль играют направленность и ориентированность инвестиционной государственной политики. -------------------------------- <1> Пирогова В. В. Интеллектуальная собственность: инвестиции и международный технологический обмен // Вестник МГИМО. 2011. N 1 (16). С. 265 - 270.

Нельзя оставлять без внимания возможное влияние высокопоставленного чиновничества, представляющего властные структуры, на судьбу ряда инвестиционных проектов, особенно в сфере технического переоснащения отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение для экономики страны. Для инвестора важны как геополитические, так и социокультурные особенности региона. Отечественная экономика в переходном периоде отличается непредсказуемостью и располагает достаточно устаревшими производственными фондами в условиях высокого образовательного ценза населения и хороших показателей обучаемости специалистов. Вместе с тем предпринимателям нередко выгоднее закупать готовую продукцию в третьих странах (Китай, Вьетнам), чем заниматься модернизацией производства и организацией новых предприятий на территории России. В качестве одного из аргументов приводится наличие сырьевого ресурса, который якобы может обеспечить не одно поколение российских граждан. В настоящее время государства, по тем или иным причинам оставшиеся без доступа к новым технологиям, все более и более отстают в развитии от своих соседей, в результате чего происходит вынужденная переориентация экономики на обслуживание западных транснациональных компаний (ТНК) с производством трудоемкого оборудования, полуфабрикатов, запасных частей в лучшем случае или обеспечением сырьевой базы в худшем. Некоторые из них переориентируются на промышленное производство, основанное преимущественным образом на нелегальном копировании западных технологий. В обоих случаях перспективы экономического роста государства с наименее развитой экономикой в условиях быстрых темпов технического прогресса значительно снижаются. Страна будет находиться под влиянием интересов иностранных инвесторов, диктующих жесткие условия инвестирования. Положение отечественной экономики нельзя назвать бесперспективным, т. к. инвестиционная деятельность осуществляется в русле закупки и освоения новейших технологий. В качестве примера осуществления технологического прорыва уместно привести достаточно показательный опыт Японии. В 1950-х гг. в послевоенной Японии наблюдалось технологическое отставание от ведущих западных стран на 20 - 30 лет. Разработанные государством шаги по преодолению данной проблемы включали рациональную закупку иностранных разработок. За десять лет Японией было приобретено порядка 2 тыс. лицензий. Местные эксперты производили отбор технологий, руководствуясь следующими правилами: избирать новейшие из них и закупать пакеты лицензий с тем, чтобы не зависеть от импорта оборудования, сырья и запчастей, уметь организовать лицензионное производство таким образом, чтобы в ближайшие десятилетия наладить собственное производство уже на основе своих усовершенствованных разработок, которые бы не нарушали права зарубежных правообладателей. Также ставились задачи организации мониторинга научно-технической информации по отдельным отраслям экономики, в особенности в электронной и автомобильной промышленности, и значительного роста производительности труда. Успешное лицензионное производство позволило Японии уже к 1970-м гг. стать страной, поставляющей отдельные виды электроники, информационных технологий, и впоследствии выйти в лидеры среди экспортеров технологий <2>. -------------------------------- <2> Сумин А. В., Харламова В. Н., Абрамова А. В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. М.: МГИМО, 2010. С. 157.

Приобретение новейших разработок может служить ступенью для превращения отдельных секторов внутренней экономики в конкурентноспособные среди ведущих компаний, в связи с чем возникает целый перечень вопросов вокруг заключения и исполнения лицензионных договоров, т. н. стратегии лицензирования интеллектуальной собственности. В современных экономических условиях капиталовложения все более соотносятся с инновациями. Поступления от торговли лицензиями в США за период 1995 - 2006 гг. увеличились в два раза и составили сумму в 60 млрд. долл. Платежи по ввозу зарубежных лицензий на 2006 г. равнялись 30 млрд. долл. (положительный баланс). Основные потоки лицензионных платежей сосредоточены между США, Евросоюзом (ЕС) и азиатскими странами во главе с Японией <3>. Будучи мировым лидером в патентной охране инновационных решений, США является и законодателем мировой инвестиционной политики. Вложения осуществляются различными способами, начиная от прямого финансирования и заканчивая совместными научными исследованиями. Формы инвестирования чаще всего зависят от интересов сторон и совокупности элементов, называемых инвестиционной привлекательностью или благоприятным инвестиционным климатом. -------------------------------- <3> Сумин А. В., Харламова В. Н., Абрамова А. В. Указ. соч. С. 154 - 155.

Российская экономика, отличающаяся высоким и не утраченным еще творческим и научным потенциалом и в то же время испытывающая сложности переходного периода, может занять особое место среди стран, готовых привлекать и осваивать инвестиционные потоки. Для этого важно создать эффективную инновационную систему и способствовать развитию институтов, имеющих непосредственное отношение к сфере интеллектуальной собственности <4>. -------------------------------- <4> Лопатин В. Н. Государство и интеллектуальная собственность: переход к инновационной экономике. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: Сб. научных трудов / Под ред. В. Н. Лопатина. М., 2008. Т. 1. С. 18.

Представляется, что наряду с усилиями государства по вовлечению в оборот охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и усиления контроля за использованием новшеств, создаваемых за счет государственного финансирования, необходимо обратиться к реальной ситуации на международном рынке интеллектуальной собственности. Этот позволит более четко определить место и перспективы России в международном разделении труда и освоении инвестиций в условиях глобализации. Направляя инвестиционные потоки в высокотехнологичные отрасли промышленности, государство и частный бизнес получают наибольшую прибыль. При этом ни одна компания не выходит на внешние рынки без получения конкурентных преимуществ с помощью прав интеллектуальной собственности (патентов на изобретения, охраны ноу-хау, товарных знаков и т. д.). Инструменты патентной политики уже давно находятся в арсенале государств-экспортеров технологий. Патенты предоставляют правообладателю возможность устанавливать максимально высокие цены на продукцию; служат легальным средством для расширения бизнеса посредством лицензирования <5>. Лицензионная стратегия большинства ведущих компаний основывается на преимуществах торговли лицензиями. Без инвестиций в создание новых рабочих мест и строительство производственных площадей обладатель лицензии (лицензиар) осваивает новые рынки сбыта, получая значительные вознаграждения в виде лицензионных платежей от пользователя (лицензиата). На данный момент по зарубежному патентованию российские показатели в сравнении с американскими патентами, истребованными за рубежом, в 100 раз меньше <6>. Выход отечественных компаний на международные рынки сопряжен со многими сложностями, в т. ч. с тем, что новейшие знания преимущественно по всем отраслям науки и техники облечены в патентные права и не доступны для свободного использования. Это отражается на снижении числа заключаемых лицензионных договоров между российскими предприятиями, поскольку интерес к закупке лицензий, не обладающих высокой конкурентоспособностью, невелик <7>. В России на рынке интеллектуальной собственности параллельно наблюдается и иная негативная тенденция: ряд технологий, особенно в сфере вооружения, оказавшись за рубежом, часто используется без соответствующего контроля со стороны лицензиара, не принося российской казне соответствующей прибыли. -------------------------------- <5> Gross. Der Lizenzvertrag. Muenchen, 2007. <6> Лопатин В. Н. Указ. соч. С. 23 (показатели приводятся за 2006 г.). <7> См. годовые отчеты Роспатента. www. rupto. ru.

Для российской экономики сейчас наиболее привлекательны инвестиции в интеллектуальную продукцию как наиболее прибыльные и перспективные с точки зрения перехода государства к инновационной экономике. С учетом монополизации новейших технологий и их сосредоточения в западных странах - технологических лидерах отечественная стратегия инвестирования должна принимать в расчет реальную ситуацию необходимости получения доступа к ним посредством разумного лицензирования.

Торговые аспекты интеллектуальной собственности

Современные отечественные исследования, посвященные анализу и прогнозам развития экономики России, объединяет понятие "экономика знаний". Не так давно присутствовавшие в экономико-правовой литературе определения "новые технологии", "конкурентноспособность НИОКР" <8> уступили место категориям социогуманитарного характера. В то же время западными экономистами делаются выводы о невозможности достижения развивающимися странами должного уровня инвестиционной привлекательности из-за отставания в морально-этическом развитии нации и нежелания интегрироваться в мировое сообщество; фактор "знаний" в развивающихся странах оценивается как крайне опасный <9>. -------------------------------- <8> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Термин "инновационное развитие" связывают с различными новейшими экономическими теориями западных маркетологов и философов. Их цель - убедить общественность в необходимости подчиниться правилам так называемого цивилизованного мира, который может разумно распорядиться творческим и научным потенциалом иных стран <10>. Интеллектуальное предпринимательство, стратегическое мышление, экономика знаний ставятся в зависимость от интеллектуального бесстрашия и толерантности к информационной избыточности <11>, в то время как успех конкретной экономики по-прежнему тесно связан с доступом государства к новым технологиям <12>. -------------------------------- <10> Исследования, проводимые при поддержке Российского гуманитарного фонда научных исследований, положены в основу одной из глав книги "Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями" / Под ред. Б. З. Мильнера. М.: Инфра-М, 2010. С. 26 - 45. <11> Там же. С. 350. <12> Sack R. Das internationale Wettbewerbs - und Immaterialguterrecht nach der EGBGB - Novelle // Wettbewerb in Recht und Praxis. 2002. N 3. S. 269 - 289.

Инструмент монополизации новейших знаний был создан и успешно применяется уже более столетия в международном технологическом обмене. Этот инструмент называют интеллектуальной собственностью, правовая охрана которой способствует развитию конкурентной среды на технологических рынках и формирует инвестиционные портфели. Ничего другого, никаких иных правовых инструментов мировое сообщество с тех пор не изобрело. Со времени создания Всемирной торговой организации (ВТО) тематика интеллектуальной собственности обрела новые - торговые <13> - аспекты. В связи с глобализацией рынков она все чаще становится легальным инструментом для освоения новых рынков сбыта и пресечения несанкционированного копирования технологий со стороны развивающихся стран <14>. -------------------------------- <13> Maskus, Keith, Reichman. International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime... Cambridge University Press, 2005. ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Статья Пироговой В. В. "Соглашение ТРИПС (ВТО): ограничения исключительных прав и общественные интересы" включена в информационный банк согласно публикации - Журнал международного частного права, 2010, N 3. ------------------------------------------------------------------ <14> Пирогова В. В. Соглашение ТРИПС (ВТО): ограничения исключительных прав и общественные интересы // Московский журнал международного права. 2010. N 4 (80). С. 72 - 85.

Чтобы выйти на международные рынки, компании вынуждены прибегать к получению патентных прав, без которых на сегодняшний день немыслима конкуренция. Мировое бизнес-пространство охвачено сетью патентных монополий, поэтому инвестиции в новые проекты сопряжены с вопросами: кому принадлежат патенты в данном секторе предпринимательской деятельности; какими путями можно выстроить модель совместного предпринимательства? Активно закупаются технологии в Бразилии, Китае, Мексике, Аргентине и Индии <15>, что говорит о расстановке интересов стран-экспортеров и импортеров, стремящихся не допустить технологического отставания экономики и перехода в разряд государств, выступающих исключительно в качестве поставщиков природных ресурсов. -------------------------------- <15> Carlos M. Correa. Intellectual Property Enforcement. International Perspectives. Cheltenham, UK, 2010.

Инвестирование в современные технологии в России должно начаться с разработки инвестиционного портфеля по отбору и закупке технологий и обучения высококвалифицированных специалистов по закупке лицензий, включая высококвалифицированных инженеров-технологов.

Правовое регулирование лицензионной торговли

Современной правовой доктриной признается, что лицензионный договор относится к одному из самых сложных типов гражданско-правовых договоров с характерным повышенным предпринимательским риском для обеих сторон. Эти риски обусловлены в первую очередь спецификой предмета договора, поскольку предоставляется не материальный предмет, а совокупность знаний, идей, сведений, охраняемых исключительными правами. В ряде специальных законов начала 1990-х гг., посвященных отдельным объектам интеллектуальной собственности, закреплено понятие лицензионного договора, но не освещены вопросы, касающиеся его предмета, исполнения, а также гражданско-правовой ответственности. С кодификацией российского законодательства об исключительных правах было введено более детальное регулирование лицензионного договора: одна сторона, выступая обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензионный договор заключается только в отношении действующего исключительного права <16>. Лицензиат может использовать охраняемое новшество лишь в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. -------------------------------- <16> Комментарий к Гражданскому кодексу. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. М., 2009. Том 2. С. 230.

В Гражданском кодексе (ГК) закреплены правила о цене (вознаграждении), сроке, территории действия лицензионного договора, его государственной регистрации в патентном ведомстве; о возможности контроля за деятельностью лицензиата со стороны лицензиара. Действие лицензионных договоров всегда приводит к появлению на аналогичных товарных рынках конкурентов, к которым следует причислить и лицензиатов. Но их коммерческая деятельность желательна для самих лицензиаров, ведь факт заключения лицензионного договора основывается на известном принципе свободы договора. При этом лицензиаром осознается, что выход деятельности лицензиата из-под контроля может привести к нежелательным последствиям для его собственного бизнеса. Негативные последствия проявляются при столкновении нескольких хозяйствующих субъектов на одной территории (рынке сбыта), несоблюдении параметров качества лицензионной продукции со стороны лицензиата, ведении лицензиатом собственной ценовой политики. Следует подчеркнуть, что ряд важных правил, касающихся лицензионной торговли, не нашел отражение в ГК. Среди них, в частности, правила, регулирующие порядок возврата технической документации лицензиару в случае прекращения лицензионного договора, контроль за технологическими усовершенствованиями, которые в ряде случаев лицензиат осуществляет при освоении технологии и порядок их использования, что особенно важно в контексте модернизации закупленных зарубежных технологий. Иными словами, желательно таким образом закрепить в договоре порядок использования вносимых улучшений, чтобы по окончании его сроков возможно было бы на их основе создавать собственные, независимые технические новшества и оформлять на них патентные и иные права и закладывать впоследствии в технологии, полностью принадлежащие российским правообладателям. Этот легальный прием повсеместно используется в международной лицензионной практике. В Федеральном законе Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <17> (п. 4 ст. 10) отмечается, что требования о запрете использовать доминирующее положение на рынке не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Но в ст. 12 о "вертикальных" соглашениях не зафиксирована новелла, посвященная лицензионным договорам, законодатель в этом случае ограничился лишь ссылкой на договор коммерческой концессии. -------------------------------- <17> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 1 марта 2011 г.) (принят ГД ФС Российской Федерации 8 июля 2006 г.).

Вступая в правоотношения, участники лицензионного договора на законной основе стремятся расширить рынки сбыта, установив возможно высокие цены на реализуемую продукцию. Их действия не противоречат законодательству, если подпадают под ст. 14 о запрете недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав. Закон не содержит критериев, позволяющих лицензионную практику отнести к антиконкурентной. Данное упущение пока не влечет негативных последствий, поскольку и сама лицензионная практика только начинает складываться. Ситуация может радикально измениться при вступлении России в ВТО, когда для страны станут обязательными правила ст. 40 Соглашения ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) о пресечении антиконкурентной практики. Правилами ст. 40 устанавливается, что некоторые виды лицензионной торговли ограничивают свободную конкуренцию, могут оказывать неблагоприятное воздействие на торговлю и распространение технологий; при этом сами страны устанавливают их виды, называя ведение такой практики злоупотреблением правом. В ст. 40 ТРИПС содержатся три группы ограничений. Первая получила название "условия возврата исключительных прав", т. е. пакета технической документации лицензиару (exclusive grantback conditions). Вторая - "условия, предотвращающие оспаривание юридической силы" (conditions preventing challenges to validity). Третья группа ограничений сформулирована как "передача пакета принудительного лицензирования" (coercive package licensing). Во всех случаях государства-члены могут, как указано в п. 2 ст. 40 Соглашения ТРИПС, самостоятельно принимать надлежащие меры по предотвращению подобной практики или контролю за ней. Из формулировки следует альтернативное решение национального законодателя либо устанавливать критерии недобросовестной лицензионной торговли и меры по контролю за такой торговлей, либо отказаться от них. В таком случае предлагается отдать решение вопроса на усмотрение административной или судебной практики. Для стран общего права последнее решение не представляется чем-то особенным. В странах континентального права, где законодательное регулирование конкурентных правоотношений в сфере инноваций всегда имело немаловажное значение, это находит отражение в комплексе гражданско-правовых и административных норм. Последний блок норм преимущественным образом обеспечивает установление правил по рассмотрению и выдаче охранных документов патентными ведомствами. Итак, теперь уже не составляет особого труда сделать выводы о том, насколько важными становятся в отношении регулирования технологического обмена конкурентные отношения, которым традиционно уделялось на протяжении почти двух столетий развития права интеллектуальной собственности второстепенное значение. Значение конкурентного права в контексте интеллектуальной собственности объясняет повышенный интерес ряда зарубежных стран к обновлению антимонопольного законодательства и законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции <18>. Этот вопрос должна была решить общая норма ст. 10.bis Парижской конвенции. Однако практика периода после принятия Соглашения ТРИПС показывает совершенно иную расстановку приоритетов регулирования. -------------------------------- <18> Sack R. Das internationale Wettbewerbs - und Immaterialguterrecht nach der EGBGB - Novelle // Wettbewerb in Recht und Praxis. 2002. N 3. S. 269 - 289.

Важным источниками регулирования лицензионной торговли для стран Европейского союза являются ст. ст. 81, 82 Договора о ЕЭС (Европейского экономического сообщества) и Регламент ЕС N 772/2004 о передаче технологий <19>. В США подобные законодательные инициативы были выдвинуты в середине 1990-х гг. и реализованы с принятием Руководства о лицензировании прав интеллектуальной собственности <20>. Впервые в международной практике в стране были введены понятия "инновации" и "технологические инновации" <21>, используемые сегодня во всем мире. Нововведения были вызваны необходимостью отграничения инновационных разработок от охраняемых правами интеллектуальной собственности решений. Это обособление в обороте отдельных новшеств позволяло разработчикам дифференцированно подходить к выбору лицензионной стратегии, поскольку в отношении запатентованной, охраняемой лицензионной продукции предоставлялись особые налоговые льготы. В отличие от патентных лицензий обычные инновации реализовывались в ином правовом режиме, без предоставления налоговых льгот, но с рядом иных преимуществ в процессе их промышленного производства. -------------------------------- <19> Reg. 772/04 Official Journal L. 123/11, 2004. International Licensing and Technology Transfer Practice and Law. <20> Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property: www. usdoj. gov/atr/public/guidelines/0558.php. <21> Еременко В. И. Патентно-антитрестовские дела в правоприменительной практике США // Патенты и лицензии. 1998. N 2. С. 32 - 39.

Между основными торговыми партнерами в сфере технологий были созданы достаточно детальные правила определения нечестной лицензионной торговли, в частности антиконкурентной практики. Несколько иная ситуация складывалась в Японии, где всегда традиционно сильные позиции занимало государственное регулирование внешней торговли. Поэтому на определенном этапе развития международной лицензионной торговли в стране были разработаны многочисленные инструкции, издаваемые министерствами и ведомствами, включая Федеральную торговую комиссию <22>. Подобные нормативные акты позволяют избегать многих неясностей в толковании, следует ли относить конкретный вид лицензионной практики к антиконкурентной. -------------------------------- <22> В частности, разработанное Федеральной комиссией по торговле Положение о системе дистрибуции и коммерческой деятельности от 11 июля 1991 г., один из разделов которого посвящен предотвращению неправомерного параллельного импорта в Японию. Heath. From "Parker" to "BBS" - The Treatment of parallel imports in Japan // IIC. 1993. Vol. 24, 183.

Название документа