Организация 1 (лицензиар) заключила лицензионный договор с организацией 2 (лицензиатом) на использование исключительного права на товарный знак (передана исключительная лицензия). При этом организация 1 (лицензиар) после заключения договора начала осуществлять деятельность (выпуск продукции с тем же брендом, на той же территории) с переданным товарным знаком, при этом условие о запрете лицензиару осуществлять деятельность с тем же товарным знаком в договор не включалось. Организация 2, посчитав, что данная деятельность является проявлением недобросовестной конкуренции, обратилась в суд с требованием прекратить осуществление лицензиаром деятельности со спорным товарным знаком. Правомерно ли указанное требование?

Ответ: Если организация 1 (лицензиар) заключила лицензионный договор с организацией 2 (лицензиатом) на использование исключительного права на товарный знак (передана исключительная лицензия), в котором не было предусмотрено условие о запрете лицензиару осуществлять деятельность с тем же товарным знаком, то требование организации 2 о прекращении осуществления лицензиаром деятельности с товарным знаком неправомерно.

В заключенном лицензионном договоре отсутствует условие о запрете использования лицензиаром исключительного права на товарный знак, и, соответственно, лицензиар не теряет права на использование указанных объектов в своей деятельности, поскольку, заключая лицензионный договор, лицензиар передает права на использование исключительных прав на объект, а не сами исключительные права.

Обоснование: Согласно пп. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договору об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионным договором).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

На основании п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Пункт 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) закрепляет, что недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 14 Закона N 135-ФЗ не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В силу п. 14 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении п. 1 ст. 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.

Таким образом, если в договоре отсутствует условие о запрете использования лицензиаром переданных лицензиату исключительных прав, то за лицензиаром сохраняется право использования указанного объекта исключительных прав, соответственно, он любым правомерным способом по своему усмотрению может использовать и распоряжаться указанным объектом.

Интересной представляется правовая позиция Президиума ВАС РФ в Постановлении от 20.09.2011 N 2549/11, где рассматривалось дело о прекращении деятельности правообладателя в рамках договора коммерческой концессии, так как пользователь посчитал это проявлением недобросовестной конкуренции. Президиум ВАС РФ отметил, что в договоре коммерческой концессии отсутствует условие о том, что за правообладателем не сохраняется право самому использовать товарный знак. Не могут признаваться недобросовестной конкуренцией действия правообладателя исключительных прав, в данном случае правообладателя, совершаемые им в соответствии с условиями заключенного договора, притом что противозаконных действий, связанных с приобретением и использованием им исключительных прав, либо действий, не отвечающих требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, установлено не было. Правообладатель правомерно пользовался своими правами как в силу договора, так и действующего гражданского законодательства. Также возникновение конкуренции затруднено ввиду тождественности (схожести) товарного знака, коммерческого обозначения хозяйствующих субъектов и введения в заблуждение потребителей и контрагентов, также не могут являться обоснованием недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, так как он обладает соответствующим преимуществом уже в силу того, что является правообладателем, а в названии сети магазинов имеется определенное отличие.

Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что по договору коммерческой концессии переданы права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права и не имеется оснований для прекращения деятельности правообладателя.

Таким образом, возвращаясь к нашему вопросу, так как в заключенном лицензионном договоре, в соответствии с которым передана исключительная лицензия, отсутствует условие о запрете использования лицензиаром исключительного права на товарный знак, то лицензиар не теряет права на использование указанных объектов в своей деятельности, поскольку, заключая лицензионный договор, лицензиар передает права на использование исключительных прав на объект, а не сами исключительные права.

Е. Д.Носкова

Центр методологии бухгалтерского учета

и налогообложения

15.06.2013