Парадоксы от ФИПСа

(Хорошев А. Ф.)

("ЭЖ-Юрист", 2007, N 3)

Текст документа

ПАРАДОКСЫ ОТ ФИПСА

А. Ф. ХОРОШЕВ

Хорошев А. Ф., эксперт по патентному праву БК "Паг" юридической группы "Прайвэт атторнейз гроуп".

Не секрет, что органы исполнительной власти в процессе разъяснения и толкования закона нередко искажают его смысл. Сложнее всего бороться с таким искажением, когда неправомерная позиция облечена не в нормативный акт, а в практически неуязвимые для судебного оспаривания "методические рекомендации". Наибольших "успехов" на этом поприще достигла ФНС России, но от нее не отстают и другие органы власти, в том числе Роспатент и подведомственный ему Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФГУ ФИПС).

Опыт общения с ФИПС показывает - складывается противоречивая правоприменительная практика при рассмотрении заявок на изобретение и заявки на полезную модель на идентичное техническое решение (п. 7 ст. 19 либо ст. 28 Патентного закона РФ от 23.09.1992 N 3517-1; далее - ПЗ).

Парадокс заключается в следующем: действуя в соответствии с практически одними и теми же документами, руководствуясь практически аналогичными требованиями, специалисты ФИПС каждый раз при проведении формальной экспертизы по заявке на изобретение не обнаруживают никаких нарушений требований к документам заявки (п. п. 1, 3 ст. 21 ПЗ), а при рассмотрении заявки на полезную модель выясняется, что эти требования нарушены и без запроса эксперта не обойтись.

Статьей 23 ПЗ "Экспертиза заявки на полезную модель" установлено: "По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 17 настоящего Закона, соблюдение установленных требований к ним и отсутствие нарушения требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным п. 1 ст. 5 настоящего Закона, не осуществляется. При проведении экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения пунктов 2, 4, 5, 9, 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона".

Между тем ст. 21 ПЗ "Экспертиза заявки на изобретение" гласит, что "по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 16 настоящего Закона, и соблюдение установленных требований к ним".

Интересно, что, за исключением указания на понятие "изобретение" или "полезная модель", определение в ПЗ "документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16" дословно совпадает с определением "документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17".

Более того, согласно п. 18.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82, с изм. от 11.12.2003; далее - Правила ИЗ) "соблюдение установленных требований к документам заявки" определяется в соответствии с п. п. 3.1 - 6.10 Правил ИЗ.

В то же время согласно п. 17.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003 N 83; далее - Правила ПМ) "соблюдение установленных требований к документам заявки" определяется в соответствии с п. п. 3.1 - 6.10 Правил ПМ. И, конечно, содержание п. п. 3.1 - 6.10 в Правилах ИЗ и содержание п. п. 3.1 - 6.10 в Правилах ПМ также совершенно совпадает, как совпадают п. 18 "Формальная экспертиза заявки" Правил ИЗ и п. 17 "Экспертиза заявки" Правил ПМ.

Следовательно, логично предположить, что для технического решения, отвечающего требованию единства (п. 1 ст. 17 ПЗ) и охраняемого в качестве полезной модели (абз. 1 п. 1 ст. 5 ПЗ), наличие положительного результата формальной экспертизы по заявке на изобретение (п. п. 1, 3 ст. 21 ПЗ), то есть подтверждение того, что документы заявки оформлены с соблюдением установленных требований, означает, что патент на полезную модель по таким же документам безусловно должен быть выдан. Основание - п. 2 ст. 23 ПЗ "Экспертиза заявки на полезную модель", где в частности, определено: "В случае если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки оформлены с соблюдением установленных требований, принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета".

Даже в собственных Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (утв. Приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43, с изм. от 11.10.2005; далее - Рекомендации) в п. 2.2 "Процедура экспертизы заявки на полезную модель" указывается: "Проведение экспертизы заявок на полезную модель регулируется теми же положениями Закона (Патентного. - Прим. авт.) (пункта 2, 4, 5 статьи 21 Закона), что и формальная экспертиза заявок на изобретение".

Но если в России строгость законов компенсировалась их неисполнением, то в рассматриваемом случае - стараниями Роспатента и ФИПСа - все происходит с точностью до наоборот: проявленная законодателями излишняя, как кажется кому-то в Роспатенте и в ФИПСе, забота о гражданах компенсируется ничем не обоснованным администрированием на грани произвола.

Неправомерные "разъяснения"

В Рекомендациях (п. 2.3 "Проверка формулы полезной модели и ее описания. Основания для запроса") указано: "Если в формулу полезной модели наряду с признаками устройства, которые находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом, включены признаки, необходимые только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом заявителю сообщается, что в случае выдачи патента сохранение их в формуле полезной модели может привести к сужению объема правовой охраны. Кроме того, эти признаки не принимаются во внимание как несущественные в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности "новизна".

Во Временных методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей (утв. Приказом Роспатента от 11.10.2005 N 121; далее - ВМР) читаем (п. 5.5.3.1): "Если при экспертизе выявлено, что в формулу полезной модели включена совокупность существенных признаков, достаточная для получения указанного в заявке технического результата, это означает, что формула выражает сущность полезной модели, то есть составлена без нарушения предъявляемых к ней требований.

Наличие в рассматриваемом случае несущественных признаков в формуле полезной модели не является препятствием для принятия решения о выдаче патента. Заявителю может быть сообщено, что в случае выдачи патента несущественные признаки не принимаются во внимание в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности "новизна".

Далее ВМР гласят: "Если заявитель не учел предостережения о том, что несущественные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны полезной модели, и в ответе на запрос экспертизы не внес уточнений, доказывающих существенность отличительных признаков, оснований для повторного запроса не имеется" (п. 5.5.3.1 ВМР).

Следует вспомнить так вольно воспринимаемый Роспатентом и ФИПСом Патентный закон, а именно уже не раз упоминавшийся п. 4 ст. 21 ПЗ: "По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной".

Запрос вне закона

Из ПЗ следует совершенно определенное фактическое основание для направления запроса заявителю - нарушение требований к ее (заявки. - Прим. авт.) документам (п. 4 ст. 21 ПЗ). Надлежащий ответ на запрос может быть в одной-единственной форме - в форме представления исправленных или недостающих документов (п. 4 ст. 21 ПЗ). Правовые последствия также определены совершенно однозначно: "В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые (исправленные или недостающие. - Прим. авт.) документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной" (п. 4 ст. 21 ПЗ).

Вспомним продолжение того же п. 5.5.3.1 ВМР: "Если заявитель не учел предостережения о том, что несущественные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны полезной модели, и в ответе на запр

Обращаем внимание: "предостережение" по Закону может быть только в форме запроса "с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы" (п. 4 ст. 21 ПЗ). А в ответ могут быть представлены только "запрашиваемые (исправленные или недостающие. - Прим. авт.) документы или ходатайство о продлении установленного срока" (п. 4 ст. 21 ПЗ).

Но Роспатент продолжает делать вид, что в конечном итоге все зависит не от Закона (п. 5.5.3.1 ВМР): "Как указывалось выше, включение несущественных признаков в формулу не препятствует вынесению решения о выдаче патента". По сути - если кем-то будет проявлена благосклонность. В противном случае подведомственный Роспатенту ФИПС вправе вспомнить уже упоминавшийся п. 2.3 Рекомендаций: "Если заявитель не представит свое мнение в установленный срок или просьбу о его продлении, заявка признается отозванной".

Также ФИПС может заметить, что заявитель, наивно следуя все тем же Рекомендациям, в ответ на запрос представил всего лишь "свое мнение" или "просьбу о продлении", как рекомендовано п. 2.3 Рекомендаций, а не "исправленные или недостающие документы" или "ходатайство о продлении установленного срока", как установлено п. 4 ст. 21 ПЗ.

Как следствие, установленный в ПЗ порядок регистрации полезной модели превращается в декларацию, поскольку на практике он подменяется произвольным решением, основанным на неправомерном толковании норм Патентного закона в методических рекомендациях.

Название документа