Организация А обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака в связи с его неиспользованием правообладателем - организацией Б в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в течение трех лет после его государственной регистрации

Правомерны ли требования организации А, в случае если она является производителем однородных товаров и также подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака с тождественным словесным обозначением для использования его при производстве и реализации указанных товаров?

Ответ: Если правообладатель товарного знака не использует товарный знак непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации и не представил доказательств такого неиспользования по независящим от него обстоятельствам, то правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица. Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака и осуществившее необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. При этом бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, а бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака - на заинтересованном лице.

Следовательно, требования организации А о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, являются правомерными.

Обоснование: Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 Гражданского кодекса РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 данной статьи).

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

Пунктом 1 ст. 1486 ГК РФ определено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10 по делу N А40-77602/09-15-252 указано, что применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. И, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Для целей ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Исключением являются следующие случаи:

- соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот;

- использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (п. 2 данной статьи).

В соответствии с п. 3 указанной статьи бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Если правообладатель доказательств надлежащего использования спорного товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации не имеет, то правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица. При этом заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в том числе лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, а бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака - на заинтересованном лице.

Следовательно, требования организации А о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака в связи с его неиспользованием правообладателем - организацией Б в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в течение трех лет после государственной регистрации товарного знака являются правомерными.

Т. И.Сивошенкова

Консультационно-аналитический центр

по бухгалтерскому учету

и налогообложению

15.05.2014