Организация в установленном порядке зарегистрировала на свое имя доменное имя в сети Интернет. Через год другая организация подала заявку на товарный знак с аналогичным обозначением. Правомерен ли отказ другой организации в регистрации товарного знака по такому основанию, как приоритет доменного имени перед товарным знаком?

Ответ: Отказ в регистрации товарного знака по такому основанию, как приоритет доменного имени перед товарным знаком, неправомерен.

Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как указано в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п. 1 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исходя из п. 2 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем в соответствии с п. 2 ст. 1502 ГК РФ (выделенной заявке) на основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки), устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, а при наличии права на более ранний приоритет по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.

Пунктом 2 ст. 1499 ГК РФ предусмотрено, что по результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

До вступления в силу Федерального закона от 04.10.2010 N 259-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ было предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Однако Федеральным законом N 259-ФЗ слова "доменному имени" из пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ исключены.

Как следует из изложенного, ГК РФ (в действующей редакции) предусматривает нормы о приоритете товарного знака и не содержит положений о приоритете доменного имени перед товарным знаком. Также в законодательстве не указано на наличие такого основания для отказа в регистрации товарного знака, как наличие к дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности зарегистрированного на другое лицо доменного имени в сети Интернет с аналогичным обозначением. При этом отметим, что ГК РФ не предусматривает именно государственной регистрации доменного имени в сети Интернет.

Таким образом, отказ в регистрации товарного знака по такому основанию, как приоритет доменного имени перед товарным знаком, неправомерен.

Правомерность подобного вывода может подтверждаться тем, что в Постановлении ФАС Поволжского округа от 23.10.2012 N А55-20157/2011 суд пришел к выводу, согласно которому действующая редакция четвертой части ГК РФ не предусматривает положений, устанавливающих приоритет доменного имени перед товарным знаком. Доменное имя не является охраняемым законом обозначением, таким, как товарный знак, фирменное наименование и другие, законом не предоставляется доменному имени специальная правовая охрана. Доменное имя является способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя, не вправе использовать товарный знак в доменном имени, в связи с чем не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака, охраняемого законом.

ФАС Московского округа в Постановлении от 19.03.2012 N А41-24310/11, отменяя судебные акты нижестоящих судов и направляя дело на новое рассмотрение, учитывал довод кассационной жалобы о том, что вывод нижестоящего суда в отношении приоритета доменного имени перед имеющим государственную регистрацию товарным знаком напрямую противоречит Постановлению Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 18012/10.

А. А.Болдырь

Советник государственной

гражданской службы РФ

1 класса

01.02.2013