Организация является правообладателем зарегистрированного товарного знака. Представитель организации в связи с предстоящим празднованием корпоративного Нового года заказал и приобрел у специализированной организации гирлянду из последовательно соединенных лампочек, на которую нанесено то же изображение, что и товарный знак организации. Гирлянда изготовлена по индивидуальному заказу в единственном числе. Разрешение на использование товарного знака организация не представляла. Правомерно ли требование организации о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, предъявленное специализированной организации ввиду того, что последняя без разрешения правообладателя осуществила распространение контрафактной гирлянды, изображение на которой сходно (в том числе по форме, цвету) до степени смешения с товарным знаком организации?

Ответ: Требование организации о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, предъявленное специализированной организации ввиду того, что последняя без разрешения правообладателя осуществила распространение контрафактной гирлянды (изготовлена в единственном экземпляре по заказу представителя организации-правообладателя), изображение на которой сходно (в том числе по форме, цвету) до степени смешения с товарным знаком организации, неправомерно.

Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ установлено, что использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Как следует из изложенного, не допускается использование зарегистрированного товарного знака без разрешения правообладателя на товаре, который предлагается к продаже неограниченному (неопределенному) кругу лиц.

Данный вывод подтверждается судебной практикой.

ФАС Московского округа в Постановлении от 22.10.2009 N КГ-А40/10844-09 пришел к выводу о наличии нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, указав, что представленные в дело материалы, полиграфическая продукция, брошюры, компакт-диски, визитные карточки компании, каталоги являются продукцией рекламного характера, целью изготовления и распространения которой является доведение до неограниченного круга лиц сведений об ответчике и предлагаемой им продукции.

ФАС Уральского округа в Постановлении от 16.11.2012 N Ф09-10735/12 разъяснил, что по смыслу ст. 1270 ГК РФ такой способ использования объекта авторского права, как распространение, представляет собой предоставление неограниченному кругу лиц права доступа к оригиналу объекта либо его экземплярам путем предложения их к продаже или отчуждения иным способом.

Суд, исследуя представленные в материалы дела доказательства, установил, что торт, на котором, как утверждает истец, были размещены объемные изображения зарегистрированных товарных знаков истца, изготовлен ответчиком в единственном экземпляре по заказу представителя истца. Доказательств изготовления и реализации ответчиком тортов с изображениями товарных знаков истца для неопределенного круга лиц в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах использование ответчиком при производстве торта по индивидуальному заказу истца изображений товарных знаков истца не является их распространением применительно к п. 1 ст. 1270 ГК РФ и не нарушает исключительные права организации на данные изображения.

Кроме того, размещая на торте названные изображения, являющиеся частью комбинированных товарных знаков истца, ответчик не использовал их для целей индивидуализации своего товара и повышения спроса на него. Спорный торт изготовлен ответчиком в единственном экземпляре, по индивидуальному заказу и реализован заказчику.

Учитывая, что основное назначение товарного знака состоит в индивидуализации товара конкретного лица, то есть товарный знак позволяет отличать товары одного производителя от другого, в рассматриваемой ситуации использование ответчиком для создания торта изображений товарных знаков истца не повлекло негативных последствий для субъективного права истца, что свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика признаков правонарушения и исключает привлечение его к гражданско-правовой ответственности.

С учетом изложенного суд отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав и прав на товарные знаки.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении ФАС Уральского округа от 15.11.2012 N Ф09-9976/12.

Принимая во внимание приведенную судебную практику, выводы которой возможно использовать по аналогии, требование организации о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, предъявленное специализированной организации ввиду того, что последняя без разрешения правообладателя осуществила распространение контрафактной гирлянды, изображение на которой сходно (в том числе по форме, цвету) до степени смешения с товарным знаком организации, неправомерно.

Е. Ю.Герасимова

ООО "Инвестиционно-консалтинговый центр"

31.01.2013