Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны интеллектуальной собственности

ИЗ ПРАКТИКИ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Э. П. ГАВРИЛОВ

Э. П. Гаврилов, доктор юридических наук, профессор.

Авторские договоры

27 июня 2006 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление N 2039/06 по конкретному делу <1>. -------------------------------- <1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 9. С. 159.

Существо рассмотренного спора состоит в следующем. 14 марта 2003 года ООО "Издательство "Лимбус Пресс" (далее - ООО) заключило авторский договор с Д. (далее - автор) на еще не созданное произведение, то есть авторский договор заказа. Договор предусматривал предоставление ООО исключительного авторского права на издание произведения автора. Произведение было охарактеризовано в договоре как литературное произведение (в виде повести и рассказов) под условным наименованием "Вторая книга" объемом до 15 авторских листов. Договор предусматривал обязательство автора не передавать для издания другим организациям указанное произведение или его часть, хотя бы и под измененным названием, без предварительного письменного согласия ООО. Автору в соответствии с договором был выплачен аванс в сумме, эквивалентной 1000 долларов США. Автор должен был сдать произведение до 31 декабря 2004 года, однако этого сделано не было. 6 сентября 2004 года тот же автор заключил авторский договор с ЗАО "Издательский дом "Нева" (далее - ЗАО). 1 февраля 2005 года было подписано дополнительное соглашение к этому договору, который предусматривал издание книги автора под названием "Герои моего времени". Узнав о подготовке к выходу в свет данной книги, ООО предъявило иск к ЗАО о нарушении своих исключительных прав, полученных им по договору от 14 марта 2003 года. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 6 июня 2005 года в удовлетворении искового требования было отказано. Однако постановлением апелляционного арбитражного суда исковое требование было удовлетворено, ЗАО было запрещено вводить в гражданский оборот указанное произведение, а кассационная инстанция (ФАС Северо-Западного округа) оставила постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Президиум ВАС РФ отменил ранее принятые постановления апелляционного и кассационного судов, оставив в силе решение арбитражного суда первой инстанции. Основания и мотивы данного Постановления Президиума ВАС РФ имеют большое значение для судебной практики и заслуживают тщательного анализа. Прежде всего, возникает вопрос о допустимости данного иска. Действительно, если ООО заключило с автором договор, по которому приобрело исключительные авторские права на определенное произведение, а затем обнаружило, что это произведение готовится к использованию другим лицом, то не следует ли ему предъявить претензии к автору, а выяснив, что автор уступил (второй раз) свои авторские права, взыскать убытки с автора? Именно такой путь решения данного конфликта, причем как единственно возможный, в течение длительного времени предлагался в нашей научной литературе <2>. -------------------------------- <2> Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. М.: Юриздат, 1957. С. 194; Дозорцев В. А. Авторский договор и его типы // Советское государство и право. 1977. N 2. С. 43 - 50.

Правда, еще в период действия советского законодательства мною высказывалось мнение о том, что в такой ситуации ООО может предъявить прямой иск к ЗАО <3>. -------------------------------- <3> Гаврилов Э. П. Авторское право в системе гражданского права // Правоведение. 1978. N 4. С. 39 - 47; Он же. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М.: Изд-во "Наука", 1984. С. 196 - 203.

Ныне действующее российское законодательство, как можно полагать, исходит из возможности предъявления такого прямого иска. В частности, ст. 49 Закона РФ от 9 июля 1993 года "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве) предоставляет абсолютное право защиты своих прав не только автору, но и "иному обладателю исключительных прав". В сущности, о том же сказано в п. 2 ст. 30 Закона: если лицензиат по авторскому договору получил исключительные права на определенные виды использования произведения, он имеет право запрещать подобное использование произведения другим лицам. И все же в данном случае ответ на вопрос о допустимости иска к ЗАО оставался не вполне очевидным. Ведь речь шла об исключительном праве, полученном на еще не созданное произведение, которое к тому же не было передано ООО. Анализируемое Постановление Президиума ВАС РФ базируется на следующем ответе на вопрос о возникновении у лицензиата исключительного права на основе авторского договора заказа. Исключительное право у лицензиата возникает независимо от того, передано ли ему заказанное произведение. Правовое значение этого вывода невозможно переоценить. Разумеется, это исключительное право возникает у лицензиата лишь с момента фактического создания произведения автором, а не с момента заключения договора заказа: безобъектных правоотношений гражданское право не знает. В рассматриваемом случае Президиум ВАС РФ не признал наличия у истца исключительного имущественного права на использование произведения. При этом суд отнес заключенный договор к договорам заказа и, исследовав содержащиеся в договоре условия о предмете договора и об объекте авторских прав, подлежащих передаче заказчику, отметил, что объект данного авторского договора включает повесть и рассказы, однако этот объект определен недостаточно конкретно: "Простого указания в авторском договоре заказа на то, что произведение, права на использование которого передаются заказчику, будет вторым произведением, созданным автором (здесь допущена неточность: имеется в виду "второй книгой, созданной автором". - Э. Г.), и будет соответствовать определенному жанру, без указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например сюжета, названия и без представления творческой заявки, плана недостаточно". В связи с этим Президиум не согласился с утверждением судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что объект данного договора был определен вполне конкретно, что произведение было "уже задумано автором, но лишь "технически" не создано". Признав в рассматриваемом случае авторский договор заказа незаключенным, Президиум ВАС РФ тем самым указал на то, что из этого договора не возникли и не могли возникнуть никакие обязательства сторон <4>. -------------------------------- <4> Как убедительно показал Д. О. Тузов, "несуществованию" (сделки. - Э. Г.) как автономной правовой категории не находится места в системе юридических понятий. В правовой плоскости оно совпадает и не может не совпадать с понятием недействительности (сделок. - Э. Г.)". См.: Тузов Д. О. О понятии "несуществующей" сделки в российском гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2006. N 10. С. 18.

Однако с мнением Президиума ВАС РФ трудно согласиться. На практике авторские договоры заказа заключаются очень часто. Заказываемое произведение определяется в них с разной степенью конкретности. В рассматриваемом деле арбитражный суд первой инстанции указал на то, что авторский договор заказа нельзя считать заключенным, так как "произведение, которое должно быть создано автором, не было оговорено максимально конкретно". Но "максимальная" степень конкретности может быть достигнута только при сдаче готового произведения. До этого момента можно (и нужно) говорить об относительной степени конкретности, то есть о том, соответствуют ли указанные в договоре характеристики заказываемого произведения тому произведению, которое фактически создано автором и сдано по договору. Полностью (или "максимально") конкретным заказанное произведение становится лишь после того, как автор - при обычном, нормальном развитии договорных отношений - передает заказанное произведение лицензиату. Если после этого выясняется, что автор создал и сдал по договору не то произведение, которое ему заказывалось (а это можно выяснить только путем сравнения указанных в договоре характеристик и фактически созданного произведения), лицензиат может расторгнуть договор и взыскать с автора реальный ущерб (но не убытки! - п. 2 ст. 34 Закона об авторском праве) <5>. -------------------------------- <5> Но в этих условиях лицензиат может поступить и иначе: он может "зачесть" сданное произведение, признать его выполненным в соответствии с договором. На практике это довольно часто имеет место. Д. О. Тузов (указ. соч., с. 16 - 17) говорит о возможности последующего исцеления ничтожной сделки, а также превращения недействительной сделки, цель которой не является незаконной, в иную сделку (о конвалидации и конверсии сделок).

Точно такая же ограниченная ответственность возникает для автора, который потерпел "творческую неудачу" и вообще не мог создать никакого произведения. В рассматриваемом споре автор не потерпел "творческую неудачу", он сумел создать произведение, но по каким-то непонятным причинам сдал его не своему договорному партнеру (ООО), которому он обязан был сдать свое произведение, а третьему лицу (ЗАО)! В этих условиях суд должен был выяснить, совпадают ли характеристики произведения, сданного автором третьему лицу, с характеристиками произведения, указанного в договоре заказа. Если между этими характеристиками имеются существенные расхождения, суд должен был вынести решение об отказе в иске, ибо объект договора заказа не совпадает с произведением, сданным автором третьему лицу. Что касается решения о признании договора незаключенным, то оно могло быть вынесено только в споре между сторонами договора <6>. Лишь в таком споре могло быть установлено, что же представляет собой заключенный договор: авторский договор заказа, допустимый по действующему законодательству (ст. 33 Закона об авторском праве), или договор "запродажи" авторских прав на те произведения, которые автор, может быть, создаст в будущем. Последние договоры, как известно, по действующему законодательству не могут заключаться (п. 5 ст. 31 Закона об авторском праве). -------------------------------- <6> См. также: Гришаев С. П. Недвижимое имущество и сделки с ним // Библиотечка "Российской газеты". 2006. Вып. 18. С. 199.

В данном споре, судя по опубликованным данным, заключенный договор следует рассматривать как "рамочное" соглашение: договор относится к любому произведению, характеристики которого соответствуют тому, что указано в договоре. Возможность заключения таких "рамочных" соглашений предусмотрена в ст. 320 ГК РФ, которая допускает альтернативные обязательства. При этом, как следует из текста этой статьи, "альтернативность" означает наличие не только двух, но и большего числа объектов обязательства. Если же автор сдает по авторскому договору заказа произведение, полностью соответствующее характеристикам, указанным в договоре, а лицензиат заявляет, что "это не то произведение, о котором мы договорились", то налицо несоблюдение письменной формы договора: недостаточно конкретное указание в договоре того произведения, которое автор должен создать и передать по договору. Последствия, которые наступают в этом случае, указаны в п. 1 ст. 162 ГК РФ: стороны лишаются права в подтверждение условий сделки ссылаться на свидетельские показания, однако они сохраняют право приводить письменные и иные доказательства. В заключение хочу привести еще один довод (представляющийся мне самым важным и убедительным), свидетельствующий о том, что авторский договор заказа, в котором заказываемое произведение указано не вполне конкретно (или не "максимально конкретно"), нельзя признавать незаключенным. Предположим, что после заключения такого договора автор передает готовое произведение лицензиату - именно это обычно и происходит. Как следует оценивать такую передачу произведения с правовой точки зрения? В соответствии с нормой, содержащейся в абз. 2 п. 5 ст. 6 Закона об авторском праве, "передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте". (Исключение составляет один особый случай, не имеющий отношения к рассматриваемой ситуации.) Таким образом, авторский договор заказа не состоялся, а передача материального объекта, в котором произведение выражено, не повлекла передачи авторских прав. Значит, никакого договора между сторонами не существует. Ситуация не может быть исправлена и составлением какого-либо приемопередаточного акта о сдаче такого материального объекта, где будет указано, что этот объект сдается в соответствии с заключенным договором заказа: последующая ссылка на незаключенный договор не делает его заключенным. А это дает возможность любой стороне, даже после сдачи произведения, заявить об отсутствии каких-либо договорных обязательств. Таким образом, арбитражный суд должен был установить, соответствует ли произведение, переданное автором ЗАО, тому произведению, которое автор обязался передать по договору ООО. При положительном ответе на вопрос следовало вынести решение об удовлетворении исковых требований. Напротив, отрицательный ответ на этот вопрос должен был повлечь отклонение иска. Разумеется, и в том, и в другом случае вопрос о том, состоялся ли договор между автором и ООО, мог быть решен - в суде общей юрисдикции - в споре между сторонами договора. Вынося решение о признании данного договора незаключенным, арбитражный суд вышел за пределы предмета иска.

Исключительное право на товарный знак

14 марта 2006 года Президиум ВАС РФ принял Постановление N 13421/05, касающееся исключительного права на словесный товарный знак "Спартак" <7>. Указанное Постановление затрагивает много вопросов, относящихся к объему исключительного права на товарный знак. Остановимся только на двух из них, представляющих, по моему мнению, наибольший интерес. -------------------------------- <7> СПС "КонсультантПлюс".

1. Исключительное право на товарный знак и право на фирменное наименование. В анализируемом судебном споре рассматривались некоторые вопросы столкновения права на товарный знак с правом на фирменное наименование, которые принадлежат разным лицам. В п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 года "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) установлено, что "не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака". Эту норму Закона о товарных знаках традиционно толкуют расширительно: она применяется не только к регистрируемым товарным знакам, но и к тем знакам, которые уже зарегистрированы. В соответствии с этой нормой если право на фирменное наименование возникло (при регистрации юридического лица или в процессе его использования - этот вопрос мы здесь не рассматриваем) ранее даты приоритета регистрируемого другим лицом тождественного обозначения, такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а если оно уже зарегистрировано, то регистрация должна быть признана недействительной (п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках). В ситуации, сложившейся в рассматриваемом деле, владелец словесного товарного знака "Спартак" предъявил иск к лицам, которых он посчитал нарушителями своего исключительного права на товарный знак. Возражая против иска, один из (предполагаемых) нарушителей (ответчиков) ссылался на то, что он имеет право на фирменное наименование, возникшее у него ранее даты приоритета товарного знака истца. Президиум ВАС РФ отверг это основание защиты, указав: "Суд (имеются в виду нижестоящие арбитражные суды трех инстанций. - Э. Г.) ошибочно счел, что у футбольного клуба, зарегистрированного как некоммерческая организация в форме муниципального учреждения, имеется исключительное право на фирменное наименование, поскольку в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих организаций". Можно полагать, что, делая такой вывод, Президиум ВАС РФ основывался на норме, содержащейся в п. 4 ст. 54 ГК РФ: "Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование". Из указанной нормы Президиум фактически сделал вывод о том, что если юридическое лицо не является коммерческой организацией, то оно не может иметь фирменного наименования. Представляется, что этот вывод не вполне обоснован. Действительно, если гражданское право в обязательном порядке предписывает коммерческим юридическим лицам иметь фирменное наименование, то эта норма сама по себе не может рассматриваться как определенный запрет, адресованный другим участникам гражданского оборота. Кроме того, в гражданском праве применяется принцип: "Все, что не запрещается - разрешается". Фирменное наименование (фирма) названо в ст. 138 ГК РФ в качестве одного из средств индивидуализации, которые по своему правовому режиму приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности: "средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.)". В ст. 1225 проекта части четвертой ГК РФ говорится о средствах индивидуализации "юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных ресурсов". В число таких средств индивидуализации, кроме фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, включены наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, доменные имена. Таким образом, основная функция указанных средств индивидуализации - индивидуализировать участников гражданского оборота либо их товары, работы, услуги, отделить их от всех иных подобных субъектов или объектов гражданского права. Давая общую оценку средствам индивидуализации, необходимо отметить, что знаки обслуживания, по существу, являются разновидностью товарных знаков, а наименования мест происхождения товаров и доменные имена имеют специальные сферы применения, а потому эти категории мы не будем анализировать. Основными (универсальными) средствами индивидуализации являются следующие три объекта гражданского права: 1) фирменные наименования; 2) товарные знаки; 3) коммерческие обозначения. Можно уверенно утверждать, что фирменное наименование является средством индивидуализации не только юридического лица, но и изготовляемых (продаваемых) этим лицом товаров, выполняемых этим лицом работ, оказываемых им услуг: когда клиента обслужили в салоне красоты "Чародейка", он не только рассказывает об этом своим знакомым, но и демонстрирует высокое качество укладки волос и т. п. В то же время охраняемый товарный знак индивидуализирует не только товар, маркированный известным товарным знаком, но и изготовителя этого товара, в результате чего покупатель (потребитель), вполне вероятно, будет приобретать и товары других видов, на которых проставлен этот товарный знак. Таким образом, функции фирменного наименования и товарного знака как средств индивидуализации взаимосвязаны; во многих случаях они сливаются в единую функцию. Поэтому естественно предположить, что и субъекты, носители прав на фирменные наименования и на товарные знаки, должны определяться одинаково. Этого, однако, нет. Закон о товарных знаках (п. 3 ст. 2) устанавливает, что "обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо". Практика исходит из того, что таким правообладателем может быть любое юридическое лицо (в том числе некоммерческая организация, причем даже не имеющая права осуществлять предпринимательскую деятельность). Что касается физических лиц, то владельцами права на товарный знак могут выступать только те граждане, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Очевидно, что Закон о товарных знаках довольно либерально определяет круг владельцев права на товарные знаки. Положение о фирме <8> - законодательный акт СССР, не отмененный до настоящего момента, а потому считающийся действующим, - предусматривает закрепление права на фирменное наименование, в частности, за единоличными владельцами, то есть за гражданами-предпринимателями. -------------------------------- <8> Утверждено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года, изменено 17 августа 1927 года.

Что касается возможности закрепления права на фирменное наименование за некоммерческими юридическими лицами, то Положение о фирме 1927 года никаких запретов на этот счет не содержит. Более того, данный нормативный правовой акт предписывает наличие фирменных наименований у потребительских кооперативов, которые, как известно, по действующему Гражданскому кодексу РФ относятся к некоммерческим юридическим лицам. Следует также иметь в виду, что во всех тех случаях, когда Положение 1927 года говорит о "фирме предприятия", под термином "предприятие" имеется в виду не субъект гражданского права (коммерческое юридическое лицо), а объект гражданского права - определенный имущественный комплекс, о котором сказано в ст. 132 ГК РФ <9>. -------------------------------- <9> Это совершенно очевидно вытекает, в частности, из статьи В. И. Еременко, одной из лучших работ последних лет о фирменном наименовании. См.: Еременко В. И. Особенности правовой охраны фирменных наименований в Российской Федерации // Государство и право. 2006. N 4. С. 29 - 40.

Таким образом, можно утверждать, что действующее законодательство не содержит указаний о том, что фирменные наименования могут принадлежать только тем юридическим лицам, которые являются коммерческими. Более того, логика подсказывает, что некоммерческая организация, по крайней мере та некоммерческая организация, которая имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, нуждается в наличии своего фирменного наименования. В случае непризнания за ней права иметь свое фирменное наименование права такой организации существенно ограничиваются, она становится беззащитной при столкновении на рынке с коммерческой организацией, которая, оказывается, имеет "в рукаве лишний козырь" - право на фирменное наименование. В коммерческом обороте, на рынке товаров, работ и услуг и коммерческие, и некоммерческие организации выступают как участники предпринимательской деятельности. Для остальных участников рынка - покупателей (потребителей) и иных предпринимателей - не имеют значения особенности предпринимательской деятельности некоммерческой организации, в частности то, что некоммерческая организация вправе заниматься только отдельными видами предпринимательской деятельности, что она не распределяет среди участников полученную от такой деятельности прибыль и т. д. <10>. -------------------------------- <10> Об этих особенностях предпринимательской деятельности различных некоммерческих организаций см.: Могилевский С. Автономная некоммерческая организация: Правовые аспекты // Приложение к журналу "Хозяйство и право". 2006. N 10. С. 9 - 20.

Завершая анализ данной темы, отмечу, что Президиум ВАС РФ, рассматривая данный спор, вовсе не обязан был решать вопрос о том, может ли фирменное наименование принадлежать некоммерческому юридическому лицу, поскольку "довод ответчиков об использовании спорного обозначения задолго до даты приоритета товарного знака в отношении стадиона и в названии футбольного клуба не может быть принят во внимание, поскольку использование осуществлялось другими субъектами". Таким образом, даже если бы некоммерческое юридическое лицо имело право на фирменное наименование (и тогда наименование "Спартак" было бы фирменным наименованием одного из ответчиков), то и в этом случае Постановление Президиума ВАС РФ ("требование общества "Спартак" в части запрета ответчикам использовать обозначение "Спартак" подлежит удовлетворению") остается обоснованным, но по другому основанию: в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках при столкновении товарного знака и фирменного наименования, принадлежащих разным субъектам, "право на существование" имеет обозначение с более ранним приоритетом. Таким образом, мнение Президиума ВАС РФ о том, что некоммерческая организация не вправе иметь фирменное наименование, это лишь "попутное высказывание" (obiter dictum), не носящее обязательного характера, поскольку суд не обязан был специально исследовать этот вопрос. Это вселяет надежду на то, что данное мнение может быть пересмотрено в последующих арбитражных решениях. 2. Право преждепользования в сфере товарных знаков. В рассмотренном Постановлении Президиум ВАС РФ высказал следующее мнение: "Если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование (третьим лицом. - Э. Г.) не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак". Это мнение (его можно назвать и руководящим разъяснением) стало предметом обсуждений на различных совещаниях работников, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности. Оно вызвало отклики и в научной литературе <11>. -------------------------------- <11> Лабзин М. Что нас ждет в арбитражной практике при разрешении споров о нарушении прав на товарный знак? // ИС. Промышленная собственность. 2006. N 8. С. 62 - 67.

По сути, Президиум ВАС РФ указал на то, что если какой-либо субъект предпринимательской деятельности начал использовать определенное обозначение, служащее для индивидуализации своих товаров, работ или услуг, и это обозначение получило известность в гражданском обороте, то этот субъект предпринимательской деятельности сохраняет право на дальнейшее использование данного обозначения и в том случае, когда после этого какое-либо другое лицо получит право на использование обозначения в качестве товарного знака. При этом указанное право на использование, принадлежащее такому первому предпринимателю, как можно полагать, является безвозмездным. Таким образом, Президиум ВАС РФ пришел к выводу о том, что в праве на товарные знаки существует и должно признаваться право, аналогичное праву преждепользования, признаваемому в патентном праве <12>. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Статья Э. П. Гаврилова "Преждепользование и послепользование в патентном праве" включена в информационный банк согласно материалу, подготовленному для Системы КонсультантПлюс, 2006. ------------------------------------------------------------------ <12> О праве преждепользования см.: Бриксов В. В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник ВАС РФ. 2005. N 6. С. 164 - 184; N 7. С. 118 - 136; Гаврилов Э. П. Преждепользование и послепользование в патентном праве // Патентный поверенный. 2006. N 5. С. 8 - 13.

Но в патентном праве преждепользование не только включено в Патентный закон РФ, но и подробно в нем урегулировано (ст. 12), в то время как преждепользование применительно к товарным знакам не только не предусмотрено Законом о товарных знаках, но и не может быть выведено из сути этого Закона. Аналогия закона в данном случае не может быть применена в связи с тем, что товарные знаки как объекты гражданского права значительно отличаются от объектов патентного права, да и охраняются эти объекты по-разному. В настоящее время в Российской Федерации применяется принцип, в соответствии с которым право на товарный знак закрепляется за лицом, которое первым подало заявку на регистрацию знака (принцип first to file). Из этого принципа есть некоторые исключения, когда право на знак возникает в результате его использования. Например, некоторые обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате их использования (последний абзац п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках). Другой пример: не имеющие правовой охраны обозначения могут быть признаны в качестве общеизвестных товарных знаков в результате их интенсивного использования (п. 1 ст. 19.1 Закона). Однако эти исключения не позволяют прийти к выводу о том, что действующее законодательство России предоставляет какие-либо права лицу, фактически использующему определенное обозначение, то есть что оно исходит из принципа first to use. Чрезвычайно трудно ответить и на вопрос о том, какая норма Закона позволила Президиуму ВАС РФ сделать вывод о наличии в сфере товарных знаков права преждепользования. Категоричность этого вывода смягчается тем, что он был необязателен для решения спорного вопроса. Таким образом, этот вывод представляет собой "попутное высказывание" суда, которое не носит, строго говоря, обязательного характера. Следует считать, что проблему борьбы с лицами, подающими заявки на регистрацию на свое имя тех обозначений, которые были разработаны и используются - иногда в течение длительного времени - другими лицами (а эта проблема, существующая не один десяток лет, обычно именуется "захватом чужих товарных знаков"), следует решать не путем толкования Закона о товарных знаках, а посредством внесения изменений в действующее законодательство <13>. -------------------------------- <13> Соответствующее изменение Закона о товарных знаках предусматривается в проекте, помещенном в начале 2006 года на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Комментарий к данному изменению содержится в моей статье "Изменять закон о товарных знаках надо, но без спешки" // Патентный поверенный. 2006. N 2. С. 15.

Обязательное использование товарного знака

Статья 22 Закона о товарных знаках предусматривает, что если товарный знак не используется на территории России в течение определенного периода времени, его регистрация может быть оспорена и правовая охрана товарного знака может быть прекращена. По законодательству, действовавшему вплоть до 27 декабря 2002 года, указанный период времени составлял пять лет, ныне - три года. Указанный трехлетний срок применяется ко всем действующим (зарегистрированным) товарным знакам независимо от даты их первоначальной регистрации. 13 апреля 2004 года Президиум ВАС РФ принял Постановление N 1164/04 по спору, касающемуся признания недействительным товарного знака N 458540 <14>. Это комбинированный товарный знак со словесным элементом "JB", помещаемый на этикетке ликера "Бехеровка". Владелец этого товарного знака - фирма из Чехии - получил в России право на данный товарный знак на основе международной регистрации <15>. -------------------------------- <14> Вестник ВАС РФ. 2004. N 8. С. 62. <15> Международная регистрация товарных знаков производится в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), находящемся в Женеве (Швейцария). Такая регистрация осуществляется на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.) в некоторых или во всех странах, участвующих в этом соглашении. В соглашении участвуют около 80-ти стран, в том числе и Российская Федерация. Ежегодно в России на основе международной регистрации получают охрану около 10000 товарных знаков. Международная регистрация приравнивается к национальной регистрации.

На основе поступившего от третьего лица заявления, содержащего просьбу о прекращении правовой охраны этого товарного знака в связи с его неиспользованием, Высшая патентная палата Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее - патентная палата) приняла решение о досрочном прекращении его охраны. Владелец товарного знака оспорил это решение в арбитражном суде. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительным решения патентной палаты. Суд апелляционной инстанции изменил это решение и признал недействительным решение патентной палаты. Тем самым правовая охрана товарного знака была восстановлена. Однако кассационная инстанция - Федеральный арбитражный суд Московского округа - постановление суда апелляционной инстанции отменила, а решение суда первой инстанции оставила в силе. Пересматривая это дело в порядке надзора, Президиум ВАС РФ отметил, что спорный товарный знак фактически использовался следующим образом: владелец товарного знака помещал этикетки на бутылки ликера "Бехеровка", производящегося им, и продавал готовую продукцию ЗАО "П. Р.Русь", а покупатель, в свою очередь, перепродавал эту готовую продукцию своим оптовым покупателям, которые продавали ее в магазинах России. "Камнем преткновения" для признания такого использования товарного знака использованием, указанным в ст. 22 Закона о товарных знаках, стало то, что Закон требует, чтобы использование имело место на территории России и осуществлялось "правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора", в то время как ни лица, осуществлявшие ввоз на территорию России указанных готовых товаров, маркированных товарным знаком, ни лица, продававшие эти товары оптом или в розницу на территории России, не являлись ни правообладателем, ни лицензиатом. В связи с этим патентная палата отмечала, что "владелец товарного знака не доказал, что предоставил ЗАО "П. Р.Русь" право на использование спорного товарного знака по лицензионному договору". Конечно, договор купли-продажи товара, маркированного товарным знаком, не является и не должен являться лицензионным договором. Тем не менее в результате такого договора товары, маркированные товарным знаком, могут поступать в гражданский оборот; при этом используется и товарный знак, причем используется с согласия владельца товарного знака и законно. Основной смысл нормы ст. 22 Закона, предусматривающей обязательное использование товарного знака, состоит в том, чтобы добиться фактического использования товарного знака, причем использования на законном основании. Кем будет осуществляться такое использование - владельцем товарного знака, лицензиатом или иным лицом, получившим от них и законно использующим готовый товар, маркированный товарным знаком (а именно это и имело место в данном споре), уже не имеет правового значения. Исходя из этого, Президиум ВАС РФ решил, что в данном случае товарный знак использовался на территории России, а потому нет оснований для досрочного прекращения его правовой охраны. Это положение Постановления Президиума ВАС РФ можно с уверенностью назвать глубоко продуманным и взвешенным. Вместе с тем, пытаясь обосновать этот вывод, Президиум ВАС РФ отметил, что в данном случае "компания (иностранный владелец товарного знака. - Э. Г.) сама использовала на территории Российской Федерации свой товарный знак". Это утверждение представляется неточным: когда маркированный товарным знаком и произведенный владельцем знака товар продан другому лицу, этот товар уже не принадлежит владельцу товарного знака; значит, и дальнейшее использование данного товара производится не владельцем товарного знака. Таким образом, Президиум ВАС РФ неточно обосновал свою позицию, но сама позиция представляется верной. По сути, Президиум ВАС РФ вполне обоснованно дал расширительное толкование нормы, содержащейся в ст. 22 Закона о товарных знаках, тем самым косвенно указав на неточность ее формулировки. Думается, что эта неточность Закона должна быть исправлена законодателем.

Название документа