Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ

В. В. ИВАНОВ

В. В. Иванов, юрист.

Возмещение убытков является общей мерой гражданско-правовой ответственности, универсальным способом защиты гражданских прав. Очевидно, что законодатель не может, да и не должен устанавливать размер убытков или подходы к его определению для всех конкретных видов гражданско-правовых отношений. При нарушении исключительных прав патентообладателя будут действовать общие нормы об убытках, общие подходы к установлению их размера и составляющих. В то же время убытки от нарушения прав патентообладателя имеют свои особенности. Объектом нарушения является не право на индивидуально-определенную вещь, а право на объект весьма неопределенной стоимости. Убытки появляются в результате того, что нарушается монопольное положение патентообладателя, и прежде всего они включают упущенную выгоду от появления на рынке нарушителя-конкурента. Естественно, возмещение таких убытков вызывает большие сложности на практике. Размер убытков нужно доказать в ходе состязательного процесса, иначе они так и останутся экономической категорией, а не перейдут в меру ответственности нарушителя и не будут возмещены. Следовательно, суду необходимо представить обоснованные расчеты с подтверждением каждой цифры и достоверные доказательства. В соответствии с Положением о Роспатенте, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 299, к компетенции Роспатента не отнесено разъяснение вопросов о способах определения упущенной выгоды при нарушении патента. В соответствии со ст. 31 Патентного закона РФ споры о нарушении патента, в том числе и вопросы определения размера убытков патентообладателя, отнесены к исключительной компетенции суда. В сложившейся судебной практике можно выделить три подхода к обоснованию размера убытков. 1. Взыскание патентообладателем упущенной выгоды в размере полученной нарушителем патента прибыли. Правовым основанием является п. 2 ст. 15 ГК РФ: "Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы". Такой подход был реализован в деле, рассмотренном Арбитражным судом Курской области (дело N А35-1276/02-С11). В ходе рассмотрения дела было назначено проведение экспертизы, которая была поручена специалисту Федерального института промышленной собственности (далее по тексту именуется - ФИПС), в результате которой было установлено нарушение патента. Следует особо отметить, что при вынесении решения суд отклонил довод ответчика о том, что в соответствии со ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются принятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Ответчик настаивал на установлении причинно-следственной связи убытков истца и нарушения патента ответчиком в связи с уменьшением объема реализации. К примеру, предлагал представить истцу доказательства расторжения договоров с покупателями в связи с приобретением аналогичной продукции у ответчика или представить иные доказательства, свидетельствующие о снижении реализации продукции истца-патентообладателя, из-за действий ответчика - нарушителя патента. Эти ходатайства были судом отклонены. В ходе рассмотрения дела было удовлетворено ходатайство истца об истребовании дополнительных доказательств: суд обязал ответчика представить сведения о количестве проданных технических изделий и цене их реализации. Ответчиком была предоставлена истребуемая информация с указанием как полученного дохода, так и прибыли от реализации спорного изделия. Следует отметить, что понятия "прибыль" и "доход" являются разными экономическими категориями. В различных статьях части первой ГК РФ законодатель использует как термин "прибыль", так и "доход". Отсюда можно сделать вывод, что в Кодексе четко разделены эти два понятия, которые использует законодатель в том или ином случае. Истец настаивал на взыскании именно суммы полученного дохода, аргументируя свою позицию тем, что этот термин содержится в п. 2 ст. 15 ГК РФ, а также тем, что определение понятию "доход" дано в Налоговом кодексе РФ, ст. 249 которого относит к доходу всю выручку от реализации товаров. Таким образом, налоговым законодательством также разделяются доход и прибыль. Следует отметить, что при производстве изделия изготовитель (как патентообладатель, так и нарушитель), безусловно, несет расходы, включаемые в себестоимость выпускаемой продукции (оплата комплектующих материалов, электроэнергии, заработная плата рабочим и т. д.). Пунктом 11 совместного Постановления Пленума ВАС РФ N 8 и ВС РФ N 6 от 1 июля 1996 г. определено, что: "Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено". Действительно, взыскание всего полученного дохода, т. е. без вычета расходов на изготовление изделия, явилось бы, на наш взгляд, неосновательным обогащением истца, т. к. при производстве продукции патентообладатель во всяком случае несет определенные расходы, входящие в ее себестоимость. В решении по указанному делу суд применил ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 15 ГК РФ с ответчика взыскана сумма полученных от реализации доходов, которую суд определил в размере равной полученной ответчиком прибыли от реализации контрафактного изделия (т. е. доход за минусом себестоимости продукции). Такой подход суд мотивировал тем, что довод истца, основанный на нормах Налогового кодекса РФ, не может быть принят во внимание, т. к. в соответствии с п. 3 ст. 11 и ст. 248 НК РФ понятие "доход" и порядок его исчисления используются в налоговом законодательстве исключительно для целей налогообложения. Данное судебное решение было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанцией, заявление ответчика, направленное в надзорную инстанцию, ВАС РФ также было оставлено без удовлетворения. Таким образом, при определении размера "упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы" (п. 2 ст. 15 ГК РФ) судом фактически была взыскана сумма полученной нарушителем патента прибыли, хоть и названная в судебных актах доходом. Очевидно, что основной трудностью в реализации такого подхода является определение размера реальной прибыли ответчика (нарушителя патента). При предоставлении запрошенных сведений, предполагая отрицательную судебную перспективу, особенно при наличии неблагоприятного для себя заключения эксперта, ответчик может не удержаться от фальсификации и занизить ее размер. Перепроверить представленную им информацию ни суд, ни сторона по делу реальной возможности не имеют. Теоретически можно предположить проведение еще одной, на этот раз экономико-бухгалтерской экспертизы, которую можно поручить, к примеру, аудиторской фирме, с целью получения независимых данных об экономических результатах производства и реализации контрафактной продукции, однако автор не имеет информации по ее проведению в рамках какого-либо патентного спора. Кроме того, экономически справедливым для патентообладателя данный подход к определению упущенной выгоды будет в том случае, если стороны по делу имеют примерно одинаковую себестоимость продукции, в которой используется запатентованное изобретение. Вполне реальна ситуация, когда нарушитель, используя устаревшие методы производства, не занимаясь минимизацией издержек, демпингуя на рынке, имеет (в отличие от патентообладателя) минимальную рентабельность от продажи спорных изделий в размере, к примеру, 1 - 5%. Взыскание такой минимальной прибыли не покроет реальных убытков истца, которые, при широком рынке распространения продукции (наличии большого числа покупателей) являются трудно доказуемыми. Обратный случай (издержки нарушителя патента ниже, чем патентообладателя) приведет к возможности неосновательного обогащения последнего. Специфическим случаем является поставка спорного изделия истцом либо ответчиком одному эксклюзивному покупателю (например, на конвейер одного сборочного производства). В данном случае покупателя можно привлечь к участию в деле в качестве третьего лица и с его помощью выяснить как реальный объем поставленной контрафактной продукции, так и сумму уплаченных за нее денежных средств. Однако покупатель, использующий в своей производственной цепочке контрафактное комплектующее изделие, также является нарушителем патента и может, в перспективе, из третьего лица стать соответчиком (или даже единственным ответчиком), что, вероятно, отразится на степени "открытости" и добросовестности его сотрудничества в ходе судебного разбирательства. 2. Взыскание патентообладателем упущенной выгоды в размере полученных нарушителем доходов. Крайним проявлением изложенной выше ситуации с "минимизацией" размера полученной прибыли является предоставление ответчиком информации суду о том, что производство спорной продукции является для него убыточным (т. е. издержки на производство продукции превышают выручку от его продажи, формируя отрицательную прибыль). Подобный случай стал предметом рассмотрения Арбитражного суда Курской области (дело N А35-16644/04-С18). Ситуация, рассмотренная в ходе судебного разбирательства, во многом аналогична рассмотренной выше. По делу была проведена экспертиза (проведение которой было поручено специалисту ФИПС), удовлетворено ходатайство истца об истребовании у ответчика сведений об объеме реализованной контрафактной продукции и полученной выручки. Существенным отличием явилось то, что в представленном суду расчете ответчик указал, что реализация спорного изделия принесла ему убытки. В данном деле, определяя понятие "дохода", суд также применил п. 2 ст. 15 ГК РФ, но на этот раз в его буквальной трактовке и, кроме того, сослался на ст. 136 ГК РФ, в соответствии с которой доходом признаются поступления, которые вещь приносит, циркулируя в гражданском обороте. На этом основании суд с учетом ст. ст. 15, 136 и 1064 ГК РФ взыскал с ответчика всю сумму полученного дохода (выручки) от реализации контрафактного изделия. Вышестоящими судебными инстанциями этой правовой позиции оценка дана не была, т. к. стороны по делу на стадии рассмотрения апелляционной жалобы пришли к мировому соглашению. Следует также отметить, что аналогичный подход был применен и при рассмотрении дела N А56-14463/02 ФАС Дальневосточного округа, который указал: "В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Поскольку в результате реализации прибора "Овоскоп" ответчиком был получен доход в размере стоимости данного прибора, судом первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворено требование ООО "Альфа" о взыскании в равных долях его стоимости с ответчиков". Однако такой подход, по мнению автора, несмотря на его формальное соответствие "букве закона", также имеет определенный элемент "экономической" несправедливости в связи с его несоответствием компенсационной сущности возмещения убытков, так как потерпевший обогатится за счет нарушителя на сумму издержек, которые бы понес при производстве продукции. 3. Взыскание упущенной выгоды исходя из размера процентов по лицензионному договору (роялти). В последнее время в различных публикациях, посвященных данной теме, рассматривается возможность определения размера упущенной выгоды исходя из процентов по лицензионному договору, который предположительно мог бы быть заключен <1>. -------------------------------- <1> Лабзин М. В. Возмещение убытков при нарушении патента // Патентный поверенный. 2005. N 4.

В основе данного подхода лежит следующее утверждение - сумма, полученная патентообладателем в случае заключения лицензионного договора, и является его обоснованной упущенной выгодой. В обоснование такого подхода можно привести Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2005 г. N 3578/05, в котором указывается, что: "В материалах дела имеется копия лицензионного договора, который заключен истцом с целью передачи неисключительного права на товарный знак. Ежегодный платеж пользователя по нему составляет 24000 долл. США, или около 650000 руб., или 6500 МРОТ. Аналогичная сумма может расцениваться как убытки истца в виде неполученных доходов". Несмотря на то, что это дело связано с нарушением исключительных прав истца на товарный знак, указанный подход на семинарах, проводимых ВАС РФ, предлагается распространить и на другие категории споров. Необходимо отметить, что зарубежные суды, которым подведомственны споры, связанные с нарушением патентных прав, также определяют убытки владельца патента как сумму платежей, которые нарушитель должен был бы произвести патентовладельцу, приобретя лицензию на право использования нарушенного патента, т. е. размер убытков приравнивается к цене лицензии <2>. -------------------------------- <2> Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

Сам же расчет рядом авторов предлагается выполнить в соответствии с "Методикой расчета стоимости лицензии, содержащей изобретения и "ноу-хау", утвержденной В/О Лицензиоторг по согласованию с Главным управлением МВТ N 037-1/К410 от 20 октября 1987 г., в связи с рекомендациями международной патентной практики, согласно которым сумма убытков приравнивается к цене лицензии <3>. -------------------------------- <3> Патенты и лицензии. 1996. N 8. С. 5 - 13.

Однако, несмотря на имеющуюся мировую практику, данная правовая конструкция в реалиях российского законодательства представляется автору весьма спорной. В соответствии со ст. 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Данной норме корреспондирует п. 3 ст. 10 Патентного закона, в соответствии с которым любое лицо вправе требовать от патентообладателя принудительного заключения лицензионного договора лишь в случае, если запатентованное изобретение недостаточно используется патентообладателем, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на рынке. Лишь только в этом случае (если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения обусловлено уважительными причинами), суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. При этом суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В комментариях к Патентному закону РФ указано, что термины "уважительные причины" и "сравнимые обстоятельства" являются оценочными. Для того, чтобы получить принудительную лицензию, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Следует отметить, что ранее действовавшая редакция Патентного закона предусматривала административный порядок получения принудительной лицензии (необходимо было обратиться в Высшую Патентную палату). Судебный порядок, несомненно, является более прогрессивным и в большей степени защищает права патентообладателя <4>. -------------------------------- <4> Гришаев С. П. Патентный закон Российской Федерации. Комментарий. М.: Юридическая литература, 2005.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в условиях рыночной экономики патентообладатель вправе отказаться от заключения лицензионного договора, предполагая, что от монопольного использования патента им будет получена более высокая прибыль, чем при заключении лицензионного договора. Понуждение патентообладателя к заключению лицензионного договора может быть обосновано лишь неиспользованием (недостаточным использованием) запатентованного изобретения в установленный п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ период и только в судебном порядке. Кроме того, все равно остается актуальным вопрос о сумме лицензионных платежей (роялти). На практике используются два критерия: - патентообладатель на момент возникновения спора уже заключил один (или несколько) лицензионных договоров по примерно одной цене. Этот размер вознаграждения, которое другие лица готовы уплачивать патентообладателю, и будет являться исходным значением для определения упущенной выгоды; - в случае, если аналогичных лицензионных договоров патентообладателем не заключалось, в качестве исходных данных принимаются литературные источники с описанием исходных данных, с указанными расчетными формулами. В Постановлении ФАС Московского округа от 23 января 2003 г. по делу N КГ-А40/8953-02 указано, что: "Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.08.2002 в удовлетворении иска отказано. При принятии решения суд исходил из недоказанности материалами дела наличия каких-либо нарушений прав истца как патентообладателя со стороны ответчика. Свое решение суд обосновывал тем, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ юридические лица и граждане свободны в заключении договора. Стороны по делу не связаны договорными отношениями по использованию изобретения истца, в связи с чем никаких обязательств ответчика по принятию разработанных истцом усовершенствованных подшипником не имеется. Сумма, указанная истцом как убытки, не находится в какой-либо причинной связи с отказом ответчика применять подшипники истца. В связи с чем суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска". В письме Роспатента N 14/34-8436/16, направленном в адрес автора 24.10.2005, говорится: "На настоящий момент обязательные к применению нормативы по вопросу размера роялти отсутствуют. Окончательные размеры, формы и порядок уплаты лицензионных платежей устанавливаются переговорным путем на основе представленных экономических расчетов сторон. Авторские рекомендательные методические разработки по таким расчетам содержатся в журнальных публикациях и монографиях. По вопросу расчета цены лицензии и размера лицензионных платежей в качестве наиболее авторитетных авторов можно назвать следующих: Э. Я. Волынец-Руссет, В. И. Мухопад". В принципе в ходе судебного разбирательства возможно ссылаться на эти источники, как на обычаи делового оборота. Статьей 5 ГК РФ определено, что "обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе". Вместе с тем данный довод представляется весьма субъективным и, по мнению автора, не может быть положен в обоснование размера взысканной судом суммы упущенной выгоды. По крайней мере автору не встречались судебные акты, в которых в качестве обычая делового оборота признавались данные, изложенные в монографии или журнальной публикации, пусть даже и весьма авторитетного и уважаемого автора. Существенным отрицательным моментом при реализации такого подхода является и то, что нарушитель не имеет экономических стимулов по соблюдению исключительных прав патентообладателя, т. к. даже при отрицательном для него судебном решении он рискует только той суммой, которую бы он и так заплатил, добросовестно заключив лицензионный договор. А с учетом того, что споры данной категории по объективным причинам, связанным в том числе и с необходимостью приостановки рассмотрения дела на период проведения судебной патентной экспертизы, рассматриваются достаточно длительный срок, нарушитель патента получает даже финансовые преференции, выраженные в существенной отсрочке выплаты за счет инфляционного обесценивания суммы за период судебного и исполнительного производства. В соответствии с изложенным можно констатировать, что в настоящее время в судебной практике имеют место различные подходы к правовому обоснованию судами размера убытков патентообладателя при нарушении его исключительных прав. В проекте IV части ГК РФ планируется предусмотреть механизмы усиления ответственности за нарушение патентных прав. Например, вводится возможность конфискации контрафактных изделий и используемых для их изготовления (воспроизведения) материалов и оборудования. Следует отметить, что в настоящее время данный механизм предусмотрен только Законом об авторском праве (ст. 49.1). Предлагаемый проект распространяет упомянутую санкцию практически на все правоотношения в сфере интеллектуальной собственности. Однако в рамках настоящей статьи больший интерес представляет рассмотрение другой новеллы Проекта, а именно возможности взыскания с нарушителя компенсации. Как изложено в п. 3 ст. 1252 Проекта, "в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права его обладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение таких прав. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом лицо, обратившееся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков". При этом один из изложенных в Проекте способов определения размера компенсации предусматривает взыскание в пределах от 10 тыс. до 5 млн. руб. Определение суммы происходит "по усмотрению суда исходя из характера нарушения". Такая расплывчатая формулировка дает, по мнению автора, чрезмерно широкие возможности для субъективного определения судом данной суммы, что потенциально может привести к злоупотреблениям. С учетом изложенного, является целесообразным продолжение имеющейся в настоящее время научной дискуссии, направленной на усовершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

------------------------------------------------------------------

Название документа