Что нас ждет в арбитражной практике при разрешении споров о нарушении прав на товарный знак?

(Лабзин М. В.)

("ИС. Промышленная собственность", 2006, N 8)

Текст документа

ЧТО НАС ЖДЕТ В АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК?

М. ЛАБЗИН

Максим Лабзин, юридическая фирма "Лабзин и партнеры", Москва.

14 марта 2006 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление N 13421/05 по делу о нарушении прав на товарный знак "Спартак". Некоторые содержащиеся в этом Постановлении выводы имеют общий характер. Причем они настолько новые и важные, что данное Постановление скорее всего займет особое место среди судебных актов ВАС РФ по делам об интеллектуальной собственности. В данной сфере оно будет иметь такое большое практическое значение, какое не имело до этого никакое другое постановление Президиума ВАС РФ. Поэтому мы просто не могли обойти вниманием этот важный этап в развитии правоприменительной практики.

Сначала кратко изложим суть дела и отметим основные противоречия в позициях сторон.

Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" им. Н. П. Старостина - правообладатель словесного ТЗ "Спартак" (N 176206) - предъявило иск к Комитету по физической культуре, спорту и туризму Луховицкого района Московской области (далее - Комитет) и к муниципальному учреждению "Футбольный клуб "Спартак", г. Луховицы" (далее - ФК "Спартак"). В своем иске истец указал на то, что его право на товарный знак нарушается вследствие использования слова "Спартак":

- в названии стадиона, находящегося на балансе Комитета;

- на билетах и в программах футбольных матчей;

- в наименовании ФК "Спартак";

- в информации, помещенной в телефонном справочнике, которая содержит указания на стадион "Спартак" и футбольный клуб "Спартак".

Как можно предположить, исходя из Постановления Президиума ВАС РФ, ФК "Спартак" ссылался на право использовать свое наименование, защищаемое статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Ответчики также указывали, что стали использовать название "Спартак" до даты приоритета ТЗ, и свидетельство истца не содержит перечня услуг, под которые подпадает их деятельность.

Суды всех трех инстанций в иске отказали.

Отменяя состоявшиеся судебные акты, ВАС РФ в очередной раз указал на обстоятельства, которые подлежат установлению в ходе судебного следствия по делам о нарушении прав на ТЗ, а именно на то, что необходимо: сравнить знак и используемое ответчиками обозначение; определить объем правовой охраны ТЗ; установить, используется ли он в гражданском обороте и не создается ли при этом опасности смешения деятельности нескольких субъектов. Последнее указание заставляет юристов гибко подходить к анализу однородности товаров (услуг) и исходить при этом из общей цели правового регулирования - не допускать смешения деятельности субъектов.

Однако, оценивая объем правовой охраны ТЗ, суды сослались на то, что перечень товаров и услуг в свидетельстве на ТЗ не содержит таких позиций, как название стадиона и футбольной команды.

Следуя позиции об общей цели анализа однородности товаров и услуг, ВАС РФ отметил, что в свидетельствах указываются родовые понятия, включающие несколько видов деятельности, и что в соответствии со ст. 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для регистрации знаков от 15.06.1957 такая классификация не оказывает решающего влияния на оценку однородности. В частности, продажа билетов, распространение программ, информирование общественности об участниках и фактическом месте проведения мероприятий, спортивных первенств будут подпадать под указанные в свидетельстве на ТЗ термины "организация массово-зрелищных мероприятий, соревнований" и "публикация текстовых материалов".

Сделанный исходя из этого вывод о том, что услуги ответчиков однородны услугам, указанным в свидетельстве на ТЗ, понятен любому юристу и патентному поверенному, которые специализируются на товарных знаках. Кроме того, подход к определению однородности товаров и услуг без учета классов МКТУ в качестве решающего фактора давно прослеживался не только в арбитражной, но и в экспертной практике ФГУ "ФИПС". Гораздо интереснее два других общих вывода высшей судебной инстанции.

Анализируя поддержанную судами позицию ФК "Спартак", состоящую в том, что он в силу ст. 54 ГК РФ имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования, ВАС РФ указал, что согласно этой статье право на фирменное наименование возникает лишь у коммерческих предприятий, а ответчик - некоммерческая организация, поэтому данное право на него не распространяется. ВАС РФ пошел дальше этого формального довода против позиции ответчика и с учетом ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности вывел общее правило об использовании чужих ТЗ в наименованиях организаций: "Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушить исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между общественной организацией - обществом "Спартак" - и ответчиками (например, о членстве в общественной организации)".

На момент вынесения обсуждаемого Постановления автору настоящего комментария не было известно ни одного судебного акта уровня кассационной инстанции, на основании которого использование полного фирменного наименования с включенным в него чужим знаком было бы признано нарушением прав на ТЗ. При этом мы всегда очень внимательно относились к арбитражной практике, касающейся столкновения исключительных прав на фирменное наименование и ТЗ (см. обзор такой практики в журнале "ИС. Промышленная собственность". N 12. 2004). Но даже указанное в этом обзоре Постановление ФАС по делу "ЗАО "АКОС" против ООО "АКОС-2" и ЗАО "Находка-АКОС", отличавшееся признанием в рассмотренном деле полного фирменного наименования "формой нарушения прав на товарный знак", затем, при рассмотрении дела по второму кругу, было фактически заменено другим. Новое Постановление того же суда по тому же делу содержало уже мотивировочную часть, вписавшуюся в общий подход к разрешению таких споров, а именно: использование полного фирменного наименования не является нарушением прав на ТЗ.

Как видно, Президиум ВАС РФ вновь возвращает нас к тому соображению, что даже полное фирменное наименование при соответствующих обстоятельствах дела может нарушать права на ТЗ. И этот подход, прежде отвергнутый арбитражной практикой, теперь может применяться в таких делах под влиянием обсуждаемого Постановления Президиума ВАС РФ.

Но самым интересным, важным для практики и даже неожиданным стал вывод Президиума ВАС РФ относительно довода об использовании ответчиками названия "Спартак" до даты приоритета ТЗ. Причем суд отметил, что это название до даты приоритета использовалось другими лицами, и только потом стадион передали Комитету и был учрежден ФК "Спартак". Поэтому в данном деле ВАС РФ мог бы и обойтись без высказывания приведенного ниже вывода. Однако он указал его в виде общего правила" которое, по-видимому, придает ему характер принципиальной судейской позиции по всем делам о нарушении права на ТЗ. Итак, Президиум ВАС РФ отмечает: "Если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением прав на товарный знак".

Следует отметить, что такая позиция высказана в связи с доводом ответчиков о правомерности использования названия, так как оно началось до даты приоритета, а не в связи с определением размера компенсации. Да и услышанные нами на одной из конференций комментарии помощника председателя судебного состава ВАС РФ не оставляют сомнений в том, что суд имел в виду следующее: если третье лицо начало использовать обозначение до даты приоритета, то после получения охраны появившийся правообладатель не вправе запретить ему подобное использование.

Таким образом, в комментируемом Постановлении Президиума ВАС РФ обнаруживается такая регламентация отношений по поводу использования ТЗ, которая напоминает право преждепользования в патентном праве.

Поскольку в тексте законов указанная регламентация отношений прямо не предусмотрена и вместе с тем данная позиция ВАС РФ имеет фундаментальное значение для дальнейшей судебной практики, то она требует подробной правовой аргументации. Такая аргументация должна не только обосновать законность высказанной позиции, указать на правовые принципы и цели правового регулирования, являющиеся ее правовыми основами, но и дать судам ориентиры для применения подобного общего правила на практике. К сожалению, данного правового обоснования в обсуждаемом Постановлении Президиума ВАС РФ нет, а потому осмелимся сказать, что это серьезный недостаток названного судебного акта.

Возможность перенесения нормы о праве преждепользования из Патентного закона РФ в законодательство о товарных знаках может вызывать, на наш взгляд, теоретически обоснованные сомнения и возражения специалистов. Ведь между этими законами есть разница, обусловленная цепями правового регулирования. Патентный закон РФ обеспечивает монополию в использовании технического решения и дизайна в промышленности, прежде всего в производстве изделий, содержащих соответствующее техническое решение или решение внешнего вида (промышленный образец). Такая монополия позволяет лицу, представившему решение и раскрывшему его обществу, получить соответствующую выгоду, вознаграждение вследствие своего исключительного положения. Однако в целях защиты интересов добросовестных промышленников, которые, возможно, потратили большие деньги на начальном этапе создания нового производства, но по каким-то причинам сами не захотели получить исключительное право, Закон позволяет им в случае появления патента по заявке третьего лица, поданной позднее начала ими производственной деятельности или завершения приготовлений к ней, продолжить производство в тех же объемах. Законодатель посчитал несправедливым лишать права пользования объектом таких лиц, которые сами изобрели и наладили производственные мощности только по той причине, что созданное другим лицом решение позже стало патентоваться - была подана соответствующая заявка в патентное ведомство. Подобное правовое регулирование удачно и е том смысле, что не вынуждает производителей патентовать любое созданное ими решение, даже если монополия на его использование им не нужна. Тем самым промышленность избавляется от лишних патентных монополий, которые, как и любая монополия, имеют некоторые негативные экономические последствия.

Законодательство о ТЗ, предоставляя исключительное право на использование обозначения, обеспечивает возможность индивидуализации своих товаров и услуг в гражданском обороте и позволяет одному лицу избежать их смешения с товарами и услугами другого лица (которые, надо отметить, могут иметь более низкое качество или иные отличия). Такова основная цель правовой охраны ТЗ. И это право не имеет непосредственной связи с производством товаров или оказанием услуг (если, конечно, не считать упаковки, этикетки с нанесенным на них ТЗ, оборудование по нанесению обозначения на сам товар). Поэтому трудно найти причины, по которым лицу, не пожелавшему подать заявку, следует оставить возможность его дальнейшего использования, допустив тем самым смешение товаров и услуг разных лиц на рынке.

Очевидно, что отказ преждепользователя от использования обозначения, которое еще не успело приобрести достаточную узнаваемость и коммерческую ценность, не повлечет серьезных затрат. По крайней мере, ему не придется прекращать производственный процесс. Достаточно будет только изменить обозначение. Кроме того, он сам не рассматривая данное обозначение в качестве средства индивидуализации своих товаров и услуг потому, что только исключительные права гарантируют возможность выполнять индивидуализирующую функцию, защищая от появления такого же или очень похожего обозначения у другого лица. Между тем добросовестный владелец ТЗ может серьезно пострадать, если более ранний пользователь этого же обозначения начнет выпускать некачественные товары и оказывать некачественные услуги.

Надо понимать, что право преждепользования не может существовать без ограничения его объема. В противном случае оно уничтожает сам институт исключительного права, которое при активных действиях преждепользователя на рынке просто не поможет ему извлечь выгоды от своего "исключительного" положения.

При перенесении конструкции преждепользования в институт ТЗ ограничение объема использования обозначения ранним пользователем также необходимо. Иначе от его действий будет зависеть возможность владельца знака продвигать свой товар на рынке. Раннему пользователю обозначения нельзя позволить расширять объемы производства, открывать новые предприятия на других территориях и т. п. Поэтому применяя высказанный ВАС РФ новый подход судам будет необходимо определять и фиксировать объем использования обозначения ранним пользователем на дату приоритета, что делается сейчас при применении нормы Патентного закона РФ о праве преждепользования. Однако если в патентных отношениях дело чаще всего связано с количеством изделий, то обозначения еще используются и в рекламе, на документации, связанной с введением в оборот товаров и услуг, в доменных именах. Иногда такое использование более важно, чем применение ТЗ на изделии или его упаковке. Поэтому то, как будут определяться объемы использования обозначения, - вопрос очень сложный, решение которого пока неясно.

В то же время следует отметить, что высказанная ВАС РФ позиция представляется разумной с той точки зрения, что в любом случае не осложняет правообладателю борьбу с недобросовестными конкурентами, которые стали копировать его обозначение уже после того, как оно было подано на регистрацию и используется, приобрело известность в сфере гражданского оборота. Возможно также, что, склоняясь к подобной позиции, суд исходил из целесообразности охраны без регистрации такого средства индивидуализации, как коммерческое обозначение.

В общем нас ждут новые тенденции и подходы в арбитражной практике по товарным знакам.

------------------------------------------------------------------

Название документа