Сторонами был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Заявка на регистрацию последнего была подана 12 лет назад, и с тех пор правообладатель не предпринял никаких действий по продлению срока действия своего исключительного права. Правомерен ли отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в регистрации данного договора?

Ответ: Отказ Роспатента в регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, если заявка на его регистрацию была подана 12 лет назад и с тех пор правообладатель не предпринимал никаких действий по продлению срока действия своего исключительного права, является правомерным.

Обоснование: В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

На основании п. 2 ст. 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Как установлено п. 1 ст. 1232 ГК РФ, в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Как гласит п. 2 указанной статьи, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ.

В силу ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном ст. ст. 1503 и 1505 ГК РФ.

Согласно пп. 5.2.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 299 (далее - Положение N 299), Роспатент осуществляет государственную регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем с выдачей на них в установленном порядке патентов и свидетельств, а также их дубликатов.

Подпункт 5.2.2 Положения N 299 гласит, что Роспатент осуществляет государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, а также перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.

Исходя из содержания п. 1 ст. 1489 и п. 1 ст. 1233 ГК РФ можно сделать вывод, что лицензионный договор о предоставлении права использования зарегистрированного товарного знака относится к договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

Следует отметить, что п. 2 Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020 (далее - Правила N 1020), указывает в числе договоров об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, подлежащих государственной регистрации, только договоры об отчуждении исключительного права на изобретения, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы.

Однако в силу пп. 1 п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 321 (далее - Регламент N 321), регистрация договора об отчуждении, залога, перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и предоставления права их использования по договору, договора об отчуждении и перехода без договора исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, перехода без договора исключительного права на наименование места происхождения товара, договора о внесении изменений в зарегистрированный договор, расторжения зарегистрированного договора, принудительной лицензии, прекращения действия принудительной лицензии, открытой лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отзыва заявления об открытой лицензии осуществляется при соблюдении в том числе такого условия, как документы, представленные в отношении зарегистрированного товарного знака, правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке.

Кроме того, пп. 2 данного пункта указывает на необходимость соответствия предмета договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, Международном реестре знаков, для регистрации договоров об отчуждении, залога, перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и предоставления права их использования по договору, договора об отчуждении и перехода без договора исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, перехода без договора исключительного права на наименование места происхождения товара, договора о внесении изменений в зарегистрированный договор, расторжения зарегистрированного договора, принудительной лицензии, прекращения действия принудительной лицензии, открытой лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отзыва заявления об открытой лицензии.

По смыслу приведенных подпунктов п. 7.10 Регламента N 321 Роспатент обязан проверять наличие правовой охраны товарного знака при регистрации договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Регламент N 321 действует наравне с Правилами N 1020.

Пунктом 1 ст. 1491 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу п. 2 указанной статьи срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Таким образом, в данном случае срок действия исключительного права на товарный знак истек.

Соответственно, правовая охрана данного знака прекращается.

На основании п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Поскольку исключительное право на товарный знак, то есть право использования последнего, прекратило свое действие, предмет договора фактически отсутствует. Следовательно, данный договор считается незаключенным и не порождает прав и обязанностей сторон.

А. П.Чопяк

Центр методологии бухгалтерского учета

и налогообложения

19.05.2011