Организация А, производящая и реализующая алкогольную продукцию, демонстрирует в своем рекламном ролике изображение в виде восьмиугольной звезды одновременно с изображением рекламируемых товаров. Данное изображение повторяет по своей форме зарегистрированный ранее товарный знак организации Б, также производящей алкогольную продукцию, но отличается от него по цвету. Изображение организации А в качестве товарного знака не зарегистрировано. Организация А использует его без согласия организации Б

Вправе ли организация Б требовать от организации А выплаты компенсации в размере четырех миллионов рублей?

Ответ: Организация Б, производящая алкогольную продукцию, в случае когда организация А, также производящая алкогольную продукцию, демонстрирует в своем рекламном ролике изображение в виде восьмиугольной звезды (в качестве товарного знака не зарегистрированное) одновременно с изображением рекламируемых товаров, которое повторяет по своей форме зарегистрированный ранее товарный знак организации Б, но отличается от него по цвету, при этом организация А использует его без согласия организации Б, вправе требовать от организации А выплаты компенсации в размере четырех миллионов рублей. Вместе с тем окончательный размер компенсации остается на усмотрение суда.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пп. 4 п. 2 указанной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ гласит, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Подпункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, указывает, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из выводов судебной практики, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (см. Постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/06, ФАС Поволжского округа от 24.06.2009 N А72-8318/2008).

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как установлено ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в качестве доказательств по делу могут являться письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и материалы.

Таким образом, при использовании в рекламном ролике организацией А изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком организации Б, без согласия организации Б организация Б вправе требовать от организации А выплаты компенсации.

А. П.Чопяк

Центр методологии бухгалтерского учета

и налогообложения

18.02.2011