ИП, который является администратором доменного имени, использовал в данном доменном имени словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком организации - обладателя исключительных прав на товарный знак (в виде словесного обозначения), зарегистрированным ранее, чем доменное имя, администратором которого является ИП. Организация обратилась в суд с требованием запретить использование ИП доменного имени. Правомерно ли требование организации?

Ответ: Требование организации на запрет использования доменного имени правомерно, поскольку факт использования доменного имени, схожего до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее, нарушает исключительные права организации на использование товарного знака.

Обоснование: На основании п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Соответственно, обладатель исключительного права на товарный знак, зарегистрированный ранее, имеет преимущественное право, в случае если товарный знак другого правообладателя окажется тождественным, то есть схожим до степени смешения, признать данный товарный знак недействительным. При этом гражданское законодательство не регулирует отношений, возникающих из использования доменного имени, поскольку ГК РФ не включает доменное имя в состав исключительных прав.

По данному вопросу сформулирована соответствующая позиция Президиума ВАС РФ, отраженная в Постановлении от 04.06.2013 N 445/13. Президиум ВАС РФ, рассматривая дело о запрете использования доменного имени, схожего до степени смешения с товарным знаком организации, права на который были зарегистрированы ранее, а также об отмене регистрации данного доменного имени, указал: из положений ст. ст. 12, 1229 и 1252 ГК РФ следует, что наряду с признанием действий другой организации по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца и взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака могут применяться и другие способы защиты прав на товарный знак, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе запрет другим лицам использовать товарный знак, и пришел к выводу, что администрирование домена признано нарушением прав организации и оценено как акт недобросовестной конкуренции. Президиум ВАС РФ принял решение о запрете использовать доменное имя.

Кроме того, ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 13.01.2012 N Ф03-6486/2011 (Определением ВАС РФ от 16.05.2012 N ВАС-5713/12 отказано в передаче дела N А51-5935/2011 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного Постановления) указал, что использование домена, содержащего обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком, нарушает исключительные права на товарный знак.

Аналогичные выводы отражены в Постановлениях ФАС Московского округа от 25.10.2012 N А40-73876/11-12-626, ФАС Поволжского округа от 23.10.2012 N А55-20157/2011 (Определением ВАС РФ от 21.02.2013 N ВАС-12359/12 отказано в передаче дела N А55-20157/2011 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного Постановления).

Таким образом, если будет установлен факт использования доменного имени, схожего до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее, то суд вправе запретить использование такого доменного имени, поскольку доменное имя нарушает исключительные права организации на использование товарного знака. Учитывая, что индивидуальный предприниматель использовал доменное имя, схожее до степени смешения с товарным знаком организации, требование правомерно.

А. А.Болдырь

Советник государственной

гражданской службы РФ

1 класса

31.01.2014