Договоры об уступке патентных прав и лицензионные патентные договоры

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

ДОГОВОРЫ ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 20 апреля 2005 года

Э. П. ГАВРИЛОВ

Э. П. Гаврилов, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института международной торговли и права, доктор юридических наук, профессор.

Оборотоспособность исключительных прав, вытекающих из патента

Владелец патента на изобретение, на полезную модель или на промышленный образец вправе уступить другому лицу свои права или предоставить другому лицу право на использование принадлежащих ему исключительных прав. Эта особенность именуется "оборотоспособность объектов гражданских прав" (ст. 129 Гражданского кодекса РФ): патентные исключительные права являются оборотоспособными. Уступка патентного права существенно отличается от предоставления этого права другому лицу. В первом случае первоначальный владелец исключительных прав перестает быть владельцем каких-либо исключительных прав; точно также собственник, продавший свою вещь, лишается каких бы то ни было прав собственности на эту вещь после того, как договор купли-продажи исполнен. Во втором случае происходит частичная уступка исключительного права на использование запатентованного объекта - предоставление определенного права с сохранением части прав у первоначального (предшествующего) владельца. В первом случае первоначальный правообладатель выходит из круга участников дальнейшего правового оборота в отношении этого объекта, а во втором случае он сохраняет свое положение как будущий потенциальный участник. Этот критерий всегда позволяет отделить уступку патентного права от предоставления (частичного) права на использование. Поэтому частичной уступки права на использование не может существовать. Далее мы будем именовать договоры об уступке и предоставлении патентных прав "патентными договорами".

Общедоступная информация о патентных договорах

Государственная регистрация патентных договоров

Статья 10 Патентного закона предусматривает регистрацию в патентном ведомстве договоров об уступке патента под страхом его недействительности, а ст. 13 этого же Закона предписывает регистрацию в Патентном ведомстве лицензионного договора, без чего он является недействительным. По нашему мнению, эти положения следует толковать расширительно: любые договоры, предусматривающие (полную) уступку патента или (частичное) предоставление патентных прав подлежат обязательной, под страхом их недействительности, регистрации в Роспатенте. Здесь речь идет о государственной регистрации. Возможность установления государственной регистрации предусмотрена в ст. 164 ГК: пункт 2 этой статьи предусматривает, что закон может установить государственную регистрацию сделок с движимым имуществом, а исключительные патентные права относятся как раз к категории движимого имущества; статья 128 ГК включает имущественные права в понятие "имущества". Государственная регистрация патентных договоров является оправданной как с теоретической, так и с практической точек зрения. Следует помнить, что эти договоры изменяют принадлежность патентных прав: патентное ведомство зарегистрировало патентные права на имя одного лица, о чем был выдан охранный документ - патент на изобретение или промышленный образец, либо свидетельство на полезную модель, после чего патентные права именно этого лица были внесены в Государственный реестр, о чем была произведена государственная публикация. А в результате заключения патентного договора либо появляется новый владелец патентных прав, либо права прежнего владельца существенно ограничиваются. Об этих фактах, разумеется, также надо оповестить общественность. Вот почему невозможно согласиться с Г. М. Зарубинским, который считает, что государственная регистрация патентных договоров противоречит основам гражданского права и не решает практических вопросов <*>. -------------------------------- <*> Государственная регистрация лицензионных договоров: теория и практика. Патенты и лицензии. 2002. N 7. С. 31. Вместе с тем, мы разделяем многие критические замечания автора в адрес Роспатента, в частности, замечание о том, что процесс государственной регистрации части затягивается более чем на полгода.

Более либеральные зарубежные системы оформления патентных договоров

Государственная регистрация патентных договоров выполняет важные публично-правовые функции. Вместе с тем, нельзя не отметить, что необходимость осуществления такой регистрации в определенной степени ограничивает "свободу договоров". "Свобода договоров" как принцип гражданского права провозглашен у нас впервые лишь с принятием первой части ГК РФ - практически, с 1 января 1995 года; в зарубежных странах этот принцип применяется в течение продолжительного времени и получил очень широкое распространение. В этой связи во многих зарубежных странах законодательство устанавливает, что патентные договоры могут заключаться в письменной форме и вступают в силу независимо от их регистрации в патентном ведомстве. Однако при этом приобретатель патентных прав и лицензиат по договору исключительной лицензии могут предъявить иски к третьим лицам по поводу нарушения их исключительных прав только после того, как патентный договор будет зарегистрирован в патентном ведомстве; без такой регистрации они не могут участвовать и в спорах о признании патентов недействительными, а также несут риск того, что бывший владелец патента второй раз уступит кому-либо свои патентные права или лицензиар второй раз уступит кому-либо уже переданные исключительные права. Все эти обстоятельства "подталкивают" приобретателей патентных прав и лицензиатов к регистрации патентных договоров. Но при этом сам принцип "свободы договоров" сохраняет силу. Я не исключаю того, что в будущем в российском законодательстве будут введены аналогичные нормы.

Регистрация договоров о неисключительной лицензии

Строго говоря, совершенно необходимой и оправданной нам представляется регистрация лишь договоров об уступке патентных прав, а также тех договоров, которые переносят на приобретателя какие-либо исключительные права. Что касается тех договоров, по которым приобретаются неисключительные права, то их государственная регистрация никакими публичными интересами не вызывается и вполне может быть отменена или объявлена добровольной, факультативной. Это предложение объясняется тем, что владелец неисключительной лицензии не может предъявлять к третьим лицам каких-либо претензий, касающихся нарушений полученных им прав; он может предъявлять претензии лишь к своему договорному партнеру - тому, кто предоставил ему патентные права. Напротив, лицо, которое приобрело по патентному договору исключительные права, всегда вправе предъявлять претензии к третьим лицам, нарушающим его права. Таким образом, в случае предоставления по патентному договору исключительных прав (а равно и при уступке патентных прав) всегда появляется новый потенциальный участник патентных споров, о котором следует оповестить общественность. Исключительное право всегда предполагает право на его защиту от действий третьих лиц; напротив, отсутствие исключительного права, пусть даже временное, всегда лишает владельца патентных прав указанного права на защиту. К сожалению, эти хрестоматийные положения патентного права неточно изложены в пунктах 2 и 3 ст. 14 Патентного закона, на что мы уже ранее указывали <*>; данные неточности следовало бы исправить в будущем законе. Кроме того, эти неточности могут быть скорректированы и судебной практикой, основанной уже на действующем законодательстве. -------------------------------- <*> Исключительные права на нематериальные объекты. Патенты и лицензии. 2001. N 3. С. 19 - 20.

Право на подачу заявления о регистрации патентного договора

Возмездность патентных договоров

В ст. 10 Патентного закона прямо не указывается на то, что уступка патента должна быть возмездной. Это дало основание для утверждения о том, что уступка патента может оформляться и безвозмездным договором <*>. -------------------------------- <*> Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 1999. С. 519; Евдокимова В. Н. Правовое регулирование передачи технологии в отношении объектов промышленной собственности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8.

С этими утверждениями следует согласиться. При этом необходимо учитывать, что поскольку гражданские договоры предполагаются возмездными (ст. 423 ГК), условие о безвозмездности договора об уступке патента должно быть прямо указано в самом договоре; в противном случае договор будет предполагаться возмездным. Более сложно решение этого вопроса в отношении лицензионных патентных договоров: пункт 1 ст. 13 Патентного закона прямо указывает на обязанность лицензиата вносить лицензиару "обусловленные договором платежи и(или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором". Эта последняя альтернатива, введенная Законом от 7 февраля 2003 года N 22-ФЗ, также позволяет считать, что лицензионные договоры могут быть безвозмездными. Но если в патентном договоре об уступке патента или в возмездном лицензионном договоре цена не будет предусмотрена, то она может быть определена на основе норм пункта 3 ст. 424 ГК; в частности, за основу могут быть приняты цены, указанные в других аналогичных договорах.

Исключительные и неисключительные патентные лицензии

В соответствии с нормой пункта 1 ст. 13 Патентного закона лицензионные договоры на использование охраняемого объекта промышленной собственности делятся на два вида: исключительные лицензии и неисключительные лицензии. Закон не предусматривает никаких иных видов лицензионных договоров. Такое двучленное деление может оказаться прокрустовым ложем при классификации лицензионных договоров. Действительно, во многих случаях предметом договора является не один, а несколько охранных документов; имеют место случаи, когда договор относится к 15-ти (!) охранным документам. Во всех таких случаях нет никаких препятствий к тому, чтобы по одному такому охранному документу права были предоставлены как исключительные, а по другому - как неисключительные. Нет препятствий к тому, чтобы лицензия была выдана на определенный срок как исключительная, а на некий последующий срок - как неисключительная, и наоборот. Наконец, следует помнить, что отдельные правомочия могут быть переданы лицензиату как исключительные, а другие - как неисключительные. Во всех указанных случаях было бы принципиально неверным отказывать сторонам в государственной регистрации договора по чисто формальному признаку, а именно: в связи с невозможностью отнести лицензионный договор к договору исключительной лицензии или неисключительной лицензии. Такие договоры законны и подлежат государственной регистрации.

Действие патентного договора

Как известно, договор, подлежащий государственной регистрации, вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации (ст. 433 ГК). Однако стороны могут в самом договоре установить, что условия заключенного ими договора будут применяться к их отношениям, которые возникли до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК). Очевидно, что использование этой последней нормы поможет решить многие проблемы, связанные с задержками при регистрации патентных договоров. Кроме того, потенциальным партнерам можно рекомендовать прибегать к предварительным договорам (ст. 429 ГК), предусматривающим обязанность сторон в будущем заключить основной договор. Предварительный договор действителен, если он заключен в простой письменной форме. В соответствии со сложившейся арбитражной практикой "предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации" <*>. -------------------------------- <*> Пункт 14 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Это положение, по аналогии, должно применяться и к патентным договорам.

Срок действия патентного договора

Договор об уступке патентных прав переносит все права на нового владельца; после регистрации он считается исполненным, его действие прекращается. Естественно, что патентные права, переданные по договору об уступке прав, действуют в течение определенного срока, но это уже не срок действия договора. Если заключен договор, названный договором об уступке патентных прав, в соответствии с которым лицензиат получил все исключительные патентные права, предположим, на 10 лет, в то время как максимально возможный срок действия патента к моменту регистрации договора составляет 12 лет, то это - не договор об уступке прав, а лицензионный договор. В связи с вышеизложенным, представляется ошибкой указание о том, что договор об уступке патентных прав действует "до конца действия охранного документа". Между тем такое указание содержится в публикациях об уступках патентных прав. Отметим также, что стороны в договоре об уступке патентных прав не должны именоваться лицензиаром и лицензиатом: сторона, уступающая свое право, именуется цедент, а сторона, приобретающая это право, - цессионарий. Напротив, при заключении лицензионных договоров указание на срок их действия совершенно необходимо. Срок действия лицензионного договора может заканчиваться определенной датой или указанием на определенное событие (например, прекращение действия охранного документа). В принципе, мы не видим препятствий к тому, чтобы срок лицензионного договора превышал срок действия охранного документа, на котором основывается этот договор. Такие договоры тоже подлежат государственной регистрации, однако, после прекращения действия патента, такой договор будет сохранять свою силу как договор беспатентной лицензии, не требующий государственной регистрации, а государственная регистрация теряет свою силу. Такой же подход должен применяться и в случаях досрочного прекращения действия патента, являющегося основой для выдачи лицензии: если срок лицензии еще не истек, и в договоре нет особых условий на этот случай, то такой договор сохраняет силу, но его государственная регистрация теряет правовое значение. При этом не имеют значения причины досрочного прекращения патента (неуплата патентных пошлин, отказ от патента, признание недействительности патента судом). Разумеется, что беспатентная лицензия, которая сменила патентную лицензию в указанных выше случаях, может быть признана недействительной, если она нарушает законодательство о конкуренции.

Территория действия патентного договора

Российские патенты действуют только на территории России. Поэтому если патентный договор относится только к правам, реализуемым за пределами России, то он не проходит государственной регистрации в России. С другой стороны, патентный договор, передающий или предоставляющий российские патентные права и потому подлежащий государственной регистрации в Роспатенте, может регулировать некоторые действия, совершаемые за рубежом. Например, патентный лицензионный договор может регулировать право ввоза в Россию продукта, содержащего запатентованное изобретение или изготовленного запатентованным способом, с территории той или иной страны. На практике патентные лицензии часто предоставляются не на всю территорию России, а лишь на часть ее территории, например, на определенную область. Имеют место и случаи предоставления лицензии только в отношении "территории предприятия лицензиата". С теоретической точки зрения такое территориальное ограничение действия лицензии представляется недопустимым. Действительно, и статья 8 Конституции РФ, и статья 1 ГК закрепляют принцип единства экономического пространства России, право на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на всей территории России. Между тем ограничение патентной лицензии частью территории России создает правовые барьеры такому свободному перемещению товаров и услуг. А каковы практические последствия таких территориальных ограничений? Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки "Профипак" выдало ООО "Спектр плюс" лицензию на колпачок для укупорки сосудов с жидкими средами; территория действия лицензии - Иркутская область (регистрация в Роспатенте N 13753). Это значит, что предприниматель, закупивший партию этих изделий у лицензиата и продающий эти изделия в Новосибирске, будет считаться нарушителем патентных прав. Но такое положение противоречит принципу исчерпания патентных прав (ст. 11 Патентного закона). Полагаю, что в случае судебного спора суд вынесет решение о том, что такое территориальное ограничение не соответствует Закону.

Виды патентных договоров

Договоры, касающиеся принадлежности и объема патентных прав, не ограничиваются договорами об уступке патента и лицензионными договорами. В самом Патентном законе упоминаются: соглашения между авторами о порядке пользования правами (п. 2 ст. 7); соглашения о выплате вознаграждения автору служебного объекта промышленной собственности (п. 2 ст. 8); договоры о праве использования служебного объекта в собственном производстве работодателя с выплатой компенсации правообладателю (п. 2 ст. 8); соглашения между лицами, совместно владеющими патентными правами (п. 1 ст. 10). Патентным договором может быть закреплено и право преждепользования (ст. 12). В Гражданском кодексе упоминаются другие виды договоров, которые могут касаться интеллектуальной собственности, а, следовательно, и патентных прав: договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (глава 38), договоры доверительного управления (глава 53), договоры коммерческой концессии (глава 54). Впрочем, патентные права могут затрагиваться и в других гражданских договорах, например, в договорах залога. Представляется, что все такие договоры, изменяющие патентообладателя или объем закрепленных за ним прав, должны регистрироваться в Роспатенте.

Патентные договоры о принадлежности патентных прав

Это разнообразные договоры, фиксирующие либо появление дополнительного патентообладателя (с определением прав, закрепляемых за каждым правообладателем), либо фиксирующие выбытие какого-либо лица из числа правообладателей. В этом последнем случае лицо, выходящее из состава правообладателей, уступает свои патентные права остальным правообладателям. Но это не частичная уступка прав, а полная уступка прав, принадлежащих одному из патентовладельцев. Договоры о принадлежности патентных прав чаще всего заключаются между работодателем и автором-служащим, когда последний получает определенный процент (10%, 20% и т. п.) от общего объема исключительных прав. К случаям совместного владения патентными правами и к договорам о принадлежности патентных прав по аналогии применяются нормы главы 16 ГК, относящейся к общей собственности.

Договоры о доверительном управлении исключительными правами

В ст. 1013 ГК прямо указывается на то, что объектом договора о доверительном управлении могут быть "исключительные права"; это означает, что таким объектом могут быть и исключительные патентные права. Однако фактически такие договоры на практике еще не заключались. В этой связи в литературе было высказано следующее мнение: "Для того, чтобы использование договора доверительного управления применительно к управлению исключительными правами стало возможно, необходимо внесение изменений в Патентный закон ... позволяющих предоставить право совершения юридических действий с исключительными правами не только непосредственно обладателю исключительных прав, но и лицу, управляющему этими правами по договору доверительного управления" <*>. -------------------------------- <*> Зубкова Е. Доверительное управление исключительными правами: возможности и проблемы, ИС. Промышленная собственность. 2001. N 5. С. 40.

С высказанным мнением трудно согласиться. Начнем с того, что если в настоящее время будет заключен договор доверительного управления в отношении исключительных прав и такой договор будет заявлен на регистрацию в Роспатент, то Роспатент обязан будет его зарегистрировать, поскольку такой договор соответствует действующему законодательству. Далее, в соответствии с действующим законодательством доверительный управляющий получает право заключать сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени (п. 3 ст. 1012 ГК); он также вправе использовать это имущество и даже распоряжаться им, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 1020 ГК). Это означает, что доверительный управляющий вправе уступать другим лицам патентные права, выдавать простые и исключительные лицензии. Это прямо вытекает из ГК, а Патентный закон должен считаться автоматически дополненным или измененным нормами ГК; поскольку в данном случае используются нормы второй части ГК, которая вступила в силу с 1 марта 1996 года, именно с этой даты Роспатент должен применять изложенные выше положения. Наконец, следует однозначно понимать, что владельцем исключительных патентных прав патентообладатель является лишь в тех случаях, когда он не передал эти исключительные права по договору исключительной лицензии или по договору доверительного управления. Лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий также становятся владельцами исключительных прав - в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах.

Заключение

Полагаю, что материал, изложенный в настоящей статье, привлечет внимание патентных поверенных и патентоведов, сталкивающихся с оформлением патентных договоров. Полагаю, что этот материал может явиться базой для внесения некоторых изменений в подход Роспатента к регистрации патентных договоров. Наконец отметим, что все вышесказанное в равной степени относится и к регистрации договоров, касающихся товарных знаков.

Название документа