§ 8. Получение патента на изобретение

Изобретению предоставляется правовая охрана в силу государственной регистрации, на основании которой соответствующее федеральное ведомство выдает патент.

Для признания того или иного технического решения изобретением необходимо, чтобы оно было надлежащим образом оформлено и обязательно заявлено. Только тщательная подготовка заявочных документов, материалов и точное соблюдение всех установленных требований может обеспечить своевременную и полную охрану изобретений.

В соответствии с Патентным законом РФ (ст. 16) заявка на изобретение должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

- реферат.

К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Как и в ранее действовавшей редакции Патентного закона, органом, в который нужно обращаться с заявкой на выдачу патента на изобретение, является Российское агентство по патентам и товарным знакам. Структурным подразделением Роспатента, которое принимает заявки на выдачу патента, является Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Для того чтобы подать заявку, необходимо обладать правом на получение патента в соответствии с Патентным законом РФ.

К числу лиц, обладающих таким правом, относятся: сам автор, любое лицо, которому автор предоставил право на получение патента, а также патентные поверенные. Участие последних в подаче заявки обусловлено тем, что представительство по патентным делам требует специальных (в первую очередь юридических) знаний, которыми большинство авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов не обладает.

Требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации определяются Положением о патентных поверенных, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1993 г. N 122 "Об утверждении Положения о патентных поверенных" <*>.

--------------------------------

<*> САПП РФ. 1993. N 7. Ст. 573.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

При подаче заявки установлен общий принцип единства изобретения, согласно которому если одна заявка подается на несколько изобретений (например, способа и устройства для их осуществления), то они должны образовывать единый изобретательский замысел. Другими словами, они должны быть связаны настолько, что одно изобретение без другого не может быть получено или использовано.

Согласно п. 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. N 82 <*>, единство изобретения признается соблюденным, если:

--------------------------------

<*> БНА. 1998. N 26.

в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по новому назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по новому назначению и устройство или композиция, составной частью которых они являются);

относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Все поступающие заявки на изобретения проходят так называемую формальную экспертизу.

В ходе ее проведения проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним.

Следует отметить, что действующая редакция Патентного закона не содержит ранее содержавшегося положения, согласно которому при проведении формальной экспертизы проверялось, относится ли заявленное обозначение к объектам, которым предоставляется правовая охрана. Такая проверка будет осуществляться отныне при проведении экспертизы по существу.

Также проверяется уплата патентной пошлины либо наличие документа, освобождающего от ее уплаты.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, в Патентном законе не установлен, что можно рассматривать в качестве его недостатка.

Поскольку заявитель имеет право в любой момент до принятия решения о выдаче патента на изобретение внести в документы заявки исправления и уточнения, при проведении формальной экспертизы также проверяется, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения.

В случае утвердительного ответа на этот вопрос представленные материалы просто не принимаются во внимание, а заявителя уведомляют о том, что он может подать отдельную заявку, в которой будут отражены указанные изменения.

Результатом проведения формальной экспертизы может быть решение, согласно которому поданная заявка на изобретение признается соответствующей предъявляемым к ней формальным требованиям. В этом случае заявитель незамедлительно уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки.

Возможны случаи, когда заявка оформлена с нарушением требований к ее документам. При этом заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. Если же заявитель в указанный срок не выполнит указанные требования либо не подаст дополнительное ходатайство о продлении указанного срока, то поданная заявка считается отозванной. В отдельных случаях Роспатент может продлить двухмесячный срок (очевидно, при наличии уважительных причин, хотя законодатель об этом прямо не говорит), но не более чем на десять месяцев с даты его истечения.

Встречаются факты, когда заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения. В таких случаях заявитель в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления должен сообщить, какое из изобретений, не связанных между собой настолько, что они составляют единый изобретательский замысел, должно рассматриваться. При необходимости в документы заявки должны быть внесены соответствующие изменения. Те изобретения, которые не будут рассматриваться, могут быть оформлены в качестве выделенной заявки.

В п. 6 ст. 21 Патентного закона установлено общее правило, согласно которому Роспатент должен по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки, которая прошла формальную экспертизу с положительным результатом, опубликовать в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Исключение составляют случаи, когда в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки она была отозвана Роспатентом. При этом Роспатент сам определяет состав публикуемых сведений.

Целью публикации заявки является создание презумпции того, что любой потенциальный пользователь изобретения должен знать о наличии заявки и, соответственно, о возможности получения исключительного права на изобретение. Для этого любому лицу после публикации предоставляется право ознакомиться в порядке, установленном Роспатентом, с документами заявки (за исключением случаев, когда заявка была отозвана либо признана отозванной на дату публикации).

По особому ходатайству заявителя Роспатент может опубликовать сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев. Вместе с тем автор изобретения имеет право сохранить анонимность при публикации заявки.

По общему правилу, экспертиза заявки на изобретение по существу проводится только по специальному ходатайству и при условии, что она прошла формальную экспертизу с положительным результатом. Такое ходатайство может быть подано как заявителем, так и третьим лицом. На подачу ходатайства установлен трехлетний срок, исчисляемый с даты подачи заявки. Обязательным условием является уплата патентной пошлины. Последствием неподачи заявки является то, что она считается отозванной. Если ходатайство было заявлено третьим лицом, то заявитель в обязательном порядке уведомляется о нем Роспатентом.

При проведении экспертизы по существу проводится информационный поиск, под которым понимается установление уровня техники, в сравнении с которым будут определяться новизна и изобретательский уровень заявленного предложения. Разновидностью информационного поиска является патентный поиск, который осуществляется в рамках фондов патентной документации.

Информационный поиск проводится в соответствии с п. 22 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение. Согласно п. 22.2 указанных Правил информационный поиск проводится на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей (если таковые имеются), а также с учетом возможных допустимых изменений формулы изобретения.

После проведения информационного поиска и по истечении с даты начала экспертизы по существу шести месяцев заявителю, по общему правилу, должен направляться отчет об информационном поиске. Исключение составляют случаи, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки.

Роспатент может продлить указанный срок, если в его патентных фондах отсутствует необходимая информация и возникла необходимость в других источниках информации либо в заявке изобретение описано таким образом, что невозможно провести информационный поиск (заявитель должен быть об этом обстоятельстве уведомлен).

В отношении непатентоспособных решений информационный поиск не проводится. Об этом обстоятельстве заявитель уведомляется до истечения шести месяцев с даты начала экспертизы заявки по существу.

Если у заявителя при проведении экспертизы по существу были запрошены дополнительные материалы, то они должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке (последние должны быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы).

Последствие непредоставления указанных материалов в установленный срок либо ходатайства о его продлении состоит в том, что заявка признается отозванной.

По общему правилу, срок на предоставление дополнительных материалов может быть продлен Роспатентом на срок не более чем десять месяцев с даты его истечения, однако при наличии уважительных причин (вопрос о том, какие причины считать уважительными, будет решаться в каждом конкретном случае), которые подтверждают невозможность соблюдения указанного срока, он может быть продлен на больший срок.

Если результаты экспертизы по существу позволят сделать вывод о том, что заявленное изобретение, выраженное формулой заявителя, соответствует условиям патентоспособности, т.е. является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо, то принимается решение о выдаче патента с формулой изобретения и датой приоритета. В противном случае принимается решение об отказе в выдаче патента.

Еще до принятия окончательного решения заявителя уведомляют о результатах проверки и предлагают представить свои доводы и аргументы по этим результатам, однако учитываются они только в том случае, если представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления.

Последняя редакция Патентного закона оставила административный порядок обжалования отказа в выдаче патента, решения в выдаче патента или решения о признании заявки отозванной, однако вместо ранее существовавшей двухзвенной системы органов, занимавшихся рассмотрением подобных жалоб (Апелляционная палата и Высшая патентная палата), в настоящее время должен быть создан единственный орган - Палата по патентным спорам Роспатента. Жалобу надлежит подать в течение шести месяцев с даты получения решения либо даты получения запрошенных в Роспатенте копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении о выдаче патента. Последние должны быть запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты получения заявителем решения.

Окончательно решения Палаты по патентным спорам утверждаются руководителем Роспатента. Вступают они в силу с даты утверждения, однако, как и любые другие акты государственных органов, могут быть обжалованы в суде.

Как у заявителя, так и у третьих лиц есть право заявить ходатайство о проведении так называемого информационного поиска в отношении заявок на изобретения, прошедших формальную экспертизу с положительным результатом. Такой поиск осуществляется как в интересах заявителя, который получает возможность получить более четкое представление о перспективах рассмотрения заявки, так и любого третьего лица, которое может принять решение с точки зрения того, целесообразно ли заключать какие-либо соглашения с заявителем.

У заявителя есть ряд процессуальных прав в ходе проведения экспертизы по существу, которые включают право знакомиться со всеми материалами, указанными в запросе экспертизы, решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии указанных материалов заявитель имеет право получить в течение месяца с даты получения Роспатентом его запроса.

Заявитель может восстановить следующие сроки, пропущенные им: на предоставление документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу и срок подачи возражения в Палату по патентным спорам. Основанием для восстановления сроков являются наличие уважительной причины, которая должна быть подтверждена соответствующими документами, и уплата патентной пошлины.

Все эти сроки восстанавливаются по специальному ходатайству, направляемому заявителем в Роспатент не позднее двенадцати месяцев с даты истечения установленного срока.

Согласно ст. 22 Патентного закона заявленному изобретению (с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента за изобретение. При этом временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная Патентным законом возможность подачи возражения против этого решения.

Таким образом, суть временной правовой охраны состоит в том, что физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в указанный период, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон. При недостижении соглашения о размере компенсации этот вопрос решается судом.