§ 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ В ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ

1. Формальная экспертиза заявки

Поступившие в Патентное ведомство заявки регистрируются и передаются на экспертизу. Правила проведения экспертизы заявок на изобретение, полезную модель и промышленный образец существенно отличаются друг от друга. Если заявки на изобретения и промышленные образцы проверяются как с точки зрения правильности их составления, так и с точки зрения их существа, то при экспертизе заявок на полезные модели проверка соответствия заявленного решения установленным законом критериям патентоспособности не осуществляется. В свою очередь, правила экспертизы заявок на изобретения и промышленные образцы также не совпадают. Если в отношении заявок на промышленные образцы, успешно прошедших формальную экспертизу, экспертиза по существу проводится без каких-либо изъятий и дополнительных условий, то заявки на изобретения подвергаются подобной экспертизе лишь по специальному ходатайству заявителя или третьих лиц. Таким образом, новый Патентный закон РФ устанавливает: а) проверочную систему экспертизы заявок на выдачу патента на промышленный образец; б) отсроченную (отложенную) систему экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение; в) явочную

430

(регистрационную) систему экспертизы заявок на выдачу свидетельства на полезную модель. Каждая из этих процедур патентования имеет свои особенности, которые будут отражены в ходе дальнейшего изложения.

Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они ни касались, проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требованиям. Данная экспертиза, которая носит название формальной или предварительной, проводится по единым правилам, закрепленным пунктом 1—5 статьи 21 Патентного закона РФ. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется: а) наличие необходимых документов; б) правильность их составления; в) относимость заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны соответственно изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами; г) соблюдение требования единства изобретения, полезной модели или промышленного образца; д) не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного объекта промышленной собственности и соблюден ли установленный порядок их представления; е) правильность классифицирования изобретения или полезной модели по МПК и промышленного образца по МКПО; ж) соблюдение порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. Кроме' того, в результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки, если только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с датой поступления основных материалов.

По общему правилу формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона). Такая отсрочка в проведении экспертизы установлена в интересах заявителей, которые в соответствии со ст. 20 Патентного закона в течение двух месяцев пользуются правом внесения в материалы заявки исправлений и уточнений без изменения существа заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца и при условии, если эти исправления или уточнения не направлены на устранение нарушения установленных требований к документам заявки3. Вместе с тем по желанию заявителя, выраженному в его письменном ходатайстве Патентному ведомству, формальная экспертиза может быть начала до истечения указанного двухмесячного срока. Однако в этом случае заявитель с момента подачи такого ходатайства по общему правилу лишается права на исправление и уточнение документов заявки по своей инициативе. Правда, в отношении заявок на изобретения у заявителей, подавших данное ходатайство, а также пропустивших двухмесячный срок на исправление

431

уточнение заявки, эта возможность сохраняется вплоть до вынесения решения по результатам экспертизы по существу и при условии уплаты специальной пошлины в размере 4 000 руб. (ч. 2 ст. 20 Патентного закона).

Если в процессе формальной экспертизы заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной разработки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной разработки, например новые признаки, включаемые в формулу изобретения (полезной модели), или совокупность существенных признаков промышленного образца, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, Патентным законом не установлен, что следует признать упущением законодателя. На основании результатов формальной экспертизы может быть принято одно из следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к патентоспособным объектам, в состав заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Это означает, что заявка на изобретение и промышленный образец принимается к дальнейшему рассмотрению, а заявка на полезную модель считается удовлетворенной. Заявитель уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении приоритета в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении заявителем требования единства разработки ему предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из содержащихся в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым.

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента. Это новое положение в российском патентном законодательстве. Ранее данное обстоятельство служило основанием для отказа в принятии заявки к рассмотрению. На указанное решение может быть подано возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За подачу возражения взимается пошлина

432

в размере 18 000руб. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления.

В процессе формальной экспертизы заявленный объект промышленной собственности может быть признан секретным. В этом случае заявитель уведомляется о невозможности предоставления ему правовой охраны в соответствии с Патентным законом РФ.

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы. Основаниями для запроса могут быть: а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов из перечисленных в ст. 16—19 Патентного закона РФ; б) выявление органом, осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений. Необходимость уточнения заявки может быть, в частности, обусловлена: 1) наличием таких недостатков в оформлении и содержании документов, которые делают невозможным использовать эти документы в соответствии с их назначением; 2) отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими правилами; 3) установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ, и т.д.

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный срок с даты получения запроса. По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен при условии уплаты специальной пошлины. Указанная пошлина взимается за каждый месяц продления:

до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для ответа на запрос экспертизы, — в размере 4 000 руб.;

от 6 до 12 месяцев с даты истечения данного срока — в размере 10 000 руб.;

более 12 месяцев с даты его истечения — в размере 20 000 руб.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о продлении установленного срока.

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец и по собственной инициативе. Для этого ему достаточно подать в Патентное ведомство письменное заявление. Заявитель уведомляется об удовлетворении просьбы, а делопроизводство по заявке прекращается.

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом по заявкам на выдачу патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец имеет разные правовые последствия. Применительно к

433

заявкам на полезную модель это служит основанием для вынесения решения о выдаче свидетельства. Заявки на промышленные образцы передаются для проведения экспертизы по существу. Что касается заявок на изобретения, то их дальнейшее прохождение осуществляется по правилам отсроченной экспертизы. Сущность этих правил сводится к следующему. По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом. Патентное ведомство публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя Патентное ведомство может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока.

С даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента заявленному изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Характер и содержание прав заявителя в период временной правовой охраны изобретения будут подробно рассмотрены ниже — в разделе, посвященном патентной форме охраны. Здесь лишь отметим, что предельный срок действия данной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также любое третье лицо могут подать в Патентное ведомство ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная правовая охрана заявленного изобретения — прекратившейся.

Патентный закон РФ предоставляет как заявителю, так и любым третьим лицам право ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного предложения. Введение в закон указанного права имеет двоякий смысл. С одной стороны, результаты информационного поиска облегчают заявителю решение вопроса о дальнейшей судьбе заявки, так как дают более ясное представление о перспективах ее рассмотрения. С другой стороны, третьим лицам предоставляется возможность лучше оценить патентоспособность заявленного решения и на основе этого определить свои дальнейшие действия, например, по приобретению прав на патент, заключению с заявителем соглашения об использовании разработки в период ее временной правовой охраны, ее использованию без разрешения заявителя и т.п.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета

434

о нем определяются п. 22 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение. Информационный поиск проводится на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей, а также с учетом возможных изменений формулы изобретения в установленном порядке. Для целей информационного поиска уровень техники включает документы, которыми располагает Патентное ведомство на дату окончания поиска и которые будут приняты во внимание при оценке новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Патентное ведомство гарантирует проведение информационного поиска в объеме, включающем:

— официальные бюллетени Патентного ведомства, а также бывшего патентного ведомства СССР;

— описание к охранным документам СССР и РФ;

— заявки на изобретение и полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц с их материалами; запатентованные в РФ изобретения и полезные модели;

— патентную документацию США, Великобритании, Германии, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), а также патентную документацию Европейского патентного ведомства и ВОИС;

— непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе поиска в уровне техники обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам изобретения, по которому проводится поиск.

Информационный поиск проводится и отчет о поиске направляется лицу, подавшему ходатайство о его проведении, в течение четырех месяцев с даты поступления ходатайства, если заявка не отозвана на дату поступления ходатайства, или до направления отчета о поиске.

За проведение информационного поиска по заявке взимается плата по тарифу. За особую плату предоставляются копии документов, указанных в отчете о поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления третьих лиц. Копию отчета о поиске при условии оплаты соответствующей услуги по тарифу может получить помимо лица, подавшего ходатайство, и любое другое заинтересованное лицо4.

Следует отметить, что по ходатайству заявителя и третьих лиц информационный поиск может быть проведен и по заявке на полезную модель (п. 3 ст. 23 Патентного закона). Для выдачи свидетельства на полезную модель результаты данного поиска формально не имеют никакого значения, поскольку охранный документ в данном случае выдается без проверки

435

заявки по существу. Целью данного поиска является уяснение того, отвечает ли реально полезная модель установленным законом критериям патентоспособности, т.е. насколько надежен выданный на нее охранный документ. Указанный информационный поиск проводится при условии уплаты соответствующей пошлины, осуществляется на основе п. 18 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель и практически совпадает с информационным поиском, проводимым по заявке на выдачу патента на изобретение.

Новым положением российского патентного законодательства является право заявителя на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель и наоборот. В соответствии со ст. 28 Патентного закона РФ поданная заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления до момента публикации сведений о заявке. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче свидетельства. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки. За преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель взимается пошлина в размере 2 000 руб., а за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение — в размере 12 000 руб.

2. Экспертиза заявки по существу

Патенты на изобретения и промышленные образцы выдаются лишь после проведения экспертизы заявок по существу (патентной экспертизы). Указанная экспертиза проводится по единым правилам, закрепленным пунктом 8—10 статьи 21 Патентного закона РФ, и детализированным в Правилах по составлению, подаче и рассмотрению заявок на объекты промышленной собственности. Различие состоит лишь в том, что патентная экспертиза заявок на промышленные образцы проводится в обязательном порядке, а заявки на изобретения подвергаются такой экспертизе лишь при наличии особого ходатайства заявителя или третьих лиц.

При проведении экспертизы заявки по существу устанавливается приоритет изобретения (промышленного образца), если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверяется патентоспособность заявленного изобретения или промышленного образца. Установление приоритета заявленной разработки на данной стадии проведения экспертизы проводится тогда, когда заявитель испрашивает приоритет по дате подачи первой заявки в государстве—участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, по дате поступления в Патен-

436

тное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей сущность этого изобретения или промышленного образца, и т.д. О том, как устанавливается приоритет разработки во всех этих случаях, уже подробно говорилось выше.

Проверка патентоспособности заявленной разработки состоит в исследовании экспертами Патентного ведомства вопроса о том, отвечает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта патентной охраны. Иными словами, в ходе патентной экспертизы проверяются новизна, изобретательский уровень (применительно к промышленному образцу — оригинальность), промышленная применимость заявленной разработки, а также соответствие предложенного решения общественным интересам, принципам гуманности и морали. Срок, в течение которого Патентное ведомство должно провести экспертизу по существу, новым Патентным законом не устанавливается. Такое решение вопроса трудно признать оптимальным, так как оно ставит заявителей в зависимость от Патентного ведомства. Конечно, и раньше, когда законодательством срок проведения патентной экспертизы был ограничен шестью месяцами (по закону СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. срок был увеличен до 12 месяцев), заявители, в сущности, были лишены возможности как-либо воздействовать на Патентное ведомство в случае нарушения им сроков проведения экспертизы. Но все же законодательством были определены временные рамки рассмотрения заявки по существу, что накладывало на экспертов хоть какие-то обязанности в этом плане.

В период проведения экспертизы заявки по существу Патентное ведомство вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения или уточненную совокупность признаков промышленного образца. Основанием для запроса может быть необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной разработки; необходимость уточнения формулы изобретения; необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту же дату приоритета, и т.д. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения (промышленного образца) в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставляемых заявке. Указанные копии могут быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

437

Как уже отмечалось, по заявке на изобретение заявитель, при условии уплаты пошлины, может вносить исправления и уточнения в поданную заявку вплоть до вынесения решения по результатам экспертизы по существу. При этом, однако, не должна изменяться сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы, изменяющие сущность изобретения, во внимание не принимаются. В заявку на промышленный образец какие-либо изменения по инициативе заявителя на этапе проведения экспертизы по существу вноситься не могут.

Экспертиза заявки по существу проводится при условии уплаты заявителем специальной пошлины. За проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения взимается пошлина в размере 60 000 руб. За проведение экспертизы заявки по существу в отношении группы изобретений взимается пошлина в размере 60 000 руб. и дополнительно 48 000 руб. за каждое изобретение свыше одного. При наличии в заявке отчета о патентном поиске или заключения экспертизы, подготовленных одним из международных органов в соответствии с международными соглашениями, участницей которых является Россия, размер указанных пошлин уменьшается на 20 процентов. При наличии в заявке отчета об информационном поиске, проведенном уполномоченной организацией Роспатента, размер пошлины уменьшается на 50 процентов. Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о проведении экспертизы по существу. При отсутствии такого документа ходатайство считается неподанным. Пошлина за проведение экспертизы по существу в отношении заявки на промышленный образец, как уже отмечалось, уплачивается одновременно с пошлиной за подачу заявки.

По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче или отказе в выдаче патента. Если в результате экспертизы по существу Патентное ведомство установит, что заявленное изобретение (промышленный образец), выраженное формулой (совокупностью существенных признаков), соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой (совокупностью существенных признаков). При установлении несоответствия заявленного изобретения (промышленного образца) условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

При несогласии с решением экспертизы по существу заявитель может подать в Апелляционную палату Патентного ведомства возражение на решение об отказе в выдаче патента. Такое возражение может быть подано в течение трех месяцев с даты получения решения или затребованных от Патентного ведомства копий противопоставленных заявке материалов.

438

Сами эти материалы должны быть запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты получения им решения. За подачу возражения взимается пошлина в размере 60 000 руб., а за восстановление пропущенного заявителем срока для подачи возражения — в размере 16 000 (60 000) руб. Возражение рассматривается Апелляционной палатой Патентного ведомства в соответствии с порядком, установленным Правилами подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента, утвержденных Роспа-тентом 19 апреля 1995 г.5. В случае подтверждения Апелляционной палатой решения патентной экспертизы заявитель согласно п. 9 ст. 21 Патентного закона вправе подать жалобу в Высшую патентную палату. С учетом того, что фактически Высшая патентная палата до сих пор не создана, и иных положений, приведенных в предыдущей главе, можно констатировать, что заявители, не согласные с решением Апелляционной палаты, могут обратиться с соответствующей жалобой в суд или арбитражный суд.