§ 4. Субъекты прав на товарный знак.

Исключительные права владельца товарного знака

Субъектами права на товарный знак согласно Закону о товарных знаках являются юридические, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Как следует из п. 1 ст. 2 ГК, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Субъектами прав на товарный знак могут быть также объединения лиц. Закон о товарных знаках, как уже было отмечено, предусматривает институт коллективных знаков для обозначения продукции, обладающей едиными качественными или иными общими характеристиками, которая производится и (или) реализуется лицами, входящими в объединение разными лицами. Обычно коллективные товарные знаки регистрируют союзы и ассоциации юридических лиц. К коллективным товарным знакам применяются те же правила, что и к обычному товарному знаку, однако коллективный знак не может быть переуступлен и на него не может быть выдана лицензия.

Физическими лицами - правообладателями на товарный знак могут быть любые, не ограниченные в правах граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства при обязательном условии государственной регистрации их в качестве предпринимателей.

Правовой формой охраны товарных знаков является свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам. Свидетельства выдаются в соответствии с установленной процедурой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ на основании акта государственной регистрации товарного знака. Функции этого ведомства возложены в настоящее время на Российское агентство по патентам и товарным знакам <*>.

--------------------------------

<*> Следует отметить, что Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. была сделана попытка возложить выполнение указанных функций на Министерство юстиции РФ, однако впоследствии этот Указ был отменен.

КонсультантПлюс: примечание.

Правила продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания (утв. Приказом Роспатента от 16.09.1993 N 63) утратили силу в связи с изданием Приказа Роспатента от 03.03.2003 N 27 "О правилах продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений".

Срок действия свидетельства на товарный знак составляет десять лет и может неоднократно продлеваться (каждый раз на десять лет) в порядке, установленном ст. 16 Закона о товарных знаках и конкретизированном в Правилах продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесении изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак от 16 сентября 1993 г. <*>.

--------------------------------

<*> БНА. 1993. N 12.

Согласно указанной статье Закона о товарных знаках регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По ходатайству правообладателя для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Реестр и свидетельство на товарный знак.

В соответствии со ст. 4 Закона о товарных знаках владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами (негативное правомочие). Таким образом, исключительное право на товарный знак - это абсолютное имущественное право, возникающее на основании государственной регистрации и включающее комплекс прав разрешительного и запретительного характера.

Как следует из п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках, под использованием понимается: применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона о товарных знаках.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Зачастую первоначальный правообладатель на товарный знак использует товарный знак только в рекламе и печатных изданиях. Представляется, что в Закон о товарных знаках должны быть внесены изменения, в соответствии с которыми подобное применение товарного знака без применения его на товарах или упаковке не является использованием товарного знака.

Право на использование товарного знака действует только в отношении определенной группы товаров. В связи с этим исключительное право на определенный товарный знак не препятствует другому лицу зарегистрировать аналогичный товарный знак на собственное имя в отношении другой группы товаров или услуг. Такие группы товаров определяются на основании Международной классификации товаров и услуг, установленной Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.

Нарушением исключительных прав на товарный знак будет его несанкционированное использование. Перечень конкретных действий, составляющих несанкционированное использование, приведен в п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках. В соответствии с указанным пунктом нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров;

- в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Закон о товарных знаках не дает легального определения того, что следует считать производством товаров. Очевидно, сюда относится законченный технологический процесс создания товара (продукта), обозначенного чужим товарным знаком. Такое правонарушение считается наиболее распространенным. Изготовлением товаров с поддельными товарными знаками занимаются как российские фирмы, так и иностранные (наибольший размах это явление приобрело в странах Юго-Восточной Азии).

Изготовление товаров под обозначением, сходным с охраняемым товарным знаком до степени смешения, также является довольно распространенным явлением. Например, фирма-изготовитель, опасаясь уголовного преследования, не желает идти на прямое нарушение закона и пытается замаскировать противоправный характер своих действий. В таких случаях в словесных товарных знаках меняется одна или две буквы, с тем чтобы на слух произнесение товарного знака совпадало с уже существующим товарным знаком.

Под предложением к продаже следует понимать любые конкретные действия, направленные на реализацию чужого товарного знака, товара, обозначенного таким товарным знаком, или обозначением, сходным с ним до степени смешения, однако при этом сама реализация отсутствует. Примером таким действий могут быть реклама товаров с поддельными товарными знаками, выставление их на витрине, информация в прайс-листах, каталогах и т.д.

Под введением товарного знака в оборот понимается его использование способами, указанными выше.

Под ввозом понимается перемещение товара, незаконно обозначенного чужим товарным знаком, через таможенную границу РФ. При этом целью такого ввоза должно быть его введение в хозяйственный оборот.

Особую проблему представляет использование товарных знаков в Интернете, а именно в так называемых доменных именах. В таких случаях берется популярный товарный знак, принадлежащий известной фирме (самый известный случай произошел с фирмой "Кодак"), и присваивается регистрируемому домену. После того как эта фирма захочет зарегистрировать домен с таким же названием, выясняется, что сделать это нельзя. Это объясняется тем, что в Интернете действует принцип заявительной регистрации, который заключается в том, что тот, кто первым прислал заявку на определенное имя, тот и получает это имя (регистрацию осуществляет организация, которая называется РосНИИРОС). Для того чтобы прекратить неправомерное использование товарных знаков в качестве доменных имен, в Закон о товарных знаках и было введено правило о том, что исключительное право на использование товарного знака включает право на использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Обычно владельцы доменных имен предлагали выкупить право на использование своих товарных знаков в качестве доменного имени и большинство компаний на это соглашались. В качестве примера можно привести покупку Росбанком доменного имени rosbank.ru у фирмы "Арбитражсудправо", зарегистрировавшей указанное имя в РосНИИРОСе. Руководство банка решило, что дешевле выкупить имя, чем затевать длительный арбитражный процесс <*>.

--------------------------------

<*> Росбанк купил rosbank.ru // Коммерсантъ. 2000. 15 августа.

Вместе с тем отдельные фирмы пытались защитить свои права и без прямого регулирования. Так, Московский арбитражный суд удовлетворил иск немецкой компании "Квелле" к торговой компании "Тандем-Ю" о прекращении незаконного использования товарного знака и фирменного наименования. Незаконное использование заключалось в том, что фирма "Тандем-Ю" зарегистрировала домен с фирменным наименованием фирмы "Квелле", которое одновременно является и товарным знаком.

При хранении товара с нарушением исключительных прав на товарный знак товар еще не введен в хозяйственный оборот, а только ожидает этого. Хранение осуществляется на основании договора хранения. Ответственность в этом случае, по общему правилу, будет нести поклажедатель, т.е. лицо, передавшее товар на хранение. Однако возможны ситуации, когда хранитель имеет право распоряжаться переданным ему на хранение товаром (например, в силу ст. 918 ГК). В этом случае, если хранитель, которым является товарный склад и в котором предметом хранения являются вещи, определяемые родовыми признаками, может распоряжаться этими вещами, ответственность за указанное выше нарушение может быть возложена на хранителя.

Следует подчеркнуть, что простое хранение товарного знака не является его использованием. Важно подчеркнуть, что в данном случае целью хранения является его дальнейшая продажа. В информационном письме ВАС РФ N 19 от 29 июля 1997 г. рассматривается пример, когда к организации оптовой торговли был предъявлен иск изготовителем заменителя сахара с нанесенным на упаковку изображением, сходным с изображением товарного знака истца. В доказательство того, что целью хранения была последующая продажа, истец представил проект договора, подготовленный оптовой базой, в которой содержалось предложение купить товар, хранимый на складе. Таким образом, был сделан вывод о том, что хранение продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, признается незаконным при наличии у хранителя цели введения этой продукции в хозяйственный оборот <*>.

--------------------------------

<*> ВВАС РФ. 1997. N 10. С. 84.

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего. Для этого заключается лицензионный договор. Согласно ст. 26 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

В качестве примера можно привести лицензионный договор, заключенный известным российским модельером В. Зайцевым с американской компанией "Интерторг" на использование товарного знака, состоящего из факсимильной подписи <*>.

--------------------------------

<*> Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения М., 1999. С. 89.

Такой договор может быть заключен в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Выделяют следующие виды лицензий:

а) исключительные и неисключительные. В первом случае лицензиат получает исключительное право на использование товарного знака. Во втором случае право на использование товарного знака имеют как лицензиар, так и лицензиат. При этом лицензиар может заключать лицензионные договоры и с другими лицами;

б) полные и частичные. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован.

Лицензионные договоры об уступке товарного знака должны быть заключены в письменной форме и обязательно должны регистрироваться в Роспатенте.

Использование товарных знаков лицами, не имеющими разрешения, приводит к нарушению исключительного права правообладателя. Поэтому в течение срока действия свидетельства на товарный знак правообладатель на товарный знак может требовать прекращения незаконного пользования его знаком и возмещения причиненных этими действиями убытков.

Вместе с тем исключительные права владельца товарного знака не являются абсолютными. Так, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицом в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия (ст. 23 Закона о товарных знаках). Таким образом, изготовление товаров с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением прав на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору с владельцем товарного знака <*>.

--------------------------------

<*> Информационное письмо от 29 июля 1997 г. N 19 Президиума ВАС РФ "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" // За защитой в арбитраж. М., 1999.

Следует иметь в виду, что исключительное право на товарный знак определяется только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Согласно п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем. При этом использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам (например, из-за стихийного бедствия, изменения профиля предприятия и др.).

Таким образом, использование товарного знака является не только правом, но и обязанностью правообладателя.

В качестве дополнительной меры, направленной на защиту исключительных прав владельца товарного знака, предусмотрено правило о предупредительной маркировке. Правообладатель на товарный знак может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным обозначением, зарегистрированным в РФ. Эта маркировка состоит из латинской буквы R или латинской буквы R в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ.

Наличие предупредительной маркировки помогает потребителям, с одной стороны, лучше запомнить его, а с другой стороны, оповещает об особом статусе обозначения и наличия у определенного лица исключительных прав на знак. В мировой практике применяются такие обозначения, как Trademark, Registered Trademark. В тех случаях, когда предупредительная маркировка проставлена, а соответствующее обозначение не зарегистрировано в Роспатенте, такое действие будет рассматриваться как неправомерное, вводящее потребителя в заблуждение. Как следует из п. 5 ст. 46 Закона о товарных знаках, лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в РФ товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Согласно ст. 25 Закона о товарных знаках исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака).

Единственное ограничение для такого рода уступки заключается в том, что уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ч. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках). Указанное ограничение направлено на защиту прав потребителей. Речь прежде всего идет о качестве маркируемых товаров. Так, если в результате уступки товарного знака, который ассоциировался с товарами высокого качества, будут маркироваться низкокачественные товары, то права потребителей в данном случае будут нарушены.

Вместе с тем следует учитывать разъяснение, данное в уже приводившемся информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак", в котором было высказано мнение о том, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве не является содержанием такой сделки в отличие от лицензионного договора.

Под правом распоряжения товарным знаком понимается в первую очередь право передачи исключительного права на товарный знак, как возмездной, так и безвозмездной. При этом права на товарный знак передаются другому физическому или юридическому лицу в отношении всех или части товаров, в отношении которых он зарегистрирован.

Уступка права на товарный знак может рассматриваться как уступка исключительного имущественного права. Поскольку такого рода имущественные права рассматриваются как разновидность товара, к уступке применяются положения, регулирующие договор купли-продажи.

Правомочие распоряжения владельца товарного знака включает в себя также право отказа от товарного знака. Это право предусмотрено ст. 29 Закона о товарных знаках.

Уступка права на товарный знак может быть частью договора коммерческой концессии. В этом случае не только передается право на использование товарного знака, но и информация о технологии производства, оказывается консультационное содействие и техническая помощь по организации бизнеса. Кроме того, правообладатель на товарный знак осуществляет контроль за качеством производимых товаров и оказываемых услуг.

Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и (или) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Закон (ст. 1028 ГК РФ) предписывает обязательную регистрацию договора, которая осуществляется тем же государственным органом, который осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При заключении договора коммерческой концессии правообладатель не теряет исключительного права на товарный знак и может использовать его в своей предпринимательской деятельности.