3. Зауваження до окремих статей

Передусім, звертає на себе увагу неоднозначність вживання

деяких понять. Зокрема, мається на увазі реєстрація знака чи реє-

страція свідоцтва на цей знак? Ці поняття вживаються неодноз-

начно. Так, в ст. 1 Закону про товарні знаки <Визначення> наво-

диться таке тлумачення: <Реєстр - Державний реєстр свідоцтв

України на знак для товарів і послуг>. Таке ж визначення наво-

диться і в Законі України <Про охорону прав на винаходи і ко-

рисні моделі>: <Реєстр - Державний реєстр патентів України на

винаходи або Державний реєстр патентів України на корисні мо-

делі>; в Законі України <Про охорону прав на промислові зразки>

- <Реєстр - Державний реєстр патентів України на промислові

зразки>.

В Законі України <Про охорону прав на сорти рослин> йдеть-

ся про два реєстри. Перший - просто Реєстр сортів рослин, дру-

гий - Державний реєстр сортів рослин. Але в обох реєстрах мова

йде про реєстр саме об'єктів правової охорони, а не про реєстр

правоохоронних документів. В Законі України <Про племінне тва-

ринництво> багато йдеться про облік, але нічого не згадується про

державний реєстр племінного тваринництва.

Проте, повернемося до Закону про товарні знаки. В тексті цього

Закону йдеться про реєстрацію знака, а не про реєстрацію свідоц-

тва на знак. Отже, маємо два поняття: <Державний реєстр свідоцтв

України на знаки для товарів і послуг> і <реєстрація знака> (ст. ст.

10.3, 10.10, ІІ, 12, ІЗ, 14, 7.4, 7.5).

Працівники Держпатенту України вживають поняття відпові-

дно до Закону (тлумачення): <Державний реєстр свідоцтв України

на знаки для товарів і послуг>(*216).

(**215) Див.: Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. Киев, <Блиц-информ>,

1996, с. 199.

(**216) Див.: Матвієнко К., Кістєрська С. Про ведення Держреєстру свідоцтв Украї-

ни на знаки для товарів і послуг. Закон і Бізнес, 1995, № 8, 22 лютого.

-181-

Маємо також і два види самих реєстрів - реєстри правоохо-

ронних документів і реєстри об'єктів промислової власності, зок-

рема нових сортів.

Така розбіжність в понятійному апараті в законодавстві не-

припустима.

П. 2 ст. 5 Закону наводить перелік позначень, які можуть бути

знаками для товарів і послуг. В ньому немає звукових знаків. Про-

те, законодавча практика інших країн до позначень відносить і

звукові сигнали, словосполучення чи музичні позивні. Так, на-

приклад, кожна радіостанція має свої звукові позивні, які відрізня-

ють її від інших. Тому видається доцільним визнати правову охо-

рону і на позначення послуг шляхом звукових сигналів.

Окремо постає питання про позначення буквами або цифра-

ми. В переліку позначень, що містяться в Законі, вони не згаду-

ються. Із статті заступника директора Науково-дослідного центру

патентної експертизи (НДЦПЕ) Держпатенту України Ніни Мо-

шинської можна зробити висновок, що такі позначення не можуть

визнаватися товарними знаками(*217). Вона пише: <Якщо знак є на-

бором цифр чи букв або просто геометричних фігур, то це може

сприйматися як кількісне позначення, кодове, сертифікаційне

тощо>. У цьому міркуванні, видається, є резон. Справді, такі по-

значення можуть приводити до плутанини, а товарний знак має

сприйматися однозначно, споживач не повинен розмірковувати

- це знак чи ні.

Невдало сформульований п. 1 ст. 7, який проголошує: <Особа,

яка бажає одержати свідоцтво, подає до Відомства заявку>. В цій

же статті визначаються вимоги до заявки. Але викликає певний

сумнів занадто широкий простір для заявників. Можливо, все ж в

певній мірі треба обмежити право на одержання свідоцтва на то-

варний знак. Закон таких обмежень не містить. П. 5 ст. 5 надає

право на одержання свідоцтва будь-якій особі, об'єднанню осіб

або їх правонаступникам. П. 1 ст. 7 також проголошує повну сво-

боду на одержання свідоцтва. Але ж може заявник навмисне подає

заявку на одержання свідоцтва, аби перешкодити своєму конку-

ренту, використати знак в недобрих цілях, з іншими зловмисними

намірами. Видається, що право на одержання свідоцтва на знак

можна було б зумовити фактом реального заняття підприємниць-

кою діяльністю. Простіше сказати, право на одержання свідоцтва

на товарний знак повинен мати той, хто доведе його необхідність

у своїй діяльності.

П. 7 ст. 10 ще раз нагадує, експертиза заявки по суті може буде

проведена лише за умови, що документ про сплату збору за по-

дання заявки оформлено правильно. Але в Законі ніде не гово-

риться, що означає <документ оформлено правильно> чи <доку-

мент оформлено неправильно>.

(**217) Див.: Мошинська Н. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг.

Закон і Бізнес. 1995, № 20, 17 травня.

-182-

Викликає певний сумнів редакція п. 6 ст. 16 Закону. Вона про-

голошує: <Договір про передачу права власності на знак та ліцен-

зійний договір вважається дійсним, якщо вони складені в пись-

мовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набира-

ють чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх

реєстрації у Відомстві>.

Вказівка в першій частині цієї норми про необхідність скла-

дання договору в письмовій формі зовсім недоцільна, оскільки є

загальна вимога до такого роду договорів про їх обов'язкову пись-

мову форму. Це договори досить складні і усна форма тут абсо-

лютно неприпустима. Дещо наївно звучить припис, за яким такі

договори мають бути підписані сторонами. Це настільки очевид-

но, що спеціально передбачати в Законі норму про що вимогу

просто недоцільно. Адже будь-який договір, не підписаний од-

нією із сторін, не набуває чинності.

Що стосується другої частини цього пункту, то погоджуючись

із за значеним приписом в цілому, варто було б визначити, які ж

правові наслідки наступають, якщо такий договір не буде зареєст-

рований в Держпатенті, чи має чинність такий договір чи ні. Отже,

постає питання, яка із сторін зобов'язана зареєструвати такий до-

говір і, отже, сплатити збір за його реєстрацію. Без визначення

зазначених обов'язків реєстрація може повиснути в повітрі.

Істотним недоліком Закону про товарні знаки слід визнати

відсутність в ньому норм про те, які дії визнаються порушенням

прав власності на свідоцтво на знак для товарів і послуг. В Законі

є лише загальна норма (ст. 20), яка в п. 1 визначає, що <будь-яке

посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16

цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва,

що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодав-

ством України>.

Вище уже зазначалось, що ця загальна норма не охоплює со-

бою усіх можливих способів порушення прав власника свідоцтва.

Тут видається доцільним доповнити сказане раніше. В законодавстві

про товарні знаки зарубіжних країн порушення прав власника

свідоцтва розуміється дещо ширше. Так, наприклад, в законодавстві

Великобританії порушенням прав на зареєстрований товарний знак

визнається в торговій діяльності використання ідентичного по-

значення або позначення, здатного ввести в оману споживача. Але

що ще більш цікаво, це те, що порушенням вважається викорис-

тання ідентичного або дуже схожого позначення не тільки стосов-

но ідентичних або подібних товарів і послуг, але й використання

позначення, подібного або ідентичного товарному знаку, що зас-

тосовується для неідентичних або для неподібних товарів і послуг,

якщо останній із названих товарів чи послуг користується попи-

том, а використання позначення створює безпідставні переваги

над товарним знаком або буде шкодити товарному знаку(*218).

(**218) Див.: Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа, с. 199.

-183-

В зарубіжній законодавчій практиці порушенням визнається

використання зареєстрованого товарного знака, якщо особа, що

його використовує, знала або мала підстави для припущення, що

застосування знака є порушенням прав власника свідоцтва.

Наведені норми не були б зайвими в законодавстві України

про товарні знаки. Норми Закону України <Про охорону прав на

знаки для товарів і послуг> викладені занадто стисло і не розкри-

вають сутності порушення прав власника свідоцтва. Тому було б

бажано відповідні норми уточнити і доповнити. Адже такі пору-

шення прав власника свідоцтва можуть мати місце І в межах Ук-

раїни.

Стосовно захисту прав власника свідоцтва на знаки для то-

варів і послуг, то варто висловити побажання, щоб в законодавстві

про товарні знаки було застереження щодо чинності права на знак.

Не може вважатися порушенням прав на товарний знак його не-

санкціоноване використання до дати публікації про його реєстра-

цію. З таким застереженням не можна не погодитися. Відповідно

до цього не може порушуватися ніяка справа в суді про порушен-

ня прав на товарний знак до його фактичної реєстрації.

Звичайно, щодо Закону України <Про охорону прав на знаки

для товарів і послуг> можна зробити ще багато істотних і окремих

зауважень. Але справа не в тому, аби знайти ці окремі недоліки.

Закон уже працює в інтересах України. Його застосування вия-

вить ще й інші недоліки. Їх необхідно узагальнювати, проаналізу-

вати і зробити відповідні висновки, дати їм належну оцінку і роз-

робити заходи по їх усуненню.

На сучасному етапі законодавчої діяльності у сфері правової

охорони промислової власності постає питання про подальше удос-

коналення цього законодавства. Саме з цією метою провадиться

цей аналіз законодавства про інтелектуальну власність.

Зрозуміло, що не всі міркування, оцінки і пропозиції, вислов-

лені в цій роботі, є безспірними. Але висловлені міркування, мож-

ливо, зможуть в певній мірі сприяти удосконаленню в цілому добро-

го Закону України <Про охорону прав на знаки для товарів і по-

слуг>.

-184-