3. Аналіз окремих статей

Потребує уточнення п. 1 ст. 7 Закону <Про винаходи і корисні

моделі>. В цьому пункті йдеться про те, що корисна модель відпо-

відає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промис-

лове придатною. Такі умови патентоспроможності корисної мо-

делі не можуть забезпечити достатньо високий технічний рівень

науково-технічного потенціалу, виробництва, творчості. Закон не

вимагає від корисної моделі досягнення певного технічного рівня.

Просто вона має бути новою і промислово придатною. Чи достат-

ньо цих вимог? Видається, що ні, оскільки конструктивне рішен-

ня може бути новим і промислово придатним, але воно може не

забезпечувати належного технічного рівня виробництва і тому не

може бути сприйняте. Так, наприклад) сконструйовано новий тип

машини, яка не відповідає сучасним вимогам енергоекономії. Кон-

струкція є новою і промислово придатною, але навряд чи ії можна

визнати за сучасними мірками прогресивною і визнати певним

науково-технічним досягненням.

Тому видається доцільним до умов патентоспроможності ко-

рисної моделі добавити ще одну - досягнення певного технічного

рівня. П. 1 ст. 7 можна сформулювати так: <Корисна модель відпо-

відає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою, переви-

щує відомий технічний рівень і є промислово придатною>.

До речі, вислів <промислово придатна> краще замінити вис-

ловом <придатна для використання в доцільній діяльності люди-

ни>. Такий вислів більш точний і широкий, а це також має зна-

чення.

Потребує більш чіткої редакції п. 4 ст. 7. Цей пункт викладено

так: <Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на ви-

-134-

дачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Ук-

раїна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що

ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у

встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо

заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті,

зазначеній в п. 3 ст. 7>.

Очевидно, автори проекту цього Закону виходили з того, аби

сам заявник не міг второпати, що це воно таке є і був змушений

залучити на допомогу патентного повіреного, оскільки без нього і

справді розібратись в цьому словоблуді нормально грамотній лю-

дині не під силу. Між тим, Закон розрахований на широкого чита-

ча - творця нового.

Висловлюються побажання не обмежувати поняття корисної

моделі тільки конструктивним виконанням пристрою, а пошири-

ти на всі вироби. По-перше, викликає певний сумнів сам термін

<пристрій>. В загально-прийнятому значенні пристрій - це допо-

міжне улаштування до чогось основного. Між тим, конструктивне

виконання стосується не тільки пристроїв, а будь-якого улашту-

вання. По-друге, чому конструктивне виконання стосується тільки

цих самих пристроїв, а не будь-якого іншого виробу. Конструк-

тивне виконання може стосуватися будь-якого виробу, оскільки

жоден виріб не може бути виготовлений без його попереднього

конструктивного виконання. Тому видається доцільним пошири-

ти конструктивне виконання на всі вироби, а не тільки на при-

строї.

В ст. 8 Закону варто було б зазначити, що право на одержання

патенту мають винахідник, його спадкоємці та інші його правона-

ступники, а також роботодавець. Це було б точніше.

Адже відповідно до ст. 10 Закону право на одержання патенту

має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця. Пра-

вонаступником винахідника може бути Фонд винаходів України)

якому винахідник може передати належне йому право на одер-

жання патенту. Проте, в Законі немає норми, за якою винахідник

своє право на одержання патенту міг би передати будь-якій іншій

фізичній чи юридичній особі. Але нема й заборони. З цього мож-

на зробити висновок, що винахідник може уступити своє право на

одержання патенту будь-якій фізичній чи юридичній особі, а не

тільки Фонду винаходів України. Видається, що цим безпідставно

обмежуються права винахідника розпоряджатися своїм правом.

Право на одержання патенту - це право винахідника, і він може

розпорядитися ним на свій розсуд, в тому числі продати, подару-

вати тощо. Але в Законі про це мови немає. Тому видається необ-

хідним прямо зазначити, що винахідник чи будь-який інший заяв-

ник може своє право на одержання патенту відчужувати будь-кому,

звичайно, в межах Закону.

Що стосується прав роботодавця (ст. 9 Закону), то вони вида-

ються сформульованими не дуже чітко, про що уже йшлося вище.

-135-

В ст. 11 Закону видається зайвим застереженням <за умови,

що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або

не відхилена>. Це й так зрозуміло, якщо заявка вважається відкли-

каною, відкликана чи відхилена, то за цією заявкою патент не

буде виданий.

Закон правильно встановив вимогу, за якою в разі виявлення

в заявці на винахід певних недоліків, про це має бути повідомле-

ний заявник і для усунення зазначених недоліків встановлюється

певний строк. Якщо протягом встановленого строку виявлені не-

доліки заявки будуть усунені) то датою подання заявки буде дата

одержання Держпатентом виправлених матеріалів. У противному

разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається

повідомлення (п. 2 ст. 13). Не заперечуючи проти встановлених

правил по суті, все ж хочеться відзначити, що підставою для виз-

начення заявки неподаною можуть бути лише настільки серйозні

підстави, які роблять розгляд заявки просто неможливим, в силу

чого вона і визнається неподаною.

В усіх інших випадках Держпатент має вживати усіх необхід-

них заходів для усунення виявлених недоліків за допомогою заяв-

ника. Лише тоді, коли це виявиться неможливим. Держпатент може

прийняти рішення про визнання заявки неподаною. В такому разі

було б збережено для держави багато цінних винаходів та інших

технічних рішень.

Викликає певне зауваження п. 6 ст. 14 3акону. Він сформу-

льований таким чином: <Якщо за попередньою заявкою діловодство

у Відомстві не закінчено, то з надходженням заяви про пріоритет

згідно з п. 2 цієї статті попередня заявка вважається відкликаною

в частині, на яку заявлено пріоритет>. З цієї редакції важко збаг-

нути, про що йде мова. В п. 2 цієї статті йдеться про попередню

заявку, якщо вона була подана в іноземній державі - учасниці

Паризької конвенції охорону промислової власності. В п. 6 цієї ж

статті мова йде про діловодство у Відомстві, тобто Держпатенті

України. То про яку ж попередню заявку йде мова - про ту, що

подана в іноземній державі, чи про ту, що подана в Україні. Якщо

мова йде про попередню заявку, подану до Держпатенту України,

то чому виникло дві заявки? Іншими словами, п. 6 статті 14 Зако-

ну потребує ретельної редакції.

Не точна редакція п. 12 ст. 15 Закону. У цьому пункту йдеться

про те, якщо за результатами заявки по суті визначено, що ви-

нахід, суть якого виражена в запропонованій заявником формулі,

відповідає умовам патентоспроможності, Відомство надсилає за-

явнику рішення про видачу патенту.

Видається, що все ж було б краще, якби спочатку було прий-

нято рішення про визнання пропозиції винаходом і на підставі

цього рішення має видаватися патент. Законодавець же визнав за

доцільне спочатку прийняти рішення про видачу патенту, якщо

запропонована пропозиція є винаходом, і на цій підставі видавати

патент.

-136-

Із наведеної редакції виходить, що рішення про визнання про-

позиції винаходом не приймалось, а заявнику висилається. Адже

інакше цей пункт тлумачити не можна. Наведемо цей пункт досл-

івно: <Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде виз-

начено, що винахід, суть якого виражена у запропонованій фор-

мулі, відповідає умовам патентоспроможності, Відомство надси-

лає заявнику рішення про видачу патенту> (підкреслено автором

О. П.).

Але ж відразу постає запитання, коли і хто приймав це рішен-

ня. Очевидно, спочатку треба прийняти рішення про видачу па-

тенту, а вже потім це рішення надсилати заявникові. Така еконо-

мія часу і паперу може призвести до непорозумінь, чого в Законі

треба уникати.

Викликає критику ст. 22 Закону <Оскарження рішення сто-

совно заявки>. Перша частина цієї статті проголошує, що заявник

може оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки до

Апеляційної ради Відомства...>. Закон не містить і не виокремлює

підстав для такого оскарження. Тобто оскаржувати можна всім і

все. Це називається подальша демократизація законодавства.

Така демократизація може привести до того, що Держпатент

буде тільки те й робити, що розглядати скарги. Тому, аби справді

ефективна робота не потонула в бюрократичній писанині, варто

було в Законі чітко визначити критерії чи підстави, за якими мож-

на оскаржувати те чи інше рішення Держпатенту. Це стосується

не тільки рішень Держпатенту, а й скаржників. Оскаржувати чітко

визначені рішення Держпатенту мають право тільки конкретно

визначені особи - заявники, винахідники та їх спадкоємці, інші

зацікавлені особи. В противному разі скаргова лавина затопить

Держпатент.

Вище вже зверталась увага на занадто тривалі строки для дея-

ких дій. Занадто довгими визначені вони і статтею 22. Для оскар-

ження будь-якого рішення Відомства стосовно заявки встановле-

ний строк в три місяці від дати одержання рішення Держпатенту.

Скарга, що надійшла з приводу рішення Держпатенту по заявці

має бути розглянута протягом чотирьох місяців від дати надход-

ження скарги. Але ж рішення Апеляційної ради по скарзі також

може бути оскаржене до суду протягом шести місяців. Отже, якщо

в цьому процесі будуть витримані максимальні строки, то для ос-

карження рішення, розгляду скарги і оскарження рішення Апеля-

ційної ради по скарзі може потребувати 13 місяців, більше року.

Видається, що така демократизація не на користь ні державі,

ні народу, ні справі.

Погано відредагований п. 8 статті 23 Закону. Наведемо його

дослівно: <Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які

інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регу-

люються іншим законодавством України>. Не викликає сумніву

те, що автор цієї норми сам не розуміє, про що йде мова. По-

перше,-- про які особисті майнові права мовиться. Цивільне за-

-137-

конодавство України такого поняття як <особисті майнові чи не-

майнові права винахідника> не знає. Якщо це нове поняття, то

треба було дати його тлумачення. По-друге, - чому права, що

випливають з патенту, мають зачіпати інші права винахідника, чи

не зачіпати їх. Одним словом, і цей словоблуд збагнути важко.

Зазначений пункт має бути належним чином відредагований, щоб

було зрозуміло будь-якому читачеві.

Невдала, на наш погляд, редакція п. 1 ст. 26 Закону. В частині

1 цього пункту йдеться про те, що власник патенту повинен доб-

росовісно користуватися виключним правом, що випливає з па-

тенту. Вище уже підкреслювалось, що нечіткість редакції цієї час-

тини п. 1 зазначеної статті дає підставу тлумачити цю норму як

обов'язок власника патенту використовувати винахід. Для такого

висновку дає підставу і частина друга цього пункту, в якій йдеться

про те, що в разі невикористання винаходу протягом трьох років

від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати,

коли використання винаходу було припинено, будь-яка особа може

звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на викорис-

тання винаходу. Звичайно, цей дозвіл суд надає за наявності пев-

них умов.

Проте, порівняння цих двох частин п. 1 ст. 26 дає підставу

зробити висновок, що власник патенту зобов'язаний використати

свій винахід і в разі невикористання винаходу для його власника

можуть настати певні негативні наслідки.

Видається, що п. 1 не може бути прийнятий як за редакцією,

так і за своїм змістом. Безумовно, частина перша п. 1 цієї статті

має бути відредагована більш чітко. В цій частині зазначеного пун-

кту, на нашу думку, йдеться про те, аби власник винаходу викори-

стовував його добросовісно, тобто це використання не повинно

наносити шкоду будь-кому - державі, суспільству, фізичним і

юридичним особам, навколишньому середовищу тощо. Саме ця

ідея має лежати в основі цієї норми, а не обов'язковість викорис-

тання винаходу.

Що стосується обов'язку використання винаходу, то це пи-

тання, принаймні, спірне. Не можна зобов'язувати власника ви-

находу до обов'язкового використання. Право використання ви-

находу належить його власнику, і він цим правом може скориста-

тися на свій розсуд. Для цього можуть бути самі різноманітні

підстави. Наприклад, власник винаходу вважає, що для негайного

використання винаходу у нього зараз немає ні технічних, ні мате-

ріальних умов і можливостей. Винахід може бути використаний з

найбільшою ефективністю з настанням відповідних технічних умов.

Власник патенту на винахід, врешті-решт, може затримати вико-

ристання винаходу, аби не дати своєму конкуренту випередити

його у виробництві тієї чи Іншої продукції - у конкурента уже є ті

самі технічні умови для більш ефективного використання винахо-

ду, а у власника винаходу їх ще немає. Продаж ліцензії може бути

-138-

менш вигідним, ніж власне виробництво з використанням вина-

ходу.

У власника патенту на винахід можуть бути й інші причини

для невикористання винаходу. І таке невикористання винаходу не

можна вважати недобросовісною конкуренцією, оскільки це і є

комерційним чи підприємницьким досвідом, що складає вироб-

ничу таємницю.

Не може бути виправданим і правило, викладене в частині

третій п. 1 ст. 26 Закону, в якому йдеться про те, що суд може

винести рішення про надання дозволу зацікавленій особі на вико-

ристання винаходу з визначенням обсягу його використання, строку

дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику па-

тенту.

Визначені судом умови можуть не відповідати інтересам влас-

ника патенту. Більш того, вони можуть істотно обмежувати його

права й інтереси. Постає резонне питання, - чому права власни-

ка патенту на вимогу його конкурента мають бути обмежені на

користь останнього. Власник патенту не припустився ніякого зло-

вживання своїм правом - він просто не використовує свій ви-

нахід і не дозволяє його використання іншим особам. Це йому

вигідно, це його право. Хто і чому має обмежувати його у викори-

станні його права?

Викликає певний сумнів припис, що міститься в п. 2 ст. 26

Закону. У цьому пункті йдеться про так звану залежну ліцензію,

коли один винахід не може бути використаний з повною ефектив-

ністю без іншого винаходу. Закон дозволяє власнику першого ви-

находу вимагати від власника другого права на використання його

винаходу, і відповідно до Закону власник першого винаходу зобо-

в'язаний такий дозвіл видати. Взагалі, звертає на себе увагу та

обставина, що Закон містить забагато підстав для вільного вико-

ристання винаходу чи інших технічних рішень. Ці підстави, безу-

мовно, обмежують майнові права винахідників та авторів інших

технічних рішень. Варто було б подумати над усуненням цієї про-

блеми.

Зазначеним обмеженням присвячена ст. 25 Закону, в якій

міститься п'ять підстав для обмеження майнових прав винахідника

або п'ять підстав, які надають право вільного використання вина-

ходів та інших технічних рішень. Деякі з них досить розпливчаті.

Заперечення викликає п. 1 ст. 28. В цьому пункті йдеться про

підстави визнання патенту недійсним повністю чи частково. Зок-

рема, такими правовими підставами є: а) невідповідність запатен-

тованого винаходу чи корисної моделі умовам патентоспромож-

ності, визначеним цим Законом; б) наявності у формулі винаходу

чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці; в) пору-

шення вимог п. 2 ст. 32 Закону.

Аналіз перших двох підстав свідчать про те, що вони не об-

грунтовані. В їх настанні винен передусім сам Держпатент Украї-

ни. Саме його працівники припустилися помилки, визнавши ви-

-139-

нахід чи корисну модель без належної перевірки. Проте, Держпа-

тент свої помилки перекладає на заявників. Негативні наслідки

безвідповідального ставлення до своїх обов'язків відповідальних

працівників Держпатенту мають нести заявники. А вони вже по-

несли відчутні витрати на одержання патенту. В Законі немає ні

слова про те, хто має відшкодувати заявникові ці матеріальні вит-

рати. Тому, видається, патент не повинен визнаватись у цих ви-

падках недійсним, якщо тільки з боку заявника не було неправом-

ірних дій, спрямованих на обманне одержання патенту. У таких

випадках, навіть якщо були допущені певні помилки, патент має

зберігати свою чинність. Патентовласник не повинен бути пока-

раний за чужі гріхи.

Що стосується третьої підстави визнання патенту недійсним,

то вона не витримує будь-якої критики. Закон встановив правило,

за яким патент може бути визнано <недійсним повністю або част-

ково> за порушення правил процедури закордонного патентування.

В аналізованому п. 1 ст. 28 сказано чітко: в разі <порушення

вимог пункту 2 ст. 32 цього Закону>. П. 2 ст. 32 цього Закону

проголошує порядок закордонного патентування. За цим поряд-

ком заявник спочатку має. заявити свій винахід до Держпатенту

України і запросити дозвіл на закордонне патентування. Якщо

протягом трьох місяців від дати надходження запиту до Держпа-

тенту заявник не одержить заборони на закордонне патентування,

він має право здійснити закордонне патентування свого винаходу

чи будь-якого іншого технічного рішення.

Проте, якщо заявник порушить встановлений порядок закор-

донного патентування, його патент може бути визнано недійсним

повністю або частково. Ця норма викликає ряд істотних запере-

чень. По-перше, як можна визнати патент частково недійсним,

якщо буде порушено порядок закордонного патентування. Оче-

видно, слід розуміти так, що патент буде визнано недійсним по-

вністю. Варто звернути увагу, винахід відповідає вимогам патен-

тоспроможності, але патент на нього визнається недійсним. На

якій підставі? Адже, вірогідність винаходу сумніву не викликає.

Отже, це є не що інше, як покарання заявника. Але це покарання

не адекватно вагомості порушення.

По-друге, це просто свавілля з боку Держпатенту, оскільки

право розпорядитися своїм патентом належить самому патентов-

ласнику. Обмежити будь-яку особу в її правах може тільки суд, а

не Держпатент.

По-третє, судячи зі змісту частини 2 пункту 2 цієї статті, мож-

на зробити висновок, що визнавати патент недійсним повністю чи

частково може сам Держпатент і лише після спливу встановлених

строків визнання патенту недійсним здійснюється судом.

Якщо говорити про перші дві підстави визнання патенту не-

дійсним, то, очевидно, таку оцінку має право робити сам Держпа-

тент. Але якщо говорити про третю підставу, тобто коли мова йде

про порушення порядку закордонного патентування, то в такому

-140-

випадку навряд чи буде справедливим самому Держпатенту оці-

нювати дії заявника.

По-четверте, не визначена доля витрат, які поніс заявник при

оформленні, експертизі заявки, видачі патенту та підтримання його

чинності в разі визнання його недійсності за невідповідності ви-

находу чи корисної моделі умовам патентоспроможності або на-

явності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не

було у поданій заявці.

Якщо заявник діяв добросовісно, тобто не припустився не

тільки навмисних неправомірних дій при поданні заявки, а й по-

милки, то не викликає сумніву вина Держпатенту у видачі патенту

на пропозицію, яка не відповідає вимогам патентоспроможності.

Але ж при цьому заявник міг понести неабиякі витрати, пов'язані

з оформленням патенту. Оскільки визнання патенту недійсним

сталося по вині Держпатенту, то він має нести ці збитки. Зали-

шення зазначених витрат Держпатенту було б для нього неправо-

мірним одержанням прибутків, безпідставним збагаченням. Іншими

словами. Держпатент має бути зобов'язаний відшкодувати заяв-

никові усі витрати, понесені ним в зв'язку з визнанням його па-

тенту недійсним в разі невідповідності запатентованого винаходу

чи корисної моделі вимогам патентоспроможності чи наявності у

формулі ознак, яких не було у поданій заявці.

Найпростіше, видається, частину третю п. 2 ст. 28 Закону вза-

галі відмінити як таку, що не відповідає правам людини.

В Законі не досить чітко розмежовані спори, які мають розг-

лядатися в адміністративному порядку, тобто Держпатентом Ук-

раїни, і спори, які належать розглядати суду. Ст. 30 містить в собі

внутрішнє протиріччя. В п. 1 цієї статті проголошується, що спо-

ри, пов'язані із застосуванням Закону, розв'язуються судом, арбі-

тражним судом або третейським судом у порядку, встановленому

законодавством України. З цього можна зробити висновок, що всі

спори, пов'язані із застосуванням Закону, підлягають розгляду в

суді. Між тим, п. 2 цієї ж статті дає перелік спорів, що розгляда-

ються судом. І хоча пункт закінчується тим, що суди розглядають

також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються цим

Законом, все ж у ньому містяться норми, які певні спори відно-

сять до компетенції Держпатенту, хоча б спори про недійсність

патенту повністю або частково в разі невідповідності запатентова-

ного винаходу чи корисної моделі вимогам патентоспроможності

чи відсутності у формулі ознак, яких не було у заявці.

-141-