Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок

завідувач кафедри ІВІ, декан спецфакультету патентознавства МІПК - НТУ «ХПІ»//

старший викладач МІПК — НТУ «ХПІ»//

професор, завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності НТУ «ХПІ», канд. тех. наук

В Україні з проголошенням курсу на створення ринкової економіки і побудовою правової держави, правовим закріпленням різноманіття форм і видів власності, визнанням об'єктів інтелектуальної власності як товару зростає інтерес до питань використання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На жаль, сьогодні в Україні практично відсутні правові і методичні основи використання в господарській діяльності інтелектуальної власності, створеної з залученням державного бюджету. На практиці також виникають проблеми між господарюючими суб'єктами (зокрема, Виконавцем і Замовником) про розподіл прав інтелектуальної власності, створеної в процесі виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і наступної комерціалізації науково-технологічних розробок.

Об'єктами права інтелектуальної власності (далі — ЇВ), поряд з іншими об'єктами, є також результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі — НДР та ДКР, відповідно) та інші результати інтелектуальної праці. Тому цілком правомірно науково-технічну розробку вважати об'єктом права ЇВ.

Відносини по створенню і використанню об'єктів ЇВ регулює Цивільний кодекс УРСР і спеціальне законодавство України в галузі ЇВ.

Серед способів розпорядження правами на ЇВ центральне місце займає передача їх за договором. Саме договір є основним інструментом узгодження волі сторін І врегулювання інтересів в умовах ринкової економіки. Таким чином, суб'єктам цивільних правовідносин дається правова свобода, і вони самі встановлюють взаємні права й обов'язки, яких згодом повинні невідступне дотримуватися.

Об'єкти ЇВ (далі — ОІВ) можуть бути предметом договорів про створення (передачу) науково-технічної продукції (далі — НТП), про надходження права, договору між автором і роботодавцем, договору про спільне користування правами ЇВ, ліцензійних договорів, договору застави й інших, а також можуть бути внесені до статутного фонду господарчого товариства як внесок одного з учасників.

З'ясування сутності і змісту цих договорів становить не тільки науковий, але й практичний інтерес, тому шо в цій галузі існує деякий правовий вакуум, що створився в силу недостатньої розвиненості цивілізованих відносин інтелектуальної власності і законодавства в цій сфері в Україні.

З правової сторони необхідно відзначити, що згідно зі ст. 13 Конституції України[1] держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання та соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Крім того, рівність усіх суб'єктів права власності перед законом закріплено також у Законі «Про власність»[2].

При вступі у правовідносини по створенню ОІВ важливо визначити правовий статус сторін договору. Як сторони за договором можуть виступати будь-які суб'єкти,

але частіше це юридичні особи (об'єднання, підприємства, організації, установи, міністерства, відомства).

Відносно розподілу прав на об'єкти права ЇВ, створені при виконанні НДР, ДКР та проектно-конструкторських робіт (далі — ПКР) і наступному введенні їх результатів у господарський обіг, мають місце два аспекти проблеми. Перший -- створення ОІВ при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються з державного бюджету (по держзамовленню). Використання результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються з держбюджету, має першорядне значення для економіки України, оскільки веде до підвищення кон-курентноздатності української промисловості і залучення додаткових коштів у бюджет за рахунок введення в господарський обіг ОІВ. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом закріплення за державою прав на результати науково-технічної діяльності, в тому числі на інтелектуальну власність, створену за рахунок коштів державного бюджету. У цьому випадку держава має стати суб'єктом права інтелектуальної власності. Виникає запитання, ще до кінця не вирішене: які органи повинні бути уповноважені виступати від імені власника? Другий аспект — створення ОІВ при виконанні НДР і ДКР за замовленнями сторонніх організацій (замовників) і їхнє наступне введення в господарський обіг.

Виходячи з наведених вище аспектів, виникає різний правовий статус Замовника і Виконавця за договором на створення (передачу) ОІВ і порядок розпорядження ЇВ. При укладанні договорів, спрямованих на одержання науково-технічних результатів, необхідно визначити вид зобов'язань, від яких залежить розподіл створюваної ЇВ між сторонами.

У випадку, коли замовником виступає міністерство (відомство) чи інший державний орган, укладається державний контракт. Предметом контракту є робота, визначена технічним завданням Замовника, погодженим з Виконавцем. За контрактом на виконання науково-дослідних робіт Виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження; за контрактом на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт — розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього чи нову технологію, а Замовник зобов'язується прийняти роботу й оплатити її. При укладанні контракту сторони погоджують порядок використання результатів робіт, включаючи інтелектуальну власність.

Як правило, за державним контрактом виключні права на використання інтелектуальної власності належать Замовнику. Однак Виконавець і Замовник можуть домовитися про спільне використання створеної інтелектуальної власності. При цьому Замовник і Виконавець забезпечують відповідну охорону ЇВ, тобто Виконавець за узгодженням із Замовником забезпечує подачу у встановленому порядку заявок і одержання охоронних документів, а також укладає із Замовником договір про використання результатів ЇВ, створеної при виконанні контракту. Правові ускладнення можуть виникати в тому випадку, якщо створення і впровадження у виробництво ОІВ передбачалося здійснювати на основі державної програми за рахунок коштів держбюджету, але, профінансувавши проведення НДР, держава не має фінансової можливості здійснити впровадження.

Щоб залучення інвестора до впровадження ОІВ, створеного по держзамовленню, було правомірне і можливе, доцільно в договірному порядку врегулювати питання розподілу права власності на ОІВ, а саме — укласти договір про спільне користування ОІВ, якщо Виконавець і Замовник є співвласниками охоронного документа, або ліцензійний договір, якщо право власності належить Замовникові в особі державного органу влади чи управління. У договорі про спільне користування ОІВ доцільно передбачити можливість внесення прав на ОІВ як внесок у статутний фонд при створенні господарчих товариств.

Інтелектуальну власність необхідно розмежовувати на попередню і створювану. Попередня ЇВ, що належить учасникам договірних відносин, це власність, використання якої необхідне для виконання робіт за контрактом або за іншою угодою. Залежно від виду договірних зобов'язань необхідно точно визначити обсяг прав кожної сторони на використання попередньої інтелектуальної власності, а також умови і порядок реалізації цих прав. Використання попередньої ЇВ має бути забезпечене відповідними заходами правової охорони.

Створювана ЇВ • - об'єкт виключного права на отримані при виконанні робіт результати. Кожна з договірних сторін повинна мати право на використання створюваної ЇВ. При цьому мінімальний обсяг прав повинен складатися з права кожної договірної сторони використовувати створювану ЇВ для власних потреб.

На наш погляд, основними факторами, що впливають на розподіл ЇВ між Виконавцем і Замовником, є: вид (характер) договірних зобов'язань; внесок кожної сторони договору у виконувану роботу; внесок кожної сторони в попередню ЇВ; наміри, можливості і зобов'язання кожної сторони забезпечити правову охорону ЇВ; можливість наступного використання створюваної ЇВ кожною стороною, а також можливість спільного використання.

Замовником за договором на створення (передачу) НТП найчастіше виступає майбутній виробник продукції з використанням створюваної інтелектуальної власності.

До нинішнього часу господарюючими суб'єктами при укладенні договору застосовується типова форма договору на створення (передачу) НТП, що була затверджена постановою Державного комітету СРСР з науки і техніки від 19 листопада 1987 р. № 435 і погоджена з Держпланом СРСР, Мінфіном СРСР, Держкомціном СРСР, Держарбітражем СРСР[4].

З моменту затвердження типової форми договору Україна стала незалежною суверенною державою й існує в умовах переходу до ринкової економіки. У зв'язку з цим прийнята нова нормативна база, що регулює діяльність юридичних і фізичних осіб у різних галузях, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності. Внаслідок цього форма договору на створення (передачу) НТП має зазнати істотних змін.

Нами був проведений аналіз правозасто-сувальної практики у фармацевтичній промисловості. У фармацевтичній галузі до НТП належать виконані науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи і послуги, виготовлення дослідних зразків або дослідних партій, що виконані відповідно до вимог, передбачених у договорах і прийнятих Замовником, а також пошук і вивчення структури біологічно активних речовин з різних видів рослинної сировини, створення на їхній основі і впровадження в медичну практику препаратів у різних лікарських формах; розробка допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин і впровадження їх у виробництво; фундаментальні дослідження в сфері розробки експериментально-теоретичних основ створення нових препаратів в оптимальних лікарських формах; розробка нових прогресивних екологічно чистих технологічних процесів одержання субстанцій і лікарських форм, розроблення загальних критеріїв і підходів до стандартизації і контролю якості лікарських засобів, експертиза нормативно-технічної документації на всі лікарські засоби, дозволені до застосування в Україні; розроблення методичних основ, прогнозів і пропозицій в галузі створення і виробництва препаратів і допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин в Україні.

Як правило. Замовник найчастіше бажає одержати право власності на розроблену за договором науково-технічну документацію (далі — НТД) і право інтелектуальної власності на всі результати, отримані в ході виконання роботи за договором. Свої вимоги Замовник пояснює принципом «усі права має той, хто платить гроші». Цей принцип суперечить чинному законодавству. Другим аргументом і оманою багатьох замовників є те, що під роботодавцем винахідника, який створює винахід за службовим завданням Виконавця, Замовник розуміє себе, оскільки, знову ж, платить Виконавцеві гроші за розроблення. У правовому відношенні таке трактування позбавлене підстави, тому що в Законі «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»[6] дається визначення роботодавця як особи, що найняла працівника (винахідника) за трудовим договором (контрактом).

Отже, у Замовника немає правових підстав вимагати закріплення за собою виключного права власності на результати, отримані в процесі створення НТП за договором.

Це право відповідно до Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» належить винахідникові, а якщо винахід службовий — роботодавцеві. Такий підхід Замовника не дозволяє достатньою мірою захистити права справжнього автора ЇВ, наприклад, автора винаходу або твору. Відповідно до Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [6] право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. Службовий винахід — це винахід, створений працівником у зв'язку з виконанням посадових обов'язків чи з дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше, або з використанням досвіду, професійних знань, секретів виробництва й устаткування роботодавця.

Винахідник подає роботодавцеві письмове повідомлення про створений ним службовий винахід з описом, що розкриває суть винаходу досить повно і ясно.

Зміни, внесені в Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»[6], ім-пера ивно вста новлюют ь т рмін ук ладан-ня договору м іж Автором і Роботодавцем про розмір і умови виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої винагороди, що може бути отримана Автором. Цей термін становить 4 місяці від дати одержання повідомлення від винахідника. У цей же термін роботодавець повинен подати заявку на одержання патенту або передати право одержання патенту іншій особі чи прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. Якщо згадані вище умови в чотиримісячний термін роботодавцем не виконані, то право на одержання патенту переходить до винахідника.

Термін збереження роботодавцем або його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у випадку його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

Таким чином, права винахідника на одержання справедливої винагороди захищені і договір про виплату винагороди повинен бути укладений між роботодавцем і винахідником, а не між винахідником і замовником, якщо роботодавець не хоче втратити своє право на патент на винахід.

У науково-дослідних установах поширена практика, відповідно до якої договір, що укладається між Автором і Роботодавцем, може бути типовим (однаковим, наприклад, для всього інженерного складу) чи індивідуальним — для окремих винахідників, що мають високий творчий потенціал. Даний підхід не відповідає чинному законодавству, тому що зміст кожного договору повинен залежати від передбачуваного ефекту від використання винаходу й у кожному конкретному випадку необхідно застосовувати індивідуальний підхід при визначенні розміру авторської винагороди.

Важливим є також застереження про конфіденційність, у якому сторони погоджуються, що текст договору, будь-який матеріал, інформація і відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди другої сторони договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору чи сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. Крім того, передача відомостей про НТП третій стороні неможлива без згоди обох сторін. Якщо

НТП виконується на основі держзамовлення (держконтракту), умова про конфіденційність формулюється інакше. У цьому випадку обов'язок зберігати конфіденційність лежить головним чином на Виконавцеві. Остання умова варіюється залежно від варіанта врегулювання питання власності на НТП.

Підсумувавши усе раніше викладене, автори можуть запропонувати ряд варіантів вирішення найважливішого питання, що виникає у Виконавця і Замовника на стадії укладання цього договору, — питання розподілу права власності на створювану НТП. Залежно від специфіки взаємин сторін, вартості робіт за договором, значимості і передбачуваного економічного ефекту від ОІВ можливі наступні варіанти:

1. Право на використання НТП на умовах договору належить Замовникові. Право власності на створений ОІВ належить Виконавцеві.

2. Право власності на НТП, створену за договором, належить Виконавцеві і Замовникові рівною мірою. Правовідносини по використанню ОІВ регулюються окремим договором.

3. Право власності на НТП, створену за договором, переходить від Виконавця до Замовника після виконання ним усіх грошових зобов'язань за договором, у тому числі виплати відсоткових відрахувань від реалізації (прибутку) продукції, виробленої з використанням НТП, що є предметом договору, які провадяться протягом визначеного періоду часу. У цьому випадку право на одержання охоронного документа належить Замовникові після здійснення передбачених договором виплат. Якщо охоронний документ вже отриманий Виконавцем, перехід права власності на ОІВ від Виконавця до Замовника здійснюється за договором про передачу права власності.

4. Право власності на НТП, створену за договором, належить Замовникові. Замовник забезпечує оформлення прав на ОІВ і виплату винагороди авторам ОІВ (цей варіант насамперед стосується держконтракту).

Суб'єкти права промислової власності в переважній більшості випадків є одночасно і суб'єктами авторського права. Авторське право охороняє форму, а патентне право -зміст. Охорона авторського права заснована тільки на факті створення твору і не вимагає державної реєстрації, що може провадитися, але не є обов'язковою. Охорона права промислової власності, навпаки, прямо пов'язана з фактом державної реєстрації об'єкта.

У випадку створення об'єкта інтелектуальної власності, а також найчастіше — ще на стадії укладання договору про створення такого об'єкта сторони повинні вирішити, який юридичний статус йому надати і як залежно від цього закріпити свої правовідносини у договорі. На думку Б.Юровсь-кого[7], НТД має бути представлена і в деякій мірі захищена як об'єкт авторського права — науковий твір. У такому випадку сторони, Виконавець і Замовник, на стадії створення такого твору укладають Договір на створення і передачу права на використання твору, а не класичний договір на створення і передачу НТП. При цьому створюваний авторами об'єкт є службовим твором, за створення якого їм виплачується не заробітна плата, а авторська винагорода. Відповідно до Декрету KM України «Про прибутковий податок»[8] і Листа ДПАУ від 28.01.2002 р. при виплаті авторської винагороди не нараховується прибутковий податок, а також не нараховуються в місці виплати збори до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування й інші нарахування.

Разом з тим при укладанні такого договору виникають деякі побоювання, пов'язані зі специфікою предмета і з метою, що досягається закріпленням лише авторських прав. Варто підкреслити, що згідно з п. З ст. 8 Закону «Про авторське право і суміжні права» [9] правова охорона поширюється лише на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані в творі. Таким чином, замовник одержує право тільки на науковий твір і не може перешкодити використанню ідеї, технології, технічного рішення, методу, викладеного в цьому творі.

Чи існує спосіб вдалого вирішення даної проблеми? Як досягти поєднання в даних правовідносинах захисту створеного об'єкта промислової власності і пільг, наданих суб'єктам авторського права? Це питання потребує подальшого розроблення як на законодавчому рівні, так і правозастосуваль-ної практики і створює можливості суб'єктам господарської діяльності істотно заощадити свої кошти. Основою передбачуваного комерційного використання створюваної ЇВ повинні бути ліцензійні договори, що надалі можуть бути укладені на будь-які ОІВ. Саме в ліцензійних договорах потрібно особливо ретельно визначити суб'єктів, що

одержують права на використання ЇВ, характер і обсяг цих прав, умови і порядок їхньої реалізації.

Слід зазначити непідготовленість держави і суспільства до вирішення питань правового регулювання взаємин власників інтелектуальної (промислової) власності і держави. Наприклад, у період приватизації правові й економічні питання, пов'язані з інтелектуальною (промисловою) власністю, не були вирішені державою.

Доцільно законодавче закріпити за приватизованими підприємствами права власності на створену в них ЇВ. Проаналізувавши викладене вище, автори пропонують наступні рекомендації:

— законодавче закріпити за державою в особі центральних органів виконавчої влади (міністерств, відомств) права на результати науково-технічної діяльності, створені винятково за рахунок коштів держбюджету, дотримуючи при цьому права всіх суб'єктів правовідносин у сфері ЇВ;

— створити державну систему обліку і контролю за використанням ОІВ, створених із залученням держбюджету, і визначити форми і способи використання результатів науково-технічної діяльності;

— здійснювати органами державної влади контроль за передачею результатів наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічної продукції, виробленої за рахунок держбюджету, за межі України;

- покласти на виконавців державного контракту обов'язок повідомляти Замовника про всі створені при реалізації держзамовлення об'єкти інтелектуальної власності;

- вкрай актуальним є розроблення і затвердження відповідними органами положення про створення підрозділів ЇВ у центральних органах виконавчої влади (міністерствах, відомствах), що мали б відповідну кваліфікацію і могли б на достатньому рівні професійно грамотно здійснювати контроль за використанням прав ЇВ, створеної за рахунок держбюджету;

- важливою є і відповідна підготовка кадрів (фахівців у галузі ЇВ), що могли б кваліфіковано виконувати завдання, поставлені перед ними;

- здійснювати державне стимулювання процесів створення, правової охорони і використання результатів науково-технічної діяльності й ОІВ у сфері науки і технології;

— вважати доцільним залучення інвесторів у наукоємне високотехнологічне виробництво, а також розвиток різних форм пайової участі держави у фінансуванні науково-технічної діяльності.

Використана література:

1. Конституція України. 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. - Ст. 141.

2. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 20. - Ст. 249.

3. Про інноваційну діяльність. Закон України від 4 липня 2002 р. // Голос України. -2002. — 9 серп.

4. Постанова Державного комітету СРСР по науці і техніці від 19 листопада 1987 р. № 435 // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. — 1988. — № 5.

5. Про податок на додаткову вартість. Закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.

6. Про внесення змін у Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Закон України від 1 червня 2000 року // Голос України. — 2000. — № 121 (2368).

7. Юровський Б.С. Матеріали семінару з авторського права. — Харків, 2002. — 27 трав.

8. Про прибутковий податок. Декрет KM України від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 77.

9. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 11 липня 2001 р. // Голос України. — 2001. — 16 серп.